MĂRCILE

I. Sediul materieiAnsamblul materiei mărcilor este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare

internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."

A. Izvoare interne. În prezent1, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia mărcilor:1) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată în Monitorul Oficial nr. 350 din 27 mai 2010);2) Articolul 301 din Codul penal (“concurenţa neloială”);3) Legea nr.11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr.21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298/2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001);4) Articolul 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992);5) Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093 din 5 decembrie 2005);6) Articolele 2624 şi 2625 din Legea nr. 287 din 3.06.2009 privind Codul civil (republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011);7) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 iunie 2006), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2077 (Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2006); rectificare în Monitorul Oficial nr. 351 din 23 mai 2007;8) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006);9) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005) şi completată prin Legea nr. 214 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 729 din 28.10.2008);10) Hotărârea Guvernului nr. 1134 din 10 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2010);11) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci2 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11 septembrie 1998), modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396 din 18 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 813 din 27 noiembrie 2009);12) Hotărârea Guvernului nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (Monitorul Oficial nr. 905 din 18 decembrie 2003), completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1174 din 29 septembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 927 din 18 octombrie 2005);

1 Data de referinţă este 25 noiembrie 2011.2În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale reproduse.

1

13) Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1 februarie 2006), modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 (Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007);14) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul O.S.I.M. nr. 113 din 17 septembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009); 15) Articolul 8.10 din Anexa I la Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, pus în aplicare prin Ordinul nr. 385 din 5 august 2010 al preşedintelui Consiliului Concurenţei (Monitorul Oficial nr. 553 din 5 august 2010).

B. Izvoare de drept al Uniunii Europene.1. Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 409/94 din 20 decembrie 1993al Consiliului privind marca comunitară;2. Regulamentul (CE) nr. 2869/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale);3. Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedură al camerelor de recurs ale Oficiului de Armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale);4 Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală;5. Directiva nr. 2004/48/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;6. Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală;7. Regulamentul (CE) nr. 1172/2007 al Comisiei din 5 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală.8. Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci;9. Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.

C. Izvoare internaţionale. În prezent3, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia mărcilor: 1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);2) Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la

3Data de referinţă este 25 noiembrie 2005.2

Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998);3) Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. de la Stockholm din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr.1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969);4) Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat prin Decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968 (publicat în Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969).5) Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1969, ratificat prin Legea nr.5 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.11 din 15 ianuarie 1998).6) Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998);7) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994 (ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 - Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994).4

8) Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr. 4 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998).9) Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 24 martie 2006, ratificat de România prin Legea nr. 360 din 4 decembrie 2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 25 ianuarie 2008).5

II. DefiniţieMarca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor

sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

III. Condiţiile de fond ale obiectului protecţieiPentru a fi protejată prin eliberarea unui certificat de înregistrare din care se naşte dreptul

subiectiv de proprietate industriala, marca trebuie să îndeplinească în mod cumulativ anumite condiţii. Din ansamblul reglementarilor legale, rezulta ca aceste condiţii sunt următoarele:

(A) Marca trebuie să fie un semn; (B) Marca trebuie să fie un semn distinctiv; (C) Marca trebuie să fie nouă (disponibilă); (D) Marca trebuie să fie licită; (E) Marca să nu fie deceptivă.

Neîndeplinirea chiar şi a uneia dintre aceste condiţii constituie motiv de refuz al înregistrării sau, atunci când marca a fost deja înregistrată, motiv de constatare a nulităţii ori, după caz, de anulare a înregistrării mărcii.

Legea distinge între „motivele absolute” (reglementate prin art. 5) şi „motivele relative” (reglementate prin art. 6). În cazul „motivelor relative”, „O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6). Motivele relative îşi au domeniul de aplicare în privinţa condiţiei ca marca să fie nouă (disponibilă).

4Anexa 1 C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.5Textul Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor a fost publicat separat, în Monitorul Oficial nr. 49 bis.

3

A. Marca este un semnArt. 2 din lege cuprinde o enumerare nelimitativă a semnelor care pot constitui mărci:

„Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora;”

Cuvintele – pot desemna, după caz, nume, pseudonime sau denumiri.Numele – problemele sunt diferite după cum este vorba de numele propriu, de numele

unui terţ, de numele istorice sau de un nume imaginar.În ceea ce priveşte numele patronimic s-a observat, pe de o parte, că folosirea lui creează

un risc permanent de confuzie, datorită omonimiilor posibile, pentru că numele patronimic se află „la limita între originalitate şi indicaţia generică”, iar pe de altă parte, că această folosire conduce la un monopol exorbitant, care se traduce prin dreptul recunoscut titularului mărcii de a-şi atribui exclusiv un nume care, dacă este al său, poate aparţine şi altor persoane, omonimii săi.

De aceea, doctrina şi jurisprudenţa au stabilit că dreptul exclusiv la care dă naştere marca alcătuită dintr-un nume patronimic nu poartă decât asupra formei speciale sub care se înfăţişează numele.

De exemplu: Ionescu nu poate fi folosit ca atare ca marcă, el trebuie să aibă o anumită înfăţişare (de pildă, Gerovital H3 Dr. Ana Aslan – numele e scris într-un anume mod şi este însoţit de semnătură; sau marca „Gillette”, care este prezentată sub formă de semnătură în cazul anumitor produse)

Altfel spus, ceea ce este protejat ca marcă nu este numele în sine, ci aranjamentul, dispoziţia specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele.

De asemenea, numele unor persoane ce se bucură de o largă cunoaştere pe teritoriul României sunt admise la înregistrare în măsura în care solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este chiar deţinătorul numelui respectiv sau cererea de înregistrare este depusă cu acordul acesteia (de pildă, „Mihaela Rădulescu”, „Teo Trandafir” sunt mărci înregistrate pentru servicii de educaţie, televiziune şi divertisment).

O persoană juridică își poate înregistra ca marcă numele comercial (de exemplu IBM, Galeries Lafayette, etc.).

Toate precizările făcute în cazul numelui sunt valabile şi în cazul prenumelui şi al pseudonimului.

Numele unui terţ –este controversată problema dacă numele unui terţ poate fi protejat ca marcă.

Opinia majoritară este în sensul că se admite protecţia unei astfel de mărci dacă există acordul celui în cauză. Legat de acest aspect, legea română (art.5 alin.1 lit.j) prevede că sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România. Per a contrario, dacă există acordul titularului, se poate înregistra ca marcă imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România.

De asemenea, se admite înregistrarea ca marcă a numelui unui terţ dacă acel nume este de o aşa manieră combinat cu alte cuvinte încât astfel se transformă într-o denumire de fantezie, adică o combinare ce abstractizează numele terţului. De exemplu, în practica franceză au fost recunoscute ca mărci din această categorie „Allumettes Nilson” sau „Elixir Lamartine”.

Numele istorice – adică numele unor personalităţi celebre sunt admise la înregistrare ca mărci. De exemplu, cognac „Napoleon”; ţigări „Churchill”; vodcă „Gorbachov” sau „Rasputin”; vin „Aramis” sau „Ferdinand”; produse farmaceutice „Calipso”; „Hercule”-pentru un mecanism foarte puternic; „Dracula Park”-pentru servicii de turism etc.

4

Potrivit art.5 alin.1 lit.i), nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. Aceasta înseamnă că înregistrarea unei mărci constituite dintr-un nume istoric va fi respinsă ori de câte ori se va considera că folosirea numelui, în acest mod, ar aduce atingere memoriei unei personalităţi istorice dispărute .

De asemenea, reamintim art. 5 alin.1 lit.j) pe care l-am enunţat anterior.Numele imaginare pot fi utilizate ca marcă. În acest caz nu este vorba decât în aparenţă

de un nume; în realitate, suntem în prezenţa unei mărci compuse dintr-o denumire.Denumirile – pot constitui o marcă, cu condiţia de a fi arbitrare sau de fantezie, iar nu

necesare, uzuale (generice) sau descriptive.Denumirea adoptată ca marcă nu trebuie să fie necesară, ceea ce înseamnă că ea nu

trebuie să reprezinte cuvântul care desemnează produsul sau serviciul pentru care este folosit ca marcă. După cum s-a spus6, „o denumire este necesară atunci când folosirea sa este cerută pentru desemnarea obiectului în cauză sau este impusă de natura ori de funcţia acestui obiect”. Soluţia contrară ar însemna să se permită unei singure persoane să monopolizeze o întreagă categorie de produse sau servicii, apropriindu-şi sub formă de marcă denumirea lor. De exemplu, nu se poate alege ca marcă denumirea „LAPTE” pentru produsul lapte pentru că s-ar ajunge pe cale ocolită la monopolizarea produsului. Pe de altă parte, anumiţi termeni generici pentru o categorie de produse pot fi protejaţi ca marcă pentru produsele pentru care acea denumire este fantezistă, cum ar fi denumirea „APPLE” (măr) pentru calculatoare şi alte produse electronice.

Prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. De exemplu: Aragaz, Frigidere etc. De această problemă ne vom ocupa în cadrul analizei fenomenului degenerării mărcilor formate din denumiri.

Marcă descriptivă – ne vom referi la această problemă în cadrul analizei condiţiei ca marca să fie un semn distinctiv.

Denumirile istorice de ţări sau oraşe care nu mai există au fost admise ca mărci, fiind considerate ca având o semnificaţie simbolică. De exemplu, „Tomis” sau „Callatis” pentru anumite tipuri de băuturi alcoolice.

În principiu, este admisă folosirea ca marcă a denumirilor împrumutate dintr-o limbă străină, cu condiţia ca denumirile să nu fie necesare sau descriptive. De exemplu, au fost admise la înregistrare mărcile „Leukos” – alb, strălucitor – (în Germania), „Prima” – cea mai bună – (în Belgia), „Cellophane” (în Belgia şi Franţa), „First Bike” cu element figurativ, pentru biciclete.

Marca poate fi constituită dintr-un cuvânt sau chiar dintr-o combinaţie de cuvinte. Pentru această din urmă situaţie se pune problema admisibilităţii sloganurilor. Răspunsul este în sensul admiterii înregistrării ca marcă a sloganurilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru înregistrarea unei mărci. Specific sloganurilor – având în vedere scopul acestora de a transmite în general un mesaj pozitiv către consumatori – este necesitatea ca mesajul transmis să nu fie unul direct, imediat şi extrem de clar pentru consumator pentru că în acest caz acesta ar putea fi considerat lipsit de distinctivitate sau descriptiv. Spre exemplu un slogan de genul „Noi ştim asigurări” pentru servicii financiare ar fi considerat descriptiv. Pentru ca un slogan să poată îndeplini și funcția de marcă, acesta trebuie să presupună o reflecţie suplimentară pentru consumator, să conțină un joc de cuvinte, un element de ironie, o aliterație sau să transmită un mesaj subliminal. De exemplu: „Totul este mai ieftin la Bon Marché”; „Lada - conduceţi-le fără mănuşi”; „Într-o lume de copii, noi suntem originalul”; „Vopseşti uşor, vopseşti cu Spor”; „Parbrizele noastre sunt mereu în faţă”; „O femeie cu picioarele pe pământ”; „Noaptea bună se cunoaşte de dimineaţă”; „Mai greu pentru noi, mai uşor pentru dumneavoastră”; „Seriozitatea face toţi banii”; ”FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM” (pentru servicii de telecomunicații), 6 J.Schmidt-Syalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industielle, Ed.Litec, Paris,1996, p. 200.

5

”YOUR SPARE CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE” (pentru servicii educaționale), ”IMPOSSIBLE IS NOTHING” (pentru îmbrăcăminte) etc.

Fenomenul degenerării mărcilor formate din denumiri.Acest fenomen este caracteristic mărcilor celebre. În această categorie intră acele mărci

care datorită succesului comercial deosebit au ajuns să se confunde cu însăşi denumirea produsului respectiv. De exemplu, maşina de gătit marca „Aragaz”, răcitorul electric marca „Frigidere”; „Adidas”, „Bretelle”, „Xerox”, „Aspirină”, „Scotch”, „Alain Delon”.

În SUA degenerarea unei mărci atrage după sine pierderea dreptului exclusiv de exploatare asupra acelei mărci. La fel, în România, în condiţiile art.46 din lege, titularul poate fi decăzut din dreptul la marcă.

Pentru a se evita degenerarea mărcilor, titularii lor folosesc, în principal, următoarele metode:

a) aplicarea alături de marcă a unui semn care atestă faptul că marca este protejată. De exemplu: ® , ™ , „Marcă înregistrată” etc.

b) folosirea mărcii care tinde să se identifice cu produsul ca atribut substantival, iar nu ca şi complement. De exemplu: „cumpăraţi pantofi de tenis „Adidas”!”, iar nu „cumpăraţi „Adidas”!”!

c) aplicarea mărcii care tinde să se identifice cu produsul şi pe alte produse. De exemplu, „Adidas” – pentru pantofi de tenis, dar şi pentru parfumuri şi alte produse cosmetice.

d) aducerea la cunoştinţa publicului prin mass-media a faptului că denumirea care tinde să se identifice cu produsul este o marcă. Aşa s-a întâmplat cu mărcile „Xerox” sau „Bikini” (în Franţa).

Desenele – sunt admise la înregistrareExemple de desene: purceluş-puşculiţă; vulpoiul economisirilor; o vacă ce râde, un

crocodil, un şoricel etc. Dacă desenul este protejat prin dreptul de autor, înregistrarea ca marcă a acelui desen nu trebuie să aducă atingere drepturilor autorului.

Portretele, fotografiile pot fi, în principiu, înregistrate ca marcă. Orice persoană poate folosi ca marcă propriul său portret sau pe acela al unui terţ, cu consimţământul acestuia.

Jurisprudenţa occidentală a considerat că folosirea ca marcă a propriului portret se transformă într-un act de concurenţă neloială atunci când asemănarea de figură şi de atitudine cu aceea a unui portret adoptat anterior ca marcă este prea izbitoare.

Potrivit art. 5 alin.1 lit.j), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”.

Sub acest aspect, art. 73 din noul Cod civil dispune: „(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.”7

Iar conform art. 79 din noul Cod civil, „Memoria persoanei decedate este protejată în aceleaşi condiţii ca şi imaginea şi reputaţia persoanei aflate în viaţă.”

În acest context, interesează şi dispoziţiile art. 5 alin.1 lit. k), l), m) şi n) potrivit cu care:„Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub

7Potrivit art. 75 din noul Cod civil: „(1) Nu constituie o incalcare a drepturilor prevazute in aceasta sectiune atingerile care sunt permise de lege sau de conventiile si pactele internationale privitoare la drepturile omului la care Romania este parte. (2) Exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta si cu respecatrea pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte nu constituie o incalcare a drepturilor omului.”

6

incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”

Literele – sunt admise la înregistrare ca mărciCel mai adesea reprezintă iniţialele unui nume sau ale unei firme. De exemplu: BMW;

FIAT; B&B; MTV; LG; A.E.G. ; XC 90; L&M; OMV; INMH; BP (pentru ulei de maşină); RAR (Registrul Auto Român). Chiar şi o literă a fost admisă la înregistrare: P; M; H (Honda) – dar prezentată într-o formă stilizată, ce asigură distinctivitate.

Cifrele – sunt admise la înregistrare, dar numai dacă îmbracă o anumită formă pentru ca marca să fie distinctivă. De pildă, nu ar putea fi înregistrată ca marcă doar cifra „4”(scrisă ca atare), pentru că în acest mod s-ar crea în favoarea titularului un drept de monopol, iar cifra „4” n-ar mai putea fi folosită în alte combinaţii. Exemple de mărci formate din cifre: deodorantul 8×4; parfumul 4711; cognac 53.

Elemente figurativeFigurile geometrice simple, neînsoţite de alte elemente, nu pot fi adoptate ca mărci, fiind

considerate insuficient de distinctive. De exemplu, o linie, un pătrat, un cerc, un romb.Diversele figuri geometrice, mai mult sau mai puţin regulate, sunt de regulă folosite ca

mărci combinate.Forma produsului şi a ambalajului său- Forma produsului – foarte rar întâlnităPotrivit art. 5 alin.1 lit.e) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile

constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului”.

Câteva detalii sunt necesare:- „impusă de natura produsului” –în sensul că, prin natura sa, produsul respectiv nu poate

avea decât acea formă. De exemplu, nu poate fi înregistrată ca marcă forma rotundă a anvelopelor pentru anvelope sau forma sferică pentru mingi de fotbal sau forma unui cofraj de ouă;

- „este necesară obţinerii unui rezultat tehnic”, cum ar fi de pildă forma provei unei bărci – scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui produs brevetat (brevetul fiind valabil doar 20 de ani).

În cazul în care forma produsului solicitat spre protecție reprezintă unica variantă de obținere a unui rezultat tehnic pentru acest produs (cum ar fi caroseria unei mașini), marca nu va putea fi înregistrată. Dacă însă există și alte posibilități în obținerea aceluiași rezultat tehnic, nu ar trebui să existe nicio obiecție din partea oficiului întrucât forma nu este necesară obţinerii unui rezultat tehnic8. Totuşi se pune în continuare problema dacă marca nu ar trebui refuzată întrucât forma produsului (caroseria maşinii) dă o valoare substanţiala produsului. - „dă o valoare substanţială produsului” - scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui desen sau model industrial ori în cazul unei opere de artă protejate prin dreptul de autor. De exemplu, forma artistică a unui serviciu de cristal nu poate fi înregistrată ca marcă în ceea ce priveşte cristalurile, pentru că valoarea substanţială a acestui

8 Este cazul cererii de înregistrare a mărcii comunitare Lamborghini, reprezentând o maşină ale cărei uşi se deschid în sus. Iniţial, marca a fost refuzată la înregistrare. Împotriva deciziei de respingere s-a declarat apel, iar cauza este în curs de soluţionare în faţa Comisiei de apel OAPI;

7

produs constă în frumuseţea formei sale. Acelaşi principiu ar urma să se aplice şi în cazul caroseriei maşinii a cărei valoare substanţială este influenţată de forma caroseriei. Tot astfel, un creator de modă nu ar putea obţine protecţia unui model de rochie prin solicitarea înregistrării unei mărci întrucât s-ar crea un monopol nelimitat în timp asupra acelei forme a rochiei; în acest caz, soluţia este aceea a protecţiei acelei forme a rochiei prin înregistrarea ca model industrial ori prin mecanismul dreptului de autor, în ambele situaţii existând o limitare în timp a protecţiei.

- Forma ambalajului – mult mai des întâlnită.Exemple: forma sticlelor de Coca-Cola, Pepsi-Cola; forma buteliei de apă minerală

Dorna; forma flacoanelor de produse cosmetice.Tribunalul comercial de la Bruxelles (1991), într-un litigiu privitor la forma unor borcane

cu pate de ficat, s-a pronunţat în sensul că forma ambalajului are caracter distinctiv şi că a devenit şi mai distinctivă prin utilizare.

Este necesar ca forma ambalajului să nu fi devenit uzuală pentru că marca n-ar mai avea un caracter distinctiv (de exemplu, sticla de ½ l obişnuită sau forma standard a unui pachet de țigări) şi s-ar crea astfel un monopol.

În ceea ce priveşte mărcile tridimensionale, acestea pot fi grupate în două categorii:- reproducerea tridimensională nu reproduce produsul însuşi (de exemplu „steaua

Mercedes” sau „omuleţul Michelin”) – reprezintă mărci tridimensionale ce beneficiază de distinctivitate;

- reproducerea tridimensională a produsului însuşi. În cazul acestor mărci ar trebui să se stabilească mai întâi dacă sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. e) ( mărcile sunt constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului), iar în situaţia în care se concluzionează că acest text de lege nu este aplicabil pentru că, de pildă, forma produsului nu este determinată exclusiv de funcţia tehnică totuşi trebuie să se analizeze dacă reprezentarea grafică a mărcii privită în ansamblu are sau nu caracter distinctiv, adică dacă va permite consumatorului să identifice produsul cu o singură origine şi să îl diferenţieze de cele ale altor concurenţi. În tot cazul, ceea ce trebuie urmărit în analiza distinctivităţii unei mărci tridimensionale este evitarea acordării unui monopol asupra unui produs, monopol ce s-ar putea instaura prin acordarea protecţiei unei mărci ce nu beneficiază de distinctivitate.

Un caz interesant a fost cel prin care se solicită înregistrarea ca marcă tridimensională (decembrie 1999) a unei periuţe de dinţi pentru clasa 21. Elementele specifice ale acestei periuţe erau reprezentate de o zonă ondulată, realizată pe coada periuţei, zonă ce permitea o anumită flexibilitate a capului periuţei în raport cu coada acesteia, un cap uşor înclinat faţă de coada periuţei, iar pe partea inferioară a cozii, două zone având trei rânduri de puncte. În speţă s-a pus problema de a şti dacă nu cumva forma mărcii nu dă o valoare substanţială produsului, nu cumva forma periuţei are funcţii noi, care să-i crească valoarea de întrebuinţare? Din spoturile publicitare furnizate în cauză rezulta că onduleurile au o funcţie tehnică. În avizul trimis solicitantului se preciza refuzul de a înregistra marca din cauza faptului că forma era impusă de funcţia suplimentară a periuţei.

Combinaţiile de culori – sunt admise ca mărciDar o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă?În România, legea anterioară prevedea posibilitatea alegerii ca marcă a „uneia sau mai

multor culori”, iar legea actuală prevede „culori, combinaţii de culori”.Deşi s-ar putea susţine că legiuitorul a decis să renunţe la vechiul sistem, având în vedere

caracterul exemplificativ al enumerării de la art. 2 şi soluţiile împărtăşite de doctrina şi jurisprudenţa occidentală, nu excludem posibilitatea înregistrării unei mărci alcătuite dintr-o

8

singură culoare, cu condiţia ca aceasta să fie distinctivă. Jurisprudenţa a confirmat prin decizia CEJ în cauza „Libertel” C-104/01 faptul că o singură culoare nu poate fi considerată distinctivă în sine pentru orice categorii de bunuri sau servicii cu excepţia circumstanţelor speciale care presupun ca solicitantul să demonstreze că culoarea este absolut neuzuală în raport cu produsele sau serviciile solicitate la protecţie şi că, în urma unei folosiri anterioare intensive marca a dobândit distinctivitate în rândul consumatorilor.

Exemple din jurisprudenţa: galbenul Kodak (Trib Paris 1977); saumon-orange (Trib Marsilia 1939), roșul Ferrari, portocaliu Orange, maroul firmei de curierat UPS, movul Milka

Mărcile compuse dintr-o singură culoare - pentru a putea fi considerată marcă, solicitantul trebuie să facă dovada distinctivităţii dobândite pentru acea culoare. Curtea Europeană de Justiţie a decis că o culoare poate să aibă un caracter distinctiv, cu condiţia ca aceasta să poată fi reprezentată grafic într-un mod clar, precis, durabil şi obiectiv. În România au fost acceptate la înregistrare combinaţii de culori pentru clasa 05. Doctrina admite că şi o singură culoare poate deveni distinctivă prin modul în care este aplicată şi, drept urmare, poate deveni o marcă valabilă.

Lipsa de distinctivitate poate fi depăşită prin dovedirea dobândirii distinctivităţii prin folosire, respectiv folosirea la scară largă şi obţinerea recunoaşterii de către un număr cât mai mare de consumatori.

Holograme - fotografie în relief (fotografie tridimensională).Semnale sonore - înregistrarea se face cu privire la reprezentarea grafică a semnalului

sonor (de obicei, prin notele muzicale). Exemple: răgetul de leu MGM, strigătul Yahoo, sunetul NOKIA. În prezent există peste 140 de cereri şi mărci comunitare la OHIM. Şi la OSIM au fost înregistrate ca mărci semnale sonore, cum ar fi „VINUL DE PIETROASA V-A PREZENTAT ORA EXACTĂ”, însoţită de notele muzicale corespunzătoare.

Orice combinaţie a acestor semne – printr-o asemenea combinaţie (de cuvinte, desene, litere, cifre, culori etc.), un semn banal poate fi transformat într-un semn distinctiv, susceptibil de a fi apropriat ca marcă.

B. Marca trebuie să fie un semn distinctivNu sunt distinctive semnele necesare, uzuale (generice) şi cele descriptive.

O marcă este distinctivă în principiu dacă poate îndeplinii funcţiile sale esenţiale, aceea de a identifica originea unui produs sau serviciu permiţând consumatorilor să le diferenţieze de cele ale unui concurent. De vreme ce noţiunea de distinctivitate este intrinsec legată de funcţiile mărcii iar pe de altă parte funcţiile mărcii servesc consumatorului, rezultă că interpretarea noţiunii de distinctivitate trebuie să se facă din perspectiva consumatorului.

Semne necesare – a se vedea, denumirile necesare.Semne uzuale (generice) – potrivit art. 5 alin.1 lit.c) din lege „Sunt excluse de la protecţie

şi nu pot fi înregistrate: mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante”.

În doctrină se arată că prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. În această categorie intră acele mărci care fie datorită succesului comercial deosebit, fie datorită faptului că în limba ţării respective nu există un substantiv comun care să desemneze produsul sau serviciul, determină publicul consumator să utilizeze marca pentru a desemna produsul sau serviciul. Într-un asemenea mod, termenul din limbajul curent care desemnează produsul sau serviciul dobândeşte un sinonim (respectiv acea marcă), iar – cu timpul – acest din urmă termen se substituie celui dintâi. Aşa s-a întâmplat cu fostele mărci „Apa de colonie”, „Aragaz”, „Frigidaire”, „Thermos”, „Clacson”, „Aspirina”, „Bretelle” etc. Același lucru se poate spune și

9

despre denumirile verbale ”Web”, ”Link” pentru produse sau servicii referitoare la calculatoare, expresia ”Bed & Breakfast” pentru servicii de cazare și alimentație publică.

Semne descriptive – potrivit art. 5 alin.1 lit. d) din lege, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia sau categoria produselor sau serviciilor protejate (de exemplu, spirt rafinat; vin distilat pentru băuturi alcoolice, bancă pentru servicii financiare etc.), calitatea (de exemplu, ciocolată fină; hotel de lux; pantofi flexibili, extralight9, top10, best buy11), cantitatea (de exemplu: zahăr la 1kg; vin la 1litru etc.), destinaţia (de exemplu, pompă de irigare; ulei comestibil; ruj de buze, beach bike ), valoarea (de exemplu, detergent la 5 lei, parfum la 50 de lei etc.), originea geografică (de exemplu, unt Dorna; sticlă de Jena etc.) sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului (de exemplu, vin din 1990; şampanie din 1950 etc.) sau alte caracteristici ale acestora.

Dacă s-ar admite la înregistrare astfel de mărci, s-ar crea un monopol asupra acestor semne în favoarea unor persoane, ceea ce ar avea ca efect frânarea concurenţei (de exemplu, nimeni nu ar mai putea comercializa vin la 1litru.).

În cazul semnelor descriptive trebuie să distingem între termeni pentru că nu toţi termenii care evocă anumite calităţi ale produsului sau serviciului sunt descriptivi. Astfel:

- termenii evocatori: nu sugerează decât calităţile produsului sau serviciului, fără a-l descrie într-o manieră directă şi necesară. Mesajul nu trebuie să fie prea direct (de exemplu „Femme” pentru parfumuri, ”Designer” pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte).

- termenii descriptivi: cei care indică trăsăturile unui produs, fără însă a fi singurii termeni care pot descrie acele caracteristici.Pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare a mărcii, legea şi practica cer ca semnul să

fie format exclusiv din termeni descriptivi. Dacă un termen descriptiv este alăturat altor termeni descriptivi şi împreună formează un ansamblu, marca ar putea deveni valabilă.

C) Noutatea (în doctrină este numită „disponibilitatea ”)Pentru a putea fi înregistrat ca marcă, un semn trebuie să fie disponibil, în sensul de a nu

aparţine altuia, de a nu fi făcut anterior obiectul unei aproprieri din partea altcuiva. Cu alte cuvinte, înregistrarea acestui semn nu trebuie să intre în conflict cu drepturile unor terţi.

Aceste drepturi ale terţilor pot să poarte (i) asupra unui alt semn distinctiv (de exemplu, marca, firma, emblema), (ii) asupra unui alte categorii de obiecte ale proprietăţii industriale (de exemplu, model sau desen industrial) , (iii) asupra unei opere protejate prin drept de autor sau poate să fie vorba despre (iv) un drept al personalităţii (de exemplu, dreptul asupra propriei imagini).9 In decizia Primei Curti de Apel a OHIM, cauza nr. R 916/2006-1 Azdel, Inc vs. OHIM privind marca “XTRALITE” s-a retinut: “combinatia celor doua elemente verbale “extra” si “lite” represinta nimic mai mult decat suma a doua cuvinte descriptive. In consecinta, “XTRALITE” nu poate fi considerat apt sa indeplineasca functiile unei marci comunitare, datorita intelesului sau inerent descriptiv, independent de faptul ca “XTRALITE” in sine, ca si element verbal nu este prezent in dictionar”10 In Decizia Tribunalului de Primă Instanţă în Cauza T – 242/02, privitoare la marca ”TOP”s-a reţinut: “În ceea ce priveşte cuvântul „TOP” care provine din limba engleză dar este folosit frecvent şi în alte limbi europene, acesta aparţine unei categorii de superlative, fiind folosit ca un termen laudativ generic ce nu ar putea identifica originea comercială a produsului sau serviciului; deşi acest semn poate fi memorat imediat de public, faptul că el poate fi folosit ca termen laudativ în reclamă de către orice producător/prestator, înseamnă că nu poate fi monopolizat de către un singur comerciant”11 In decizia Tribunalului de Primă Instanţă în Cauza T-122/01, referitoare la marca ”BEST BUY s-a reţinut: “elementul verbal ”best buy” este lipsit de carácter distinctiv întrucât este compus din cuvinte uzuale ale limbii engleze, indicând consumatorului o relaţie avantajoasă între preţ şi serviciul oferit, fiind astfel evident faptul că publicul îl va percepe ca pe un slogan publicitar laudativ, de natură a convinge consumatorul să achiziţioneze produsul/serviciul, astfel nefiind de natură să îndeplinească funcţia de marcă, respectiv aceea de a identifica originea produselor sau serviciilor pe care se aplică”

10

În acest sens, potrivit art. 6 alin. (1), „ În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată; b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.”12

In plus, conform alin. (4) al art. 6, „O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;

g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.” 12 Pentru a fi corect aplicate, dispozitiile alin. (1) al art. 6 trebuie sa fie analizate impreuna cu cele ale alin. (2) din acelasi text, conform caruia: „În accepţiunea alin. (1), sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:

   a) mărcile comunitare;    b) mărcile înregistrate în România;    c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;    d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit

prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;

   e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;

   f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.”

Mai precizam si ca, potrivit definitiei date de art. 3 lit. b), “marca anterioara – marca inregistrata, precum si marca depusa pentru a fi inregistrata in Registrul marcilor, cu conditia ca ulterior sa fie inregistratata;”.

11

Semnul nu este disponibil nici atunci când înregistrarea sa ca marcă se face prin realizarea de activităţi care nu corespund practicilor comerciale corecte. Sub acest aspect, alin. (5) şi (7) dispun după cum urmează: „(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare. (7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile prevăzute la art. 6 septies din Convenţia de la Paris.”13

În sfârşit, reamintim că, în oricare dintre cazurile de indisponibilitate reglementate prin art. 6, „O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6).

În materie de marcă, noutatea este relativă atât în spaţiu, cât şi în timp.Astfel, din reglementările reproduse mai sus rezultă că în acest domeniu al proprietăţii

industriale noutatea este relativă în spaţiu, pentru că nu pot fi înregistrate şi protejate ca mărci semnele înregistrate anterior în România sau care sunt protejate pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale la care România este parte.

Prin excepţie de la caracterul relativ în spaţiu al noutăţii, nu pot fi înregistrate în România (astfel cum rezultă din combinarea prevederilor alin. (1) al art. 6 cu cele ale alin. (2) lit. f)14) nici mărcile care sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România,

Conform definiţiei cuprinse în art. 3 lit. d): „marca notorie – marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.”

Şi în cazul mărcii notorii semnul trebuie să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi marcă, şi, implicit, să fie distinctiv (distinctivitatea putând fi dobândită chiar prin notorietate).

Pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acesteia în segmentul de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora li se aplică. Pentru a fi considerată larg cunoscută în România, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării sau pentru majoritatea locuitorilor acesteia, ci în cadrul segmentul de public căruia i se adresează produselor sau serviciile cărora li se aplică acea marcă. Pentru a verifica dacă o marcă este larg cunoscută nu este necesar ca aceasta să fie înregistrată sau utilizată ca marcă în România. Iar acest lucru este posibil deoarece datorită mijloacelor de comunicare moderne şi reclamei, marca poate deveni foarte cunoscută în regiuni în care nu este încă înregistrată sau utilizată sau nici una dintre acestea.

13Conform art. 6 septies al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, “1) Daca agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei marci într-una dintre tarile uniunii va cere, fara autorizatia acestui titular, înregistrarea pe propriul sau nume a marcii respective în una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea dreptul sa se opuna înregistrarii cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii îngaduie aceasta, sa ceara transferul înregistrarii în favoarea sa, afara de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.

2) Titularul marcii va avea dreptul, sub rezerva alineatului 1 de mai sus, sa se opuna folosirii marcii de catre agentul sau reprezentantul sau, daca el nu a autorizat aceasta folosire.

3) Legislatiile nationale pot sa prevada un termen echitabil în care titularul unei marci va trebui sa valorifice drepturile prevazute de prezentul articol.” 14Acestei situatii ii este asimilata si aceea reglementata prin alin. (3) al art. 6: “O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.”

12

Iniţial notorietatea era considerată a fi rezultatul vechimii, dar mai nou notorietatea mărcii se poate dobândi într-un timp foarte scurt şi fără a se justifica în mod obligatoriu prin calitatea produsului şi/ sau serviciului, ci mai mult ca rezultat al tehnicii de lansare şi al modului de publicitate.

Exemple relevante pot fi marca ADIDAS pentru echipament sportiv sau marca POIANA asociată de consumatori cu ciocolata.

Din aceste caracteristici, notorietatea apare a fi o problemă de fapt care se apreciază în raport cu condiţiile locale, având totuşi în vedere unele criterii, cum ar fi: vechimea mărcii, intensitatea publicităţii, ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea. Marca este considerată notorie ori de câte ori într-o anumită perioadă aproape totalitatea cumpărătorilor potenţiali ai produselor cărora le este destinată marca o recunosc.

Tradiţional, notorietatea mărcii putea fi stabilită de instanţă având în vedere următoarele elemente:a) vechimea depozitului;b) importanţa vânzărilor realizate cu produsele privind marca vizată;c) importanţa bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului.

Însă aşa cum rezultă din sondaje, singurul criteriu obiectiv care trebuie avut în vedere pentru apreciere caracterului notoriu este cunoaşterea mărcii de către public, caracteristică ce nu poate fi stabilită decât prin sondaje, în scopul evitării unui posibil arbitrariu din partea celor chemaţi să se pronunţe asupra acestei trăsături a mărci.

Conform art. 24, „(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:    a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România;    b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;    c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România;    d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;    e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează;    f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.    (2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de la autorităţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietăţii mărcii în România.”

În cauza General Motors – C-375/97, Tribunalul Comercial din Tournai, Belgia, a adresat Curţii Europene de Justiţie o întrebare preliminară privind înţelesul expresiei “marcă ce se bucură de renume”, expresie folosită în cadrul Articolului 5(2) al Directivei, cerând Curţii să specifice care sunt primele două condiţii pe care o marcă înregistrată ar trebui să le îndeplinească pentru a se bucura de protecţia extinsă cu privire la bunuri şi servicii ce nu sunt similare şi să precizeze dacă asemenea condiţii trebuiesc îndeplinite pe tot teritoriul statului sau doar pentru o parte a acestui teritoriu.

Sintetizând criteriile stabilite de Curte pentru stabilirea mărcii de renume în cauza sus menţionată, observăm că acestea sunt similare cu criteriile impuse de legiuitorul român pentru stabilirea notorietăţii:

- gradul de cunoaştere necesar trebuie să fie considerat ca fiind atins atunci când marca anterioară este cunoscută de o parte semnificativă a publicului” (paragraful 26);

- publicul în rândul căruia o marcă trebuie să fi dobândit un renume este publicul vizat de marca respectivă, public ce poate fi, depinzând de produsele şi serviciile pe care se

13

aplica marca fie publicul larg, fie un public specializat cum ar fi de exemplu comercianţii într-un sector specific al industriei (paragraful 24);

- marca naţională nu trebuie să dobândească o reputaţie în întregul teritoriu fiind suficient ca aceasta reputaţie să fie dovedită într-o parte semnificativă a teritoriului (paragrafele 28-29);

- cota de piaţa deţinută de marcă (procentul din consumatorii relevanţi ce cumpără produsul, procentul deţinut de marcă din cadrul vânzărilor totale ale diferitelor produse pe care marca se aplică); intensitatea, extinderea geografică şi durata folosirii ; dimensiunile investiţiilor în reclamă, promovare(paragraful 27)

Noutatea are caracter relativ şi din punctul de vedere al timpului. Într-adevăr, este posibilă înregistrarea unui semn ce a mai fost înregistrat, dacă însă titularul său a renunţat pe parcurs la protecţie. Aceasta constituie o deosebire faţă de invenţie: în vreme ce la invenţie noutatea este absolută în timp şi spaţiu, în cazul mărcii, dacă s-a pierdut dreptul exclusiv de exploatare, semnul devine disponibil, prezintă caracter de noutate.

În materie de mărci, anteriorităţile sunt numai scrise şi sunt reprezentate fie de o marcă înregistrată, fie de o marcă depusă spre a fi înregistrată (cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată). Publicitatea prin ea însăşi nu constituie o anterioritate. Dacă o persoană a făcut publicitate unei mărci, dar n-a înregistrat-o, nu dobândeşte drept exclusiv de exploatare şi nici nu se poate opune ca altcineva să o înregistreze. Excepţie – dacă prin publicitate a devenit notorie.

În doctrină se arată că anteriorităţile sunt limitate în timp, în spaţiu şi din punct de vedere profesional.

În timp – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atâta timp cât această marcă nu a fost abandonată sau titularul său n-a fost decăzut din drepturi.

În spaţiu – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atâta timp cât această marcă est înregistrată pe teritoriul României (ori depusă spre a fi înregistrată şi sub condiţia ca ulterior să fie înregistrată) sau protejată în baza unei convenţii internaţionale cu aplicabilitate pe teritoriul României.

Excepţie – mărcile notoriiDin punct de vedere profesional – ceea ce este esenţial în materia mărcilor este evitarea

confuziei, iar nu neapărat noutatea în sine a semnului. De aceea, acelaşi semn poate fi folosit ca marcă în două industrii diferite (pentru clase de produse/servicii diferite) de către titulari diferiţi.

Se vorbeşte despre regula specialităţii mărcii care permite folosirea simultană a aceleiaşi mărci pentru produse diferite.

Într-o speţă, marca „Chesterfield” a fost înregistrată pentru ţigări şi ciorapi de damă; marca CONTINENTAL pentru anvelope şi hoteluri.

Excepţie: mărcile notorii în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c) potrivit căruia „Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: […] c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.”

D) Marca să fie licită Potrivit art. 5 alin.1 lit. i), j), k), l), m), n)  „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi

înregistrate: i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor

14

competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; 15; l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii; m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”

15Potrivit art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale: “1) a) Tarile uniunii convin sa refuze sau sa invalideze înregistrarea si sa interzica prin masuri corespunzatoare folosirea, fara autorizatia organelor competente, fie ca marci de fabrica sau de comert, fie ca elemente ale acestor marci, a stemelor, drapelelor si altor embleme de stat ale tarilor uniunii, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garantie adoptate de catre ele, precum si a oricaror imitatii de blazoane.

b) Dispozitiile de sub litera a de mai sus se aplica de asemenea stemelor, drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale uniunii, cu exceptia stemelor, drapelelor si altor embleme, initiale sau denumiri care au format deja obiectul unor acorduri internationale în vigoare, menite sa asigure protectia lor.

c) Nici o tara a uniunii nu este obligata sa aplice dispozitiile de sub litera b de mai sus în dauna titularilor de drepturi cîstigate cu buna-credinta înainte de intrarea în vigoare, în tara respectiva, a prezentei conventii. Tarile uniunii nu sînt obligate sa aplice aceste dispozitii atunci cînd folosirea sau înregistrarea prevazuta sub litera a de mai sus nu este de natura sa sugereze publicului existenta unei legaturi între organizatia în cauza si stemele, drapelele, emblemele, initialele sau denumirile respective, sau daca aceasta folosire sau înregistrare nu este în mod vadit de natura a însela publicul cu privire la existenta unei legaturi între cel care le foloseste si organizatie.

2) Interzicerea semnelor si a sigiliilor oficiale de control si de garantie se va aplica numai în cazurile cînd marcile în care ele vor fi cuprinse vor fi destinate sa fie folosite pentru marfuri de acelasi fel sau de fel asemanator.

3) a) Pentru aplicarea acestor dispozitii, tarile uniunii convin sa-si comunice reciproc, prin intermediul biroului international, lista emblemelor de stat, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garantie pe care doresc sau vor dori sa le puna, în masura absoluta sau în anumite limite, sub protectia prezentului articol, precum si orice modificari ulterioare ale acestei liste. Fiecare tara a uniunii va pune în timp util la dispozitia publicului listele care i-au fost notificate.

Totusi, în ceea ce priveste drapelele statelor, aceasta notificare nu este obligatorie. b) Dispozitiile de sub litera b a alineatului 1 al prezentului articol nu sînt aplicabile decît stemelor,

drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale pe care acestea le-au comunicat tarilor uniunii prin intermediul biroului international.

4) Orice tara a uniunii va putea, în termen de 12 luni de la primirea notificarii, sa transmita tarii sau organizatiei internationale interguvernamentale interesate eventualele sale obiectii, prin intermediul biroului international.

5) Pentru drapelele statelor, masurile prevazute la alineatul 1 de mai sus se vor aplica numai marcilor înregistrate dupa 6 noiembrie 1925.

6) Pentru emblemele de stat altele decît drapelele, pentru semnele si sigiliile oficiale ale tarilor uniunii si pentru stemele, drapelele si alte embleme, initialele sau denumirile organizatiilor internationale interguvernamentale, aceste dispozitii nu se vor putea aplica decît marcilor înregistrate dupa mai mult de 2 luni de la primirea notificarii prevazute la alineatul 3 de mai sus.

7) În caz de rea-credinta, tarile vor putea sa radieze chiar si marcile înregistrate înainte de 6 noiembrie 1925 si care comporta embleme de stat, semne si sigilii.

8) Cetatenii fiecarei tari care vor fi autorizati sa foloseasca emblemele de stat, semnele si sigiliile tarii lor vor putea sa le foloseasca chiar atunci cînd exista o similitudine cu cele apartinînd altei tari.

9) Tarile uniunii se obliga sa interzica folosirea neautorizata, în comert, a stemelor de stat ale celorlalte tari ale uniunii, atunci cînd aceasta folosire ar fi de natura sa induca în eroare cu privire la originea produselor.

10) Dispozitiile precedente nu constituie un obstacol pentru exercitarea dreptului pe care îl au tarile de a refuza sau de a invalida, prin aplicarea punctului 3 de la litera 13 a articolului 6 quinquies, marcile care contin, fara autorizatie, steme, drapele si alte embleme de stat, sau semne si sigilii oficiale adoptate de o tara a uniunii,

15

A. Marca să nu fie deceptivă (de la cuvântul „decepţie”)Conform art. 5 alin.1 lit. f), g), h), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: f)

mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat”.

Regula potrivit căreia marca nu trebuie să fie deceptivă izvorăşte dintr-o preocupare de protecţie a consumatorilor şi este consecinţa directă a funcţiei de garanţie a calităţii, pe care marca este chemată s-a îndeplinească.

Jurisprudenţa a considerat deceptive mărcile de natură să inducă în eroare pe consumator asupra provenienţei geografice a produsului (de exemplu: „Yankee” – pentru produse ce nu erau din SUA; „Tricosuisse” – pentru produse ce nu proveneau din Elveţia; „Brazil” – pentru cafea ce nu era din Brazilia; „Havane” şi „Cubanitas” – pentru ţigări ce nu erau din Cuba; „American Cola” – pentru răcoritoare ce nu aveau nicio legătură cu America) sau asupra calităţilor produsului (de exemplu: „Menthol” – pentru ţigări care nu conţineau mentol; „Supermint” – pentru un produs ce nu conţinea mentă; „Cobra” – pentru pantofi ce nu erau din piele de şarpe).

IV. Condiţiile de fond ale subiectelor protecţieiConform definiţiei stabilite prin art. 3 lit. a), prin „titular” al unei mărci se înţelege

„persoana pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor şi poate fi orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat”.

Titular al dreptului exclusiv de exploatare asupra unei mărci poate fi una sau mai multe persoane fizice ori persoane juridice.

Pot fi titulari de mărci nu numai societăţile comerciale, dar şi partide politice, ministere, instituţii publice, asociaţii şi fundaţii etc.

V. Condiţiile de formă

În cadrul procedurii înregistrării mărcilor, pot exista 5 etape, dintre care două sunt facultative, iar trei sunt obligatorii.

2 etape facultative:- prima, anterioară – efectuarea cercetării documentare prealabile, etapă care rezultă doar din enumerarea atribuţiilor OSIM; potrivit art. 97 lit.h) din lege, „În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:[…] h) efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci;”- a doua, ulterioară–reînnoirea înregistrării mărcii: „(2) La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. (3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate” (art.30 alin.2 şi 3 din lege).16

▪ 3 etape obligatorii:A. Etapa constituirii depozitului reglementar

precum si semne distinctive ale organizatiilor internationale interguvernamentale mentionate la alineatul 1 de mai sus.”

16A se vedea si art. 30 alin. 3 – 6 si art. 31 – 33.

16

a) Articolul 8 dispune: „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.”

Potrivit art. 10 alin.1, „(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română şi conţinând elementele prevăzute la alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii.    (2) Cererea de înregistrare a mărcii conţine următoarele elemente:    a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;    b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;    c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;    d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;    e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.    (3) Cererea prezintă menţiuni exprese atunci când marca:    a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;    b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;

a) conţine o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.”Iar conform art. 10 alin. 1, „Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la

OSIM cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 9 alin. (1).”

b) Se pot invoca: (i) prioritatea convenţională (art.10 alin.2 si art. 12) si/sau prioritatea de expoziţie (art.11 si 12).

c) Cererea se depune de către solicitant direct sau prin mandatar cu domiciliul (sediul) în România.

B. Etapa controlului condiţiilor de formă şi de fonda) Articolul 16: „(1) În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a

mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.

(3) Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14, OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni.

(4) În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea mărcii şi cererea se respinge.”

b) Articolul 17: „Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

c) Articolul 18: „În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.”

d) Articolele 19, 20 si 21:- Art. 19: „ (1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a

mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

(2) Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziţia prezintă OSIM

dovada că:

17

a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie. (4) În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie, se consideră că aceasta nu a fost

făcută.”- Art. 20: „(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, de îndată,

opoziţia formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea mărcii.

(2) În termen de 30 zile de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

(3) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii: a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia; b) marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei.

(4) În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.”

- Art. 21: „(1) Opoziţia formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la examinarea pe fond.”

e) Articolul 22: „- (1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii prevăzute de lege.

(2) Sub condiţia achitării unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare şi de examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de înregistrare a mărcii, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.

(3) OSIM examinează: a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) şi j), după caz;17 b) condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate; c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate.

(4) În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la examinarea pe fond.

(5) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.”

f) Articolul 23: „(1) Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, OSIM cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declaraţia se publică odată cu marca înregistrată.    (2) În lipsa declaraţiei prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se respinge.”

g) Articolul 26 alin. 2 si 3: „(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să îşi poată prezenta punctul de vedere ori să îşi retragă cererea. Termenul poate fi

17 Conform art. 3 lit. h) si j):“h) solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii; j) mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitatea de reprezentant în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM;”

18

prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), OSIM va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii ori va lua act de retragerea cererii.”

h) Articolul 26 alin. 1: „Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22 şi 24, se constată îndeplinirea condiţiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare şi eliberare.”

C. Etapa înregistrării mărciiArticolul 29 „(1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care

s-a luat o decizie de înregistrare. (2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de

lege. (3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a

mărcii. (4) Registrul mărcilor este public.”Articolul 30 alin.1: „Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data

depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.”

VI. Drepturile născute în legătură cu mărcile

1. Dreptul exclusiv de exploatare (dreptul subiectiv de proprietate industrială)Potrivit art. 36 alin. 1 din lege, „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept

exclusiv asupra mărcii.”Caractere juridice.

a. drept absolut, opozabil erga omnes;b. drept patrimonial;c. drept transmisibil;d. drept teritorial, dar cu vocaţie la universalitate.Principiul teritorialităţii mărcii înseamnă, sub aspect pozitiv, că marca este apărată

pe întregul teritoriu al ţării în care a fost înregistrată, iar sub aspect negativ, că actele de dobândire şi conservare a dreptului la marcă nu îşi produc efectele decât în ţara pe al cărei teritoriu sunt săvârşite.

Prin mecanismul convenţiilor internaţionale (în special, Aranjamentul de la Madrid din 1891) s-a ajuns ca prin folosirea unei anumite proceduri, înregistrarea internaţională a unei mărci să producă efecte şi pe alte teritorii.

e. drept temporar, dar cu vocaţie la perpetuitate.Acest caracter al dreptului la marcă rezultă din posibilitatea nelimitată de a reînnoi

depozitul mărcii la expirarea fiecărei perioade de protecţie.

Conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrialăPrincipalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă sunt următoarele:a. dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă (latura pozitivă);b. dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către terţi (latura negativă).În acest sens, în art.36 alin. 2 si 3 din lege se prevede: „(2) Titularul mărcii poate cere

instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

19

   a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;    b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;    c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.    (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:    a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;    b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;    c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;    d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Mai precizăm şi faptul că dreptul exclusiv de exploatare a mărcii este, ca orice drept, o posibilitate, o prerogativă, o putere conferită titularului, dar, ca şi în materia invenţiilor, titularul are şi obligaţia exercitării acestui drept. Sancţiunea nerespectării acestei obligaţii constă în decăderea titularului din dreptul la marcă, conform art.46.

Natura juridică a dreptului exclusiv de exploatare.Aşa cum s-a arătat în partea introductivă a cursului, dreptul exclusiv de proprietate

industrială este un drept real, si anume aplicabil unui bun incorporal şi destinat utilizării în industrie.

În literatura de specialitate s-a arătat că dreptul la marcă, spre deosebire de dreptul născut din brevetul de invenţie, ar fi un drept relativ, în sensul că titularul său nu-l poate opune decât unui număr limitat de persoane, respectiv concurenţilor săi, adică acelor persoane care desfăşoară o activitate identică sau similară (de exemplu, dacă marca este înregistrată pentru detergenţi, înseamnă că ea poate fi opusă doar acelora care produc şi comercializează detergenţi, nu şi acelora care produc şi comercializează autoturisme). Şi aceşti autori, însă, formulează anumite rezerve în ceea ce priveşte mărcile notorii.

Considerăm că existenţa „principiului specialităţii mărcii” nu este incompatibilă cu caracterul absolut al dreptului la marcă, întrucât opozabilitatea acestui drept se extinde virtual şi abstract la oricine ar exercita la un moment dat o activitate identică sau similară titularului mărcii. Altfel spus, există un subiect pasiv nedeterminat, precum în cazul drepturilor absolute.

Limitele dreptului exclusiv de exploatare asupra mărcii.Exista limite generale si limite speciale. Limite generale:temporalitatea şi teritorialitatea, cu nuanţările pe care le-am enunţat deja.Limite speciale:a) epuizarea dreptului subiectiv de proprietate industrială.Potrivit art. 38, „(1) Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate

interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în

20

Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.”

Într-o speţă soluţionată în anul 1979, Tribunalul Rotterdam a decis că procedează ilegal un cumpărător care aplica marca pe un ambalaj nou, confecţionat fără ştirea titularului mărcii.

b) exercitarea de către un terţ în cadrul activităţilor sale comerciale a unor acte menite să asigure protecţia consumatorilor.

Potrivit art.39 din lege, „Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:

a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului; b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea

geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora;

c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.

Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile, cu condiţia ca folosirea elementelor prevăzute la lit. a)-c) să fie conformă practicilor loiale.”

2. Dreptul provizoriu de exploatare exclusivă a mărciiPotrivit art. 37 din lege, „(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca

terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia. (2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii. (3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.”

Iar potrivit art. 90 alin. 5 din lege, „Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.”

3. Dreptul de prioritatePotrivit art. 8 din lege, „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul,

în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.”Dreptul de prioritate este dreptul celui care cel dintâi a efectuat depozitul unei cereri

de înregistrare a unui anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.

4. Dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărciiPotrivit art. 90, „- (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:    a) contrafacerea unei mărci;    b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;    c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul

21

adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.    (2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de un grup infracţional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranţa ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.    (3) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:    a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;    b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;    c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.    (4) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.”

Iar art. 92 dispune că „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”

Titularul certificatului de înregistrare poate decide să nu recurgă la calea procesului penal (în cadrul căruia să se constituie parte civilă), ci, întemeiat pe dispoziţiile art. 1357 şi urm. din noul Cod civil, să pretindă despăgubiri printr-o acţiune civilă.

22