UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

NOTE DE CURS* - 2011 -

I N V E N Ţ I A TITLUL I

IZVOARE JURIDICE 1. Precizări prealabile. Ansamblul materiei invenţiei este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale.

În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."

2. Izvoare interne. În prezent1, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia invenţiei: 1) Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial2 nr. 541 din 8 august 2007, ca urmare a modificării prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2007); rectificare în Monitorul Oficial nr. 638 din 18 septembrie 2007); 2) Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr. 21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001); 3) Articolul 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992); 4) Articolul 5 din Legea nr. 146 din 26 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru (Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1999)3; 5) Legea nr. 93 din 13 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (Monitorul Oficial nr. 186 din 20 mai 1998);

6) Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093 din 5 decembrie 2005);

• Copyright © Lucian MIHAI (Bucureşti, 1 februarie 2003; 1 martie 2004; 1 martie 2005; 1 martie

2006; 28 februarie 2007; 27 februarie 2008; 10.10.2011). Reproducerea ori utilizarea, sub orice formă, fără acordul expres al autorului, sunt interzise. Studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti beneficiază de dreptul de multiplicare, prin orice mijloace, în vederea pregătirii pentru disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale. Prezentele "Note de curs" sunt destinate exclusiv beneficiarilor menţionaţi. Ele nu constituie o lucrare ştiinţifică ori didactică definitivată.

N.B. Unele părţi din conţinutul "Notelor de curs" publicate în noiembrie 1991 (părţi care se regăsesc în conţinutul prezentelor "Note de curs") au fost preluate fără acordul autorului într-o lucrare publicată în anul 1997, a cărei comercializare a fost sistată prin sentinţa civilă nr. 522 din 20 august 1997 pronunţată la cererea autorului acestor "Note de curs" de către Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, toate exemplarele tipărite fiind ulterior distruse.

1 Data de referinţă este 10.10.2011. 2 Aici şi în cele ce urmează, este vorba despre Monitorul Oficial al României, Partea I. 3 Pentru actualizarea cuantumurilor, pct. II din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 797 din 14 iulie 2005 (Monitorul Oficial nr. 725 din 10 august 2005).

2

7) Articolele 2624 si 2625 din Legea nr. 287 din 3.06.2009 privind Codul civil (republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011 8) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 iunie 2006), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2077 (Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2006); rectificare în Monitorul Oficial nr. 351 din 23 mai 2007; 9) Articolul I pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (Monitorul Oficial nr. 43 din 29 ianuarie 1999) (aprobată prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001 - Monitorul Oficial nr. 184 din 11 aprilie 2001); 10) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006); 11) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005) şi completată prin Legea nr. 214 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 729 din 28.10.2008); 12) Codul penal: art. 299 (“contrafacerea obiectului unei invenţii”), art. 300 (“punerea în circulaţie a produselor contrafăcute”) şi art. 301 (“concurenţa neloială”); 13) Hotărârea Guvernului nr. 547 din 21 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 (Monitorul Oficial nr. 456 din 18 iunie 2008)4; 14) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci5 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11 septembrie 1998), modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396 din 18 noiembrie 2009 )Monitorul Oficial nr. 813 din 27 noiembrie 2009); 15) Hotărârea Guvernului nr. 1585 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul unui brevet, prevăzute de art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată (Monitorul Oficial nr. 32 din 22 ianuarie 2003); 16) Hotărârea Guvernului nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (Monitorul Oficial nr. 905 din 18 decembrie 2003), completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1174 din 29 septembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 927 din 18 octombrie 2005);

17) Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1 februarie 2006), modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 (Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007);

18) Normele O.S.I.M. nr. 211 din 7 septembrie 1998 de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (Monitorul Oficial nr. 358 din 22 septembrie 1998) ;

4 În continuare, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991, aprobat prin

Hotărâre de Guvern, va fi citat: Regulamentul. 5 În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale citate.

3

19) Normele O.S.I.M. nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti (Monitorul Oficial nr. 67 din 18 februarie 1999) (modificate şi completate prin Normele O.S.I.M. nr. 318 din 4 ianuarie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000); 20) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul O.S.I.M. nr. 113 din 17 septembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009); 21) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 112 din 21 noiembrie 2008 privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice (Monitorul Oficial nr. 864 din 22 decembrie 2008);

22) Articolul 8.10 din Anexa I la Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, pus în aplicare prin Ordinul nr. 385 din 5 august 2010 al preşedintelui Consiliului Concurenţei (Monitorul Oficial nr. 553 din 5 august 2010); 23) Decretul nr. 93/1976 pentru aprobarea normelor privind calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia naţională (Buletinul Oficial nr. 38 din 27 aprilie 1976), care a fost abrogat explicit prin art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, precum şi art. 20 din Decretul nr. 884/1967 privind invenţiile, inovaţiile, ca şi art. 33 - 48 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 884/1967 (ambele publicate în Buletinul Oficial nr. 85 din 30 septembrie 1967), acte normative care au fost abrogate prin art. 83 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, au - totuşi - calitatea de izvor tranzitoriu. Aplicarea tranzitorie a acestor acte normative se face în vederea producerii efectelor prevăzute de art. 70 alin. 2 din Legea nr. 64/1991, republicată, conform cu care: "Drepturile băneşti cuvenite inventatorilor pentru invenţiile brevetate aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia de inventator şi unitatea care a aplicat invenţia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile băneşti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet”. Iar această lege este Decretul nr. 93/1976 sau, după caz, Decretul nr. 884/1967 (acesta din urmă împreună şi cu Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967).6 3. Izvoare din dreptul Uniunii Europene 1) Regulamentul (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente; 2) Regulamentul (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1006 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice.

4. Izvoare internaţionale. În prezent7, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia invenţiei:

1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920 şi ultima dată prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969);

6 Această concluzie rezultă şi din Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.

64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152 din 27 martie 1992, publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din 30 aprilie 1992, în prezent abrogată prin Regulament), anexe care fac referire expresă la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967 (aceasta din urmă având ca bază legală Decretul nr. 884/1967) şi, respectiv, la Decretul nr. 93/1976.

7 Data de referinţă este 10.10.2010.

4

2) Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960 (la care România a aderat prin Legea nr. 169 din 9 iunie 2005 – Monitorul Oficial nr. 506 din 15 iunie 2005);

3) Convenţia de la Stockholm pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr. 1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969) ;

4) Tratatul de cooperare în materie de brevete de invenţie de la Washington din 19 iunie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979);

5) Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970 (la care România a aderat prin Legea nr. 169 din 9 iunie 2005 – Monitorul Oficial nr. 506 din 15 iunie 2005);

6) Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie, din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 (la care România a aderat prin Legea nr. 3 din 8 ianuarie 1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale - Monitorul Oficial nr. 10 din 14 ianuarie 1998);

7) Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (la care România a aderat prin Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 – Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002); 8) Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 (la care România a aderat prin Legea nr. 75 din 3 mai 1999 - Monitorul Oficial nr. 210 din 13 mai 1999); 9) Acordul din 3 aprilie 1992 privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 50 din 27 mai 1992 (Monitorul Oficial nr. 116 din 1 iunie 1992); 10) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994; ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994)8; 11) Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994; ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32 din 12 martie 1997 (Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997); modificat prin art. 12 alin. (1) din Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002);

12) Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997; ratificat prin Legea nr. 90 din 29 mai 1997 (Monitorul Oficial nr. 108 din 30 mai 1997); 13) Tratatul privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 (ratificat de România prin Legea nr. 537 din 25 noiembrie 2004 – Monitorul Oficial nr. 1206 din 16 decembrie 2004);

TITLUL AL II-LEA

8 Anexa 1C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS = "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights") a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.

5

BREVETAREA INVENTIEI CAPITOLUL I

CONDIŢIILE DE FOND ALE OBIECTULUI PROTECŢIEI 4. Conceptul de condiţii de brevetabilitate a invenţiei. Brevetarea invenţiei este o cerinţă principală pentru naşterea valabilă a celor mai multe dintre drepturile născute în legătură cu invenţia. Pentru brevetare, este necesară îndeplinirea unor condiţii9, după cum urmează:

- CONDIŢII DE FOND: Ele sunt de două feluri, şi anume: - §1. Condiţii de fond ale obiectului protecţiei: Acestea sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească invenţia spre a putea fi protejată prin brevetare; - §2. Condiţii de fond ale subiectelor protecţiei: Acestea sunt condiţiile cerute de lege persoanelor fizice sau juridice pentru ca ele să poată dobândi de la stat brevetul de invenţie; - CONDIŢII DE FORMĂ: Acestea sunt cerinţe legale care se referă la procedura pentru obţinerea brevetului. În cadrul prezentei lucrări, destinată îndeosebi juriştilor, nu se vor face dezvoltări cu privire la condiţiile de formă, ci numai cu privire la condiţiile de fond pentru brevetarea invenţiei. Astfel, în secţiunea de faţă vor fi analizate condiţiile de fond ale obiectului protecţiei10, pentru ca în cadrul Titlului următor să fie analizate condiţiile de fond ale subiectelor protecţiei. 5. Tehnica de definire a obiectului protecţiei. Actuala reglementare utilizează o tehnică diferită de definire a obiectului protecţiei, în raport cu aceea anterioară, din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile.11 Este cunoscut că prin art. 10 din Legea nr. 62/197412 era definită "invenţia" în general, iar nu numai "invenţia brevetabilă".13 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie nu mai recurge la o definiţie în cadrul căreia să fie cuprinse atât condiţiile cerute pentru existenţa unei invenţii, cât şi cele necesare în mod special pentru ca respectiva invenţie să fie brevetabilă - ci precizează numai condiţiile speciale de brevetabilitate, noţiunea generală de invenţie considerându-se a fi cunoscută şi, prin urmare, inutil de a mai fi definită. Astfel, conform art. 7 alin. (1),14 "Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs15 sau un procedeu16, în toate 9 Aceste concepte au fost utilizate pentru prima dată în doctrina juridică română de Prof. A. Petrescu, în cadrul cursului de Drept al proprietăţii industriale predat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti începând cu anul universitar 1979/1980. 10 A se vedea A.Petrescu, L.Mihai, Legea privind brevetele de invenţie, în revista "Dreptul" nr. 9/1992, p. 34 - 50. [În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Legea.]. A se vedea, de asemenea, F. Pollaud-Dulian, La brevetabilité des inventions. Étude comparative de jurisprudence France - OEB, Editura Litec, Paris, 1997.

11 Publicată în Buletinul Oficial nr. 137 din 2 noiembrie 1974. 12 "Constituie invenţie, în înţelesul prezentei legi, creaţia ştiinţifică sau tehnică, [sic !] care prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetată sau făcută public în ţară sau în străinătate, reprezintă o soluţie tehnică şi poate fi aplicată pentru rezolvarea unor probleme din economie, ştiinţă, ocrotirea sănătăţii, apărarea naţională sau în orice alt domeniu al vieţii economice şi sociale." 13 Cu privire la identificarea în dreptul comparat a două tehnici legislative diferite de definire a invenţiei brevetabile, a se vedea A.Petrescu, L.Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A.Petrescu, L.Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 50-51. [În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia.].

14 În continuare, ori de câte ori se va face referire la un text legal fără a se indica şi actul normativ din care face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.

15 Potrivit art. 12 alin. (2) din Regulament, “Produsul reprezintă un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părţile sale constructive şi, după caz, constitutive, prin elementele de

6

domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.”17 Sub aspect practic, această nouă tehnică legislativă prezintă dezavantajul18 că, atunci când fie O.S.I.M., fie organele jurisdicţionale vor respinge cereri de brevete întrucât obiectul nu reprezintă o "invenţie" (iar nu numai o "invenţie brevetabilă"), există dificultăţi de motivare a deciziei prin imposibilitatea referirii la un text de lege anumit care să reglementeze necesitatea acelui anume element component al noţiunii generale de invenţie neregăsit în propunerea de invenţie respinsă.19 6. Condiţii pozitive şi condiţii negative. Din art. 7 - 13, rezultă că pentru eliberarea brevetului este necesară îndeplinirea – cumulativă - a unor condiţii de fond ale obiectului protecţiei, dintre care unele sunt pozitive (în înţelesul că trebuie să existe), iar o altă condiţie este negativă (în înţelesul că nu trebuie să existe). 7. Condiţiile pozitive. Enumerare. Condiţiile pozitive20 sunt noutatea, activitatea inventivă, aplicabilitatea industrială şi caracterul (calitatea, natura) de invenţie.21 7.1. Noutatea. Conform art. 10 , "(1) O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. (2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. (3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fază naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de

legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă sau a părţilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relaţiile constructive, de poziţie şi funcţionare dintre părţile constitutive sau prin rolul funcţional al acestora.”

16 Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulament, “Procedeul, conform prevederilor alin. (1), reprezintă o succesiune logică de etape, faze sau paşi, definite prin ordinea de desfăşurare, prin condiţii iniţiale, cum ar fi materia primă aleasă, prin parametri, prin condiţii tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate.” 17 Este o definiţie care îşi are modelul în art. 6 alin. 1 din Legea franceză nr. 68-1 din 2 ianuarie 1968 (astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 78-742 din 13 iulie 1978) cu privire la brevetele de invenţie. 18 Totuşi, s-a apreciat că "Noua lege pune capăt discuţiilor şi problemelor dificile pe care le ridica vechea lege din cauza definiţiei pe care o dădea invenţiei" (Y. Eminescu, Despre noua lege a brevetelor de invenţie, în "Revista de drept comercial" nr. 1/1992, p. 5 - 15). [În continuare, această lucrare va fi citată: Y. Eminescu, Despre noua lege.]. 19 De exemplu, aşa cum vom arăta (a se vedea infra), invenţia trebuie să fie o soluţie a unei probleme (iar nu numai formularea acelei probleme). Nu mai puţin însă, această condiţie nu este nicăieri reglementată în noua legislaţie, ceea ce face dificilă motivarea în drept, prin indicarea concretă a temeiului legal, a unei soluţii de respingere a cererii de brevet având un asemenea obiect. 20 Având în vedere specificul acestora, pentru invenţiile din domeniul biotehnologiei condiţiile pozitive sunt reglementate diferit prin art. 7 alin. (2): “Invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la: a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură; b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale; c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obţinut prin acest procedeu; d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural. „ 21 Y. Eminescu (în Despre noua lege, p. 7) identifică existenţa numai a primelor trei condiţii, la fel ca şi în lucrarea Legea brevetelor de invenţie. Comentariu", Editura Lumina Lex, 1993, p. 53. [În continuare, această din urmă lucrare va fi citată: Y. Eminescu, Comentariu.].

7

depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.”22 Aşadar, există un criteriu legal şi obiectiv de apreciere a noutăţii: stadiul tehnicii mondiale. Legea, spre deosebire de reglementarea anterioară, nu precizează expres că este vorba de stadiul tehnicii mondiale, dar nici nu face vreo restrângere (conform alin. 2, "... toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului ..." - sublinierea noastră, L.M.) - astfel că, logic, rezultă că este vorba despre noutate mondială (sau noutate absolută în timp şi în spaţiu).23 Nu există noutate dacă aceasta este viciată prin "anteriorităţi". Vechea reglementare le identifica în brevetarea sau publicarea anterioare, în ţară sau străinătate. Deşi noua reglementare nu mai reia această formulă24, trebuie - totuşi - decis că noutatea este viciată atunci când soluţia propusă pentru brevetare fusese, în ţară sau în străinătate, publicată (inclusiv prin brevetare), precum şi atunci când aceasta fusese brevetată fără ca descrierea să fie publicată. Totuşi, nu va exista anterioritate dacă sunt întrunite condiţiile art. 11 (care reprezintă o noutate faţă de vechea reglementare, constituind, de fapt, preluarea prevederilor art. 55 din Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002): „(1) În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a: a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia; b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenţie solicitantul declară că invenţia a fost expusă efectiv şi dacă, în termenul şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susţinerea declaraţiei sale.”25 7.2. Activitatea inventivă. Această condiţie, impusă in terminis de art. 7 alin. 1, este detaliată (printr-o formulare nereuşită stilistic) în art. 12: "O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii."26 Se are, aşadar, în vedere - drept criteriu - un personaj fictiv: omul de meserie, profesionistul domeniului respectiv. Astfel, potrivit art. 47 alin. 3 din Regulament, ”Persoana de

22 În continuare, art. 10 dispune astfel: ”(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude

brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. (5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii prevăzute la alin. (4), pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.”

23 De altfel, art. 38 alin. 2 din Regulament precizează că "În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, cunoştinţe accesibile publicului înseamnă informaţiile la care publicul are acces, oriunde în lume […]." 24 Formularea art. 10 din Legea nr. 62/1974 era, totodată, criticabilă, fiindcă se referea la brevetare sau publicare, deşi acestea sunt noţiuni care nu se exclud reciproc, ci se suprapun parţial: uneori, brevetarea nu este urmată de publicare; totuşi, cel mai adesea descrierea invenţiei brevetate se publică. Cu alte cuvinte, nu în toate situaţiile brevetarea nu este publicare, după cum, dintr-un alt punct de vedere, publicarea se face, uneori, prin brevetare.

25 Situaţia reglementată prin alin. (1) lit. b) şi alin. (2) constituie cazul denumit în mod tradiţional “prioritatea excepţională de expoziţie”.

26 A se vedea şi art. 47 din Regulament.

8

specialitate în domeniu [...] reprezintă persoana considerată a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obişnuite şi cunoştinţe generale în domeniul tehnicii în care se pune problema tehnică rezolvată în invenţie la data relevantă.” Observăm că în conţinutul acestei condiţii art. 47 alin. 5 si 6 din Regulament "topeşte" un element (şi anume, natura invenţiei de a fi o "soluţie" a unei probleme) care se regăsea ca o condiţie distinctă în cadrul definiţiei stabilite prin Legea nr. 62/1974. Deci, invenţia brevetabilă reprezintă o soluţie finalizată, completă a unei probleme, iar nu numai formularea acelei probleme (chiar dacă, uneori, acest din urmă proces necesită un efort intelectual de o valoare superioară soluţionării problemei). 7.3. Aplicabilitatea industrială. Există, de fapt, două elemente ale acestei condiţii: aplicabilitatea şi, respectiv, caracterul industrial al acestei aplicabilităţi. Aplicabilitatea nu însemnează, necesarmente, ca invenţia să fie aplicată imediat, ci numai să fie posibilă, chiar în viitor, o aplicare. Altfel, s-ar exclude de la brevetare invenţiile de perspectivă, realizate prin cercetarea fundamentală. Caracterul industrial este definit prin art. 13: "O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură."27 Rezultă, aşadar, că şi în noua legislaţie a invenţiilor termenii "industrie", "industrial" au - conform tradiţiei dreptului proprietăţii industriale - un înţeles convenţional, diferit de cel uzual, şi anume foarte larg, cuprinzând nu numai industria ca atare, ci şi, de exemplu, agricultura ori celelalte ramuri ale economiei, adică "tot ceea ce presupune şi este datorat muncii omului, activităţii sale asupra naturii."28 7.4. Natura de invenţie. Condiţia ca obiectul protecţiei "să fie o invenţie" nu este impusă, formal, prin nici un text al legii. Nu mai puţin însă, art. 7 alin. 1 stabileşte că "Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie [...]." (sublinierea noastră, L.M.), de unde rezultă, implicit, că trebuie decis, în primul rând, dacă suntem în prezenţa unei invenţii, deoarece o invenţie brevetabilă trebuie să fie, înainte de toate, o invenţie. Legea nu defineşte "invenţia", lăsând să se înţeleagă că apreciază această noţiune ca fiind cunoscută. Aşa cum arătam, din acest punct de vedere Legea nr. 62/1974 folosea o altă tehnică legislativă, enunţând, în cuprinsul art. 10, o definiţie a invenţiei înseşi - singura, de altfel, ce putea fi supusă brevetării. Unele dintre elementele acelei definiţii se regăsesc şi în conţinutul definiţiei "invenţiei brevetabile" din noua lege, fie ca atare ("noutatea mondială" şi "aplicabilitatea industrială"), fie implicate într-un nou element (astfel, cerinţa ca invenţia să fie o "soluţie" face parte, astăzi, aşa cum arătam, din conţinutul elementului "activitate inventivă"); alte elemente ale acelei definiţii nu mai sunt însă reluate de către noua reglementare. Dar, deşi Legea nr. 62/1974 este abrogată, ea poate fi totuşi de folos, în continuare, în scopul de a se desprinde aspecte care, nereluate în noua lege, sunt relevante pentru conceptul general de "invenţie" (brevetabilă ori nebrevetabilă). Şi anume, avem în vedere împrejurarea că o invenţie (brevetabilă sau nu) este, întotdeauna, o "creaţie" intelectuală29, adică o creaţie a minţii omeneşti, iar nu o creaţie a naturii.30

27 A se vedea şi art. 48 din Regulament.

28 A. Petrescu, Introducere în dreptul proprietăţii industriale, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, p. 17. A se vedea şi I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 84; Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 41 [lucrare citată în continuare: “Tratat”.]; I. Macovei, Protecţia creaţiei industriale, Editura Junimea, Iaşi, 1984, p. 66; V. Ursa, Drept de proprietate industrială, vol. I, Universitatea din Cluj, 1987, p. 1-2. 29 Pentru analiza acestei condiţii (identificate - uneori - doar implicit), în lumina reglementării din Legea nr. 62/1974, a se vedea: St. Cărpenaru, Drept civil. Dreptul de inventator, ed. a II-a, Bucureşti, 1976, p. 18; I. Cameniţă, op.cit., p. 67; Y. Eminescu, Tratat, p. 39 - 41; I. Macovei, op.cit., p. 48 - 50; A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 42 - 43; V. Ursa, op.cit., p. 40 - 41.

30 Fără a fi reglementată in terminis, existenţa acestei condiţii de fond a obiectului protecţiei este

9

Pe de altă parte, art. 8 din Legea nr. 64/1991 (în redactarea dată prin Legea nr. 28/2007) conturează cu caracter negativ sfera conceptului legal de invenţie31, dispunând: ”(1) Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 7, în special: a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice; b) creaţiile estetice; c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator; d) prezentările de informaţii. (2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.” 8. Condiţia negativă este prevăzută de art. 9, conform căruia: ”(1) Nu se acordă brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru: a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală; b) soiurile de plante32 şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee; c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene; d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal. (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.”

CAPITOLUL AL II-LEA CONDIŢIILE DE FOND ALE SUBIECTELOR PROTECŢIEI JURIDICE

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE DE FOND ALE

SUBIECTELOR PROTECŢIEI 1. Condiţiile de brevetare a invenţiei. Reamintim că pentru brevetare este necesară îndeplinirea unor condiţii, după cum urmează: - Condiţii de fond, care – la rândul lor - sunt de două feluri, şi anume: condiţii de fond ale obiectului protecţiei (condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească invenţia spre a putea fi protejată prin brevetare) şi condiţii de fond ale subiectelor protecţiei (condiţiile cerute de lege persoanelor fizice sau juridice pentru ca ele să poată dobândi de la stat brevetul de invenţie); - Condiţii de formă, care sunt cerinţe legale ce se referă la procedura pentru obţinerea brevetului. identificată, de asemenea, şi în dreptul francez (pentru argumente specifice, diferite de cele enunţate în prezenta lucrare); a se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 63 – 64.

31 Dintr-o altă perspectivă, se poate considera că şi prevederile art. 8 instituie o condiţie negativă distinctă.

32 A se vedea şi Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante (Monitorul Oficial nr. 525 din 31 decembrie 1998).

10

În cadrul prezentului Titlu, vor fi analizate condiţiile de fond ale subiectelor protecţiei. 2. Categorii de subiecte ale protecţiei. Trebuie distins, mai întâi, între subiectele primare (originare) ale protecţiei şi subiectele derivate ale protecţiei.33 3. Subiectele primare (originare) sunt cele cărora statul le acordă brevetul de invenţie, pentru care acestea au o vocaţie legală care se naşte nemijlocit în persoana lor. Ele sunt cei dintâi titulari ai unui anumit brevet de invenţie. 4. Subiectele derivate sunt persoanele care devin titulari de brevet prin transmiterea acestuia de la un titular anterior (care poate fi un subiect primar sau un alt subiect derivat). Ele nu sunt implicate direct în procedura de brevetare, brevetul existând deja la momentul în care ele îl dobândesc. De aceea, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste din urmă subiecte spre a putea căpăta protecţia prin brevet nu sunt cercetate la materia brevetării, ci la aceea, distinctă, transmiterii drepturilor născute în legătură cu invenţia. Acesta este şi motivul pentru care, în raport cu obiectul prezentei lucrări, în cadrul acesteia nu se vor face dezvoltări referitoare la subiectele derivate, ci numai cu privire la subiectele primare (originare). 5. Subiectele primare (originare) se împart, la rândul lor, în subiecte primare (originare) stricto sensu şi subiecte primare (originare) lato sensu. 6. Subiectele primare (originare) stricto sensu sunt cei dintâi titulari ai unui anumit brevet, pe care îl dobândesc direct de la stat, în temeiul unei vocaţii legale care se naşte nemijlocit în persoana lor şi printr-o procedură la care participă în mod direct. 7. Subiectele primare (originare) lato sensu sunt, de fapt, ca natură juridică, subiecte derivate; cu toate acestea, ele nu primesc de la un alt subiect de drept brevetul deja eliberat, ci - la fel ca şi subiectele primare (originare) stricto sensu - sunt cei dintâi titulari ai unui anumit brevet, pe care - de asemenea - îl dobândesc direct de la stat, în temeiul unei proceduri la care participă în mod direct; diferenţa constă în aceea că ele nu au o vocaţie originară la dobândirea brevetului, obţinând acest drept (de dobândire a brevetului) prin transmisiune de la un alt subiect, care, în condiţiile legii, nu a dorit sau nu a putut să şi-l exercite.

SECŢIUNEA A II-A SUBIECTELE PRIMARE (ORIGINARE) STRICTO SENSU

1. Sediul materiei este reprezentat de prevederile art. 3 - 6, din cuprinsul cărora rezultă existenţa categoriilor următoare de subiecte primare (originare) stricto sensu. 2. Inventatorul. Conform art.3, "Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi" (sublinierea noastră, L.M.). Articolul 3 stabileşte un principiu juridic (chiar dacă, statistic, cele mai multe brevete nu sunt dobândite de către inventator34). În consecinţă, celelalte situaţii prevăzute lege - când 33 Aceste concepte au fost utilizate pentru prima dată în doctrina juridică română de Prof. A. Petrescu, în cadrul cursului de Drept al proprietăţii industriale predat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti începând cu anul universitar 1979/1980. A se vedea şi A.Petrescu, L.Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 61 - 62. 34 Invenţiile de serviciu “constituie mai mult de 80% din totalul invenţiilor” (F.-K. Beier, Introduction, în "German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws," ediţia a doua revizuită şi îmbogăţită, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, Munchen, 1989, p. 7). Cu privire la “invenţiile de serviciu”, a se vedea infra, în cadrul prezentului capitol.

11

brevetul se dobândeşte fie de către inventator, dar în temeiul altui text legal, fie de către un alt subiect de drept - sunt de strictă interpretare. Prin coroborare cu art. 6,35 trebuie decis că beneficiul prevăzut de art. 3 poate fi invocat de către: - cetăţenii români, indiferent de domiciliul acestora; - cetăţenii străini sau apatrizii cu domiciliul în România; - cetăţenii străini sau apatrizii cu domiciliul în străinătate, dar numai dacă aplicarea art. 3 nu contravine tratatelor si convenţiilor internaţionale la care România este parte. Este inventator autorul invenţiei. Legea actuală, spre deosebire de Legea nr. 62/1974, nu defineşte noţiunea de "autor". Dar din art. 4 alin. 1 rezultă implicit că este autor acela care a creat invenţia. Deci, autor nu poate fi decât o persoană fizică sau un grup de persoane fizice şi în nici un caz o persoană juridică. Coautoratul este posibil: "În cazul în care invenţia a fost creată împreună de mai mulţi inventatori, fiecare dintre aceştia are calitatea de coautor al invenţiei, iar dreptul aparţine în comun acestora" (art. 4 alin. 1). Aşadar, pentru coautorat este nevoie de: - o activitate comună care are drept rezultat invenţia; nu sunt coautori persoanele care au creat aceeaşi invenţie, independent una de alta, datorită ubicuităţii sub aspectul folosinţei; în acest caz, conform art. 4 alin. 2, "dreptul la brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche" ;36 - caracterul creator al contribuţiei fiecărui coautor; cei care au dat numai ajutor tehnic nu sunt consideraţi coautori; la fel, nici autorul descoperirii ştiinţifice pe care se bazează invenţia (dacă, ulterior, nu a contribuit creator la invenţie). Coautoratul poate fi de 2 feluri:

a) coautorat voluntar, când stabilirea coautorilor se face pe baza înţelegerii între autori:

- de obicei, prin declaraţia dată în momentul depozitului reglementar; - mai rar, ulterior depozitului reglementar, în formă autentificată;

(b) coautorat forţat, când stabilirea se face prin hotărâre judecătorească, la cererea părţii interesate. 3. Inventatorul salariat, pentru invenţiile de serviciu lato sensu, în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b). Dintr-un anumit punct de vedere, invenţiile sunt "invenţii libere" (cazul prevăzut de art. 3) sau "de serviciu".37 Invenţiile de serviciu sunt create în legătură

35 Conform art. 6, "Persoanele fizice sau juridice străine, având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României, beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor si convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte."

36 “Uneori, se vorbeşte de un coautorat legal. Astfel, deşi se iveşte rar, nu poate fi exclusă ipoteza a două cereri pentru aceeaşi invenţie, cu invocarea aceleiaşi priorităţi, dar emanând de la persoane diferite. Soluţia nu poate fi decât recunoaşterea calităţii de coautor al aceleiaşi invenţii, ambilor depunători" (Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 58). [În continuare, această lucrare va fi citată: Y. Eminescu, Tratat.].

37 A se vedea: Y. Eminescu, Tratat, p. 60 - 64; A. Troller, Précis du droit de la propriété industrielle, Editura Helbing & Lichtenhahn Editions Bâle, 1978, traducere în limba franceză de K. Troller şi V. J. Vesely, p. 136 – 137; J. Azéma, La propriété industrielle, în Lamy. Droit commercial, Editura Lamy S.A., Paris, 1989, p. 853 – 861; H. Pearson, C. Miller, Commercial Exploitation of

12

cu serviciul prestat de inventator la o "unitate".38 Conform art. 5 alin. 1 lit. b), brevetul se acordă "salariatului, pentru invenţiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activităţii unităţii prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare." Sunt valabile, şi aici, precizările anterioare - bazate pe art. 6 - relative la domeniul de aplicaţie cât priveşte cetăţenia şi/sau domiciliul inventatorului care poate beneficia de art. 5 alin. 1 lit. b).39 Pentru ca inventatorul să primească brevetul, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor patru condiţii, primele două negative, iar celelalte pozitive: a) Trebuie să nu existe prevedere contractuală contrară (care să determine eliberarea brevetului către unitate sau către unitate şi inventator, împreună); b) Trebuie să nu fie vorba despre o invenţie de serviciu stricto sensu, prevăzută de art. 5 alin. 1 lit. a)40; c) Invenţia trebuie să fi fost realizată de către un "salariat", ceea ce însemnează că este necesar să existe un contract de muncă. Cerinţa existenţei unui contract de muncă rezultă şi din ansamblul regulii 76 din Regulament. Deşi au raporturi de muncă, nu sunt salariaţi, de exemplu: membrii cooperatori (dacă nu cumulează şi calitatea de salariat, prin contract de muncă), militarii activi, militarii în termen, studenţii, persoanele angajate cu contract civil de prestări de servicii ("colaboratorii"). Întrucât art. 3 stabileşte un principiu, iar celelalte texte sunt de strică interpretare, însemnează că pentru aceste situaţii se aplică principiul, brevetul eliberându-se autorului "invenţiei libere". Calitatea de salariat trebuie să coincidă cu momentul realizării invenţiei, iar nu neapărat cu cel al constituirii depozitului reglementar, neavând aşadar importanţă dacă, ulterior realizării invenţiei, calitatea de salariat a dispărut (prin demisie, pensionare etc.). d) Trebuie ca invenţia să fi fost realizată în cel puţin una din următoarele ipoteze (care nu sunt cumulative): - "în exercitarea funcţiei salariatului"; - "în domeniul activităţii unităţii, prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente in unitate"; - "cu ajutorul material al unităţii". Care este diferenţa dintre situaţia prevăzută de art. 3 şi situaţia reglementată de art. 5 alin. 1 lit. b), câtă vreme în ambele cazuri titular devine inventatorul ? Diferenţa

Intellectual Property, Editura Blackstone Press Limited, Londra, 1990 (second Indian reprint: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., Delhi, 1997), p. 348; M. Mousseron, Les inventions de salariés, Editura Litec, Paris, 1995; J.-P. Martin, Les inventions des salariés, CEDAT, Paris, 1995; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Editura Sweet & Maxwell, Londra, ediţia a 3-a, 1996, p. 230 – 236; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Editura Litec, Paris, 1996, p. 31 – 33; P. J. Groves, Intellectual Property Law, Editura Cavendish Publishing Limited, Londra, Sidney, 1997, p. 256 – 259; A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 113 – 125; J. Schmidt-Szalewski, Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, Paris, 1999, p. 7 – 8. 38 Într-un sens mai larg, invenţiile de serviciu cuprind şi "invenţiile de comandă". În această lucrare, se utilizează însă numai sensul restrâns al conceptului de invenţie de serviciu, în care nu sunt cuprinse "invenţiile de comandă". 39 A se vedea supra, 2, în cadrul prezentului capitol. 40 A se vedea infra, 4, în cadrul prezentului capitol.

13

constă în aceea că în cazul invenţiei de serviciu stricto sensu se aplică prevederile art. 5 alin. final, care conferă unităţii "un drept de preferinţă la încheierea unui contract privind invenţia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele judecătoreşti."41 4. Unitatea la care inventatorul este salariat, pentru invenţia de serviciu stricto sensu, în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. a). Conform acestui text, brevetul se acordă "unităţii, pentru invenţiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale." Deşi legea foloseşte termenul "unitate", pentru identitate de raţiune (ubi eadem ratio eadem solutio esse debet) trebuie admis că prin "unitate" se înţelege orice persoană - juridică, dar şi fizică - ce angajează cu contract de muncă, deci orice angajator. In lumina dispoziţiilor art. 6, de beneficiul art. 5 alin. 1 lit. a) profită: - persoanele juridice române (cu sediul în România) (inclusiv cele cu participare străină la capital); - persoanele fizice române (care angajează) cu domiciliul în ţară sau în străinătate; - persoanele fizice străine (care angajează) cu domiciliul în România; - persoanele juridice sau fizice străine (cu sediul ori cu domiciliul în afara teritoriului României), dacă nu se prevede altfel în tratatele si convenţiile internaţionale la care este parte România. Pentru ca unitatea să primească brevetul, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor şase condiţii, prima negativă iar celelalte pozitive: a) trebuie să nu existe o clauză contractuală mai avantajoasă inventatorului; b) trebuie ca invenţia să fie realizată de un "salariat";

b) trebuie ca invenţia să fie realizată în exercitarea unui contract de muncă42; d) acest contract de muncă trebuie să prevadă o misiune inventivă; e) misiunea inventivă trebuie să fi fost încredinţată în mod explicit; f) misiunea trebuie să corespundă cu funcţiile inventatorului, ca "salariat". Dacă sunt îndeplinite cumulativ aceste condiţii, "inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract" (teza finală a art. 5 alin. 1 lit. a).43 Salariul se va plăti în orice caz, aşadar chiar şi atunci când salariatul-cercetător nu a reuşit să realizeze invenţia. 5. Persoana care a solicitat realizarea invenţiei de comandă, în condiţiile art. 5 alin. 2. Conform acestui text, "Dacă invenţia rezultă dintr-un contract de cercetare, în

41 A se vedea R. Popescu, În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea unui

contract privind invenţia salariatului său, în revista "Dreptul" nr. 9/1995, p. 35 - 38. 42 Unitatea, iar nu inventatorul va primi brevetul inclusiv în ipoteza în care la momentul constituirii depozitului reglementar inventatorul nu mai era salariat al unităţii, fiindcă ceea ce interesează este existenţa calităţii de "salariat" la momentul realizării invenţiei.

43 A se vedea O. Calmuschi, Consideraţii privind drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, în "Revista de drept comercial" nr. 1/1993, p. 71 - 76.

14

lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea[ ...]". În lumina art. 6, aceste dispoziţii sunt aplicabile: - cetăţenilor români, indiferent de domiciliul acestora; - persoanelor juridice române (cu sediul în România); - cetăţenilor străini sau apatrizilor cu domiciliul în România; - cetăţenilor străini sau apatrizilor cu domiciliul în străinătate ori persoanelor juridice străine (cu sediul în afara României), dar numai dacă aplicarea nu contravine tratatelor si convenţiilor internaţionale la care România este parte. Textul art. 5 alin. 2 este deficitar, fiindcă face referire numai la ipoteza în care comanda a fost făcută de o "unitate" (persoană juridică), iar nu şi de către o persoană fizică. Dar, pentru identitate de raţiune, trebuie decis că textul are în vedere ambele ipoteze. Dintr-un alt punct de vedere, contractul de cercetare poate fi încheiat atât cu o unitate de cercetare (la care este angajat inventatorul), cât şi direct cu inventatorul (sau grupul de inventatori). Pentru ca brevetul să se acorde celui care a comandat invenţia, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) trebuie să nu existe o clauză contractuală contrară (care să determine acordarea brevetului către inventator sau către unitatea la care acesta este încadrat ori către inventator şi acea unitate, împreună); b) trebuie ca invenţia să constituie obiectul unui contract de cercetare (concept distinct de contractul de proiectare). Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii cumulative, ultima teză a art. 5 alin. 2 dispune că inventatorul are "dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin act adiţional la contract". Deşi regula 77 din Regulament face referire, exclusiv, la actul adiţional la contractul de cercetare, în ceea ce ne priveşte, faţă de generalitatea exprimării legii - "act adiţional la contract"(sublinierea noastră, L.M.) -, nu excludem posibilitatea unui act adiţional la contractul de muncă.

SECŢIUNEA A III-A SUBIECTELE PRIMARE (ORIGINARE) LATO SENSU

1. Distincţii. Legislaţia pozitivă actuală cuprinde, în privinţa categoriei subiectelor primare (originare) lato sensu, şi unele dispoziţii tranzitorii. De aceea, în cele ce urmează, vor fi analizate, mai întâi, situaţiile tipice şi, apoi, situaţiile tranzitorii.

SUB-SECŢIUNEA I SUBIECTELE PRIMARE (ORIGINARE) LATO SENSU. SITUAŢII TIPICE

2. Sediul materiei este reprezentat de prevederile art. 3 teza a doua şi art. 5 alin. 1, 2, 5 şi 6, din cuprinsul cărora rezultă existenţa categoriilor următoare de subiecte primare (originare) lato sensu. 3. Unitatea la care s-a realizat invenţia de serviciu lato sensu, conform art. 5 alin. 1 lit. b), dacă există o clauză contractuală în favoarea unităţii. Art. 5 alin. 1 lit. b) conferă dreptul la eliberarea brevetului în favoarea salariatului, "în lipsa unei prevederi contractuale contrare." O astfel de prevedere contrară nu poate însemna decât recunoaşterea dreptului la obţinerea brevetului în favoarea unităţii.

15

Sunt valabile precizările anterioare, de la materia invenţiei de serviciu lato sensu cu privire la: - noţiunea de "unitate" (care include şi angajatorul persoană fizică); - sfera persoanelor române sau străine beneficiare, în baza art. 6. În sfârşit, mai trebuie precizat că prin "clauză contractuală contrară" se poate înţelege şi situaţia eliberării brevetului pentru salariat şi unitate, împreună (cotitulari de brevet). 4. Inventatorul invenţiei de serviciu, în condiţiile art. 5 alin. 1 teza întâi (atunci când există o "prevedere contractuală mai avantajoasă" acestuia). Textul art. 5 alin. 1 (care conţine enumerarea ipotezelor invenţiei de serviciu) debutează astfel: "Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenţie aparţine: [...]" (indicându-se apoi cele două ipoteze). Rezultă că, în cazul invenţiei de serviciu stricto sensu, brevetul nu se va acorda unităţii, ci însuşi inventatorului, atunci când ar exista o clauză contractuală în acest sens. "Prevederea contractuală mai avantajoasă" poate fi şi în sensul eliberării unui brevet comun pentru unitate şi inventator. Pentru această categorie de subiect primar (originar) lato sensu, sunt valabile precizările de la "invenţia liberă" (art. 3) cât priveşte câmpul de aplicare pentru cetăţenii români sau străini ori apatrizi, în lumina art. 6. 5. Inventatorul invenţiei de comandă, în condiţiile existenţei unei clauze în acest sens, conform art. 5 alin. 2: Art. 5 alin. 2 permite o "clauză contrară", ceea ce poate însemna, printre altele, că brevetul se acordă inventatorului. Dar poate exista şi acord pentru brevet comun, eliberat inventatorului şi unităţii, împreună. Sunt aplicabile precizările de la "invenţia liberă" (art. 3) cât priveşte câmpul de aplicare pentru cetăţenii români sau străini ori apatrizi, în lumina art. 6. 6. Unitatea căreia i s-a cerut realizarea invenţiei de comandă, atunci când există o clauză contractuală contrară dispoziţiilor art. 5 alin. 2. "Clauza contrară" la care se referă textul poate să determine conferirea brevetului: - fie inventatorului (ipoteză deja analizată imediat anterior); - fie unităţii căreia i s-a emis comanda (şi la care este salariat inventatorul). Cea de-a doua situaţie este aceea pe care o avem aici în vedere. Desigur, poate exista şi acord în sensul eliberării unui brevet comun pentru cele două unităţi, ori în sensul eliberării unui brevet comun pentru toate cele trei subiecte: cele două unităţi şi inventatorul. Cât priveşte sfera persoanelor juridice avute în vedere în lumina art. 6, sunt valabile precizările anterioare de la materia invenţie de serviciu stricto sensu. 7. Inventatorul invenţiei de serviciu stricto sensu ori al celei de comandă, în condiţiile art. 5 alin. 5: Conform acestui text legal, "În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi la alin. 2, dacă, în termen de 60 zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii invenţiei, cererea de brevet nu a fost depusă la OSIM, în lipsa altei convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine salariatului, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. b)." Trebuie observat că textul se referă în mod eronat la "salariat", câtă vreme invenţia de comandă (art. 5 alin. 2) nu este realizată, necesarmente, de către un salariat. Câmpul de aplicare cât priveşte sfera persoanelor prevăzute de art. 6 se delimitează potrivit precizărilor de la materia "invenţiei libere". 8. Unitatea, în cazul exercitării dreptului de preferinţă prevăzut de art. 5 alin. final pentru o invenţie de serviciu lato sensu. Conform art. 5 alin. final, "În cazul prevăzut la alin. 1 lit. b), unitatea are un drept de preferinţă la încheierea unui contract

16

privind invenţia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele judecătoreşti." Termenul de 3 luni este un termen de decădere. Cât priveşte sfera persoanelor juridice avute în vedere în lumina art. 6, sunt valabile precizările anterioare de la materia invenţiei de serviciu stricto sensu. 9. Succesorul inventatorului ori al unităţii, în oricare dintre situaţiile în care, potrivit legii, brevetul s-ar elibera acestora. Temeiul legal se regăseşte, parţial, în art. 3 teza a doua: "Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi" (sublinierea noastră, L.M.). Pentru celelalte cazuri de "succesor" al inventatorului (altele decât în situaţia "invenţiei libere", reglementate prin art. 3) sau de "succesor" al unităţii, temeiul este reprezentat de reglementările de drept comun referitoare la "succesiune" în sens larg (incluzând legislaţia privind moştenirea şi legislaţia privind persoanele juridice). În toate cazurile, trebuie îndeplinite următoarele condiţii cumulative: a) inventatorul ori unitatea trebuie să îndeplinească, după caz, exigenţele legale expuse mai sus în privinţa oricăruia dintre subiecte primare (originare) - fie stricto sensu, fie lato sensu; b) trebuie să ne aflăm în prezenţa unui succesor, după caz, universal, cu titlu universal sau cu titlu particular; c) calitatea de succesor trebuie să fi fost dobândită anterior eliberării brevetului către "autorul" transmisiunii, deci transmisiunea trebuie să fi purtat asupra dreptului la eliberarea brevetului, iar nu asupra dreptului la un brevet eliberat anterior. În această din urmă situaţie, ne aflăm în prezenţa unui subiect derivat (propriu-zis).

SUB-SECŢIUNEA A II-A SUBIECTELE PRIMARE (ORIGINARE) LATO SENSU.

SITUAŢII TRANZITORII 10. Sediul materiei. Textul aplicabil este art. 71 alin. (4), conform căruia: "Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului, prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute la art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat invenţia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei." 44 11. Conţinutukl reglementării. Potrivit art. 14 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, existau situaţii (referitoare la cele mai importante categorii de invenţii) când brevetul, indiferent de condiţiile în care fusese realizată invenţia (inclusiv în ipoteza "invenţiei libere"), se acorda obligatoriu unităţii (îndeosebi "organizaţiilor socialiste de stat"), iar nu inventatorului, care primea doar un "certificat de inventator", pe baza căruia încasa premii sau recompense. Mai mult decât atât, nu era obligatoriu ca brevetul să fie acordat acelei unităţi la care sau în legătură cu care se realizase invenţia, existând dreptul organelor administrative centrale (ministere etc.) de a desemna ca titular o altă "organizaţie socialistă de stat", care, astfel - pe calea unei "cesiuni legale", cum se exprimă art. 66 alin. 3 din actuala lege -, devenea "titular desemnat" al brevetului unei invenţii pentru realizarea căreia nu contribuise în nici un fel şi cu al cărui autor nu avea nici o relaţie. După intrarea în vigoare a Legii nr. 64/1991, în încercarea de îndepărtare a efectelor unor asemenea nedreptăţi, art. 71 alin. (4) sancţionează, prin mecanismul juridic al unei cesiuni legale, unitatea titulară de brevet (fosta "organizaţie socialistă de

44 Semnalăm, de asemenea, prevederile art. 70: “Cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM în condiţiile Legii nr. 62/1974, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau de respingere, se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.”

17

stat", devenită "titular desemnat" prin cesiunea legală prevăzută de art. 14 din Legea nr. 62/1974) care, până la data intrării în vigoare a noii legi (21 ianuarie 1992) nu aplicase invenţia sau nu luase măsurile necesare în vederea aplicării ei. Sancţiunea constă în transferarea, pe calea unei cesiuni legale, a calităţii de titular al brevetului către inventator. Dispoziţiile art. 71 alin. (4) sunt lacunare, nereferindu-se la procedura realizării transferului dreptului asupra brevetului, îndeosebi atunci când unitatea consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile textului (de exemplu, susţine că luase măsurile necesare în vederea aplicării invenţiei). Pentru o asemenea situaţie, apreciem că inventatorul are la dispoziţie acţiunea în constatare, conform art. 111 din Codul de procedură civilă.45

CAPITOLUL AL III-LEA CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE BREVETĂRII INVENŢIEI

DIFERITE SISTEME DE EXAMINARE IN VEDEREA BREVETARII46

- sistemul examinarii in mod exclusiv a conditiilor de forma; - sistemul examinarii atat a conditiilor de forma, cat si a conditiilor de fond (cu

varianta examinarii amanate a conditiilor de fond); - diverse sisteme complexe.

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie a optat pentru a se lasa petentului posibilitatea de a alege intre o procedura obisnuita, de drept comun si o procedura exceptionala accelerata. In ambele categorii de proceduri, se realizeaza o examinare atat a conditiilor de fond, cat si a celor de forma. Aceasta posibilitate de optiune rezulta indirect din art. 23 alin. (4), potrivit cu care: „(4) În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. (1), cererea de brevet de invenţie este publicată împreună cu menţiunea privind hotărârea de acordare." A. PROCEDURA OBISNUITA (DE DREPT COMUN) Conform sistemului actual, exista 3 mari faze ale procedurii de brevetare. I. Faza depunerii cererii de brevetare, a controlului prealabil al conditiilor de forma, a publicarii cererii si a publicarii raportului de documentare; II. Faza examinarii conditiilor de forma si de fond; III. Faza acordarii brevetului sau a neacordarii brevetului. Cea de-a doua faza are particularitati diferite, dupa cum petentul opteaza de la bun inceput pentru examinare (ceea ce asigura accelerarea procedurii de examinare, care se efectueaza fara ca mai inainte sa fi fost publicata cererea de brevet) ori, dimpotriva, nu recurge la aceasta posibilitate. Fiecare dintre aceste faze cuprinde cateva etape.

I. FAZA DEPUNERII CERERII DE BREVETARE, A CONTROLULUI PREALABIL AL CONDITIILOR DE FORMA, A PUBLICARII CERERII SI A

PUBLICARII RAPORTULUI DE DOCUMENTARE

45 Pentru ipoteza în care - deşi, în fapt, nu era întrunită condiţia ca invenţia să nu fi fost aplicată ori să nu fi fost luate măsurile necesare în vederea aplicării acesteia - unitatea a fost, totuşi, de acord cu aplicarea dispoziţiilor art. 71 alin. (4), s-a susţinut că este posibilă "repararea acestei ilegalităţi […] fie prin anularea actului de transmitere a dreptului asupra brevetului de invenţie de către O.S.I.M., fie prin constatarea nulităţii sale de către instanţa de judecată" (I. Vucşan, Transmiterea dreptului asupra brevetului de invenţie de la întreprindere către inventator, în revista "Dreptul" nr. 3/1995, p. 89). 46 A se vedea A.Petrescu, L.Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 97 - 100.

18

In principiu, exista mai multe etape: 1. Depunerea cererii de brevetare si a documentatiei necesare; 2. Controlul preliminar al conditiilor de forma; 3. Publicarea cererii de brevetare; 4. Publicarea raportului de documentare. I.1. ETAPA DEPUNERII CERERII SI A DOCUMENTATIEI NECESARE Vom examina mai multe probleme: A. Persoanele indrituite a depune cererea B. Unde si cum se face depunerea cererii C. Conditiile ce trebuie indeplinite de cererea de brevet D. Documentatia necesara brevetarii E. Inregistrarea cererii si a documentatiei F. Efectele inregistrarii I.1.A. PERSOANELE INDRITUITE A DEPUNE CEREREA Articolu 2 lit. l): „solicitant - persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenţie„. Iar alin. 5 al art. 14 dispune ca „In toate procedurile in fata OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana indreptatita la acordarea brevetului.” Conform art. 14 alin. 4, "Depunerea cererii de brevet poate fi facuta de persoana indreptatita la eliberarea brevetului, personal sau in orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi." Asadar, cererea poate fi depusa, in principiu, de catre oricare dintre subiectele primare (stricto ori lato sensu) enumerate supra, cu o exceptie in plus: mandatarul (care nu este un astfel de subiect). In ceea ce priveste aceasta din urma exceptie, exista unele probleme referitoare la notiunea de „mandatar”.

Problemele sunt ridicate, mai intai, ca urmare a definirii de catre lege a expresiei "mandatar autorizat"; art. 2 lit. h): „mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitate de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci”.47

Apoi, ca urmare a folosirii acestei din urma expresii in cuprinsul Regulamentului. De exemplu, prin art. 15 (denumit „Formularul cererii de brevet”) se dispune: "8) În conţinutul formularului prevăzut la alin. (1) mai pot fi incluse, după caz: a) datele de identificare a mandatarului autorizat;". Sau in mai multe randuri in art. 33 („Examinarea depozitului national reglementar”). S-ar putea, eventual, sustine ca cererea poate fi depusa de catre un mandatar, numai daca acesta este si consilier in proprietate industriala, adica de un „mandatar autorizat”. Observam insa ca nicaieri in legea insasi, cu exceptia art. 2 lit. l), nu mai este reluata expresia „mandatar autorizat”, ci se foloseste exclusiv termenul „mandatar”. Astfel, art. 39 alin. 1 dispune: „În procedurile în faţa OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altă persoană interesată poate fi reprezentată printr-un mandatar, în baza unei

47 In privinta “consilierului in proprietate industriala”, a se vedea: Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006); Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul O.S.I.M. nr. 113 din 17 septembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009).

19

procuri înregistrate la OSIM, în condiţiile şi la termenele prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” In aceste conditii, in baza si a principiilor dreptului comun, rezulta ca cererea poate fi depusa, ca regula, de catre orice fel de mandatar. Adaugam insa ca este necesar un mandat autentificat si cu caracter special (deoarece depunerea cererii, in veferea constituirii depozitului national, este act solemn si de dispozitie). In cazul avocatului, imputernicirea avocatiala indeplineste aceste conditii. La fel si in cazul imputernicirii emise pentru consilierul juridic al „unitatii”. O particularitate exista in situatia in care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, cand, potrivit alin. 2 al art. 39, „reprezentarea prin mandatar este obligatorie”, cu unele exceptii. I.1.B.UNDE SI CUM SE FACE DEPUNEREA CERERII Conform art. 14 alin. 6, depunerea se face la OSIM: „Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM şi prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” Art. 4 alin. 1 din Regulament: „Depunerea unei cereri de brevet de invenţie se poate face de către orice persoană: a) pe suport hârtie, direct la Registratura generală a OSIM, ori prin poştă; sau b) prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor art. 5.” Iar art. 5 are in vedere emiterea Instrucţiunilor O.S.I.M. nr. 112 din 21 noiembrie 2008 privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice (Monitorul Oficial nr. 864 din 22 decembrie 2008).

Conditii speciale pentru inventiile considerate secrete potrivit legii – art. 7 din Regulament. Desi nu este vorba, propriu-zis, despre depunerea cererii de brevet, amintim si dispozitiile art. 5 alin. 5, care arata ca in cazul inventiei de serviciu stricto sensu si a inventiei de comanda inventatorul va informa in scris unitatea asupra redactarii descrierii inventiei, ceea ce - asadar - constituie o etapa anterioara si necesara depunerii cererii. I.1.C. CONDITIILE CE TREBUIE INDEPLINITE DE CEREREA DE BREVET Forma scrisa (formular tip – art. 15 din Regulament), in limba romana. Potrivit art. 16 alin. 1, „Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările şi desenele într-o limbă străină cu condiţia ca, în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naţionale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente şi să fie plătită taxa legală.” Art. 14 alin. 1: „Cererea de brevet de invenţie, redactată în limba română, trebuie să cuprindă: a) solicitarea acordării unui brevet; b) datele de identificare a solicitantului; c) o descriere a invenţiei; d) una sau mai multe revendicări; e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.48 (2) Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului şi va fi însoţită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului. (3) Documentul prevăzut la alin. (2) va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.”

48 Desigur, si semnatura.

20

Trebuie sa fie o singura inventie, unitara sau, Conform art. 19 alin. 1, "un grup de inventii astfel legate incit sa formeze un singur concept inventiv general". Pentru mai multe inventii, in alte conditii, trebuie cereri diferite. Conform art. 19 alin. 2, cererea poate fi divizata, de catre inventator sau succesorul sau in drepturi, din proprie intiativa sau la cerea OSIM - pe tot parcursul procedurii, dar nu mai tirziu de luarea unei hot. c.p.l. brevet. I.1.D. DOCUMENTATIA NECESARA BREVETARII Art, 14 alin. 1 din Regulament („Părţile componente ale cererii de brevet de invenţie”): „În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) din lege, cererea de brevet de invenţie cuprinde un formular de solicitare a acordării unui brevet de invenţie însoţit de o descriere a invenţiei, una sau mai multe revendicări şi, după caz, desenele la care se face referire în descriere şi/sau revendicări.” Deci: a) Un rezumat („care serveste in mod exclusiv informarii tehnice”) – art. 14 alin. 7 si 8.; se depune in cel mult 2 luni; b) Descrierea inventiei. Trebuie sa fie o singura inventie, unitara. Conform art. 18 alin. 1, ") Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza." Problema "opacitatii brevetului". Daca inventia se refera la un material biologic reproductibil, care sa nu poata fi descrisa astfel incit inventia sa poata fi reprodusa de catre o pers. de specialitate iar acest material nu este accesibil publicului – document din care sa rezulte ca anterior depozitului, materialul a facut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internationala (art. 18 alin. 2). Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 (la care România a aderat prin Legea nr. 75 din 3 mai 1999 - Monitorul Oficial nr. 210 din 13 mai 1999). c) Revendicarile: precizarea, pe puncte distincte, a elementelor noi ale respectivei inventii. Art. 18 alin. 3: „Revendicările definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie să fie clare, concise şi să fie susţinute de descrierea invenţiei.” In aceste limite se asigura dreptul exclusiv de exploatare. Ce este in descriere, dar nu si in revendicari, nu face ob. protectiei. Vezi, totusi, art. 32 alin. 3 teza a doua: „Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor.” d) Desenele explicative, daca este cazul. - Sunt posibile modificari ulterioare ale descrierii sau desenelor, conform art. 28 alin. 4 lit. b), "Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în următoarele situaţii: […] b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii şi desenelor în concordanţă cu conţinutul revendicărilor admise; „. - Conform art. 15 alin. 7, "Revendicarile si desenele explicative privind inventia pot fi depuse in termen de 2 luni de la inregistrarea cererii de brevet." e) Dovada de plata a taxelor. Uneori, exista scutiri. f) Acestei documentatii, intotdeauna obligatorie, i se pot adauga si alte elemente (art. 14 alin. 2 din Regulament), cerute numai in anumite cazuri: - actul de prioritate exceptionala; - autorizatia privind transmiterea drepturilor de prioritate; - documentul privind desemnarea inventatorilor; - dovada calitatii de succesor al inventatorului; - imputernicirea speciala a pers. ce il reprezinta pe solicitant;

21

- intelegerea coautorilor inventiei c.p.l. imparteala drepturilor ce li se cuvin; - actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de invenţie; - copia contractului de munca, a celui de comanda etc. I.1.E. INREGISTRAREA CERERII SI A DOCUMENTATIEI Se certifica pe cerere ziua, luna si anul primirii ei la OSIM – art. 4 alin. 2 din Regulament. Se face inscrierea in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, care este confidential (art. 15 alin. 6: „Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.”) I.1.F. EFECTELE INREGISTRARII Conform art. 16 alin. 4 si 5: „(4) Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1)49, depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar. (5) Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia.” Conform art. 15 alin. 1, data depozitului national. reglementar este: „Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care au fost înregistrate următoarele: a) o indicaţie explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenţie; b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către OSIM; c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenţiei.” Prin urmare, uneori, data inregistrarii cererii nu este data constituirii depozitului reglementar (vezi art. 15 alin. 2 - 5). Art. 15 alin. 8: „În cazul cererii internaţionale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultă din tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi această dată se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse.” Prin constituirea depozitului reglementar se naste dreptul de prioritate in persoana solicitantului brevetului (vezi art. 17). In acest sens, dreptul de prioritate este posib. jur. a solicitantului brevetului de a opune data depozitului sau reglementar oricarei persoane care, pentru aceeasi inventie, ar face un depozit ulterior ori ar avea o data ulterioara de prioritate recunoscuta. In functie de data prioritatii se apreciaza existenta sau inexistenta noutatii. Ubicuitatea. Prin exceptie, prioritatea se naste mai inainte de data depozitului national reglementar in cazul prioritatilor exceptionale: art. 11 lit. b), art. 20, 21 si 22. a) Prioritatea conventionala sau unionista (art. 20) Conditii cumulative: - solicitantul sa fie o pers. fiz. sau jur. (ori succesorul sau) care a depus, in mod regulamentar, in orice stat membru al Conventiei de la Paris sau al Organizatiei Mondiale a Comertului, o cerere anterioara de brevet de inventie, model de utilitate sau certificat de utilitate;

49 Potrivit art. 16 alin. (1), „Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările şi desenele într-o limbă străină cu condiţia ca, în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naţionale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente şi să fie plătită taxa legală.”

22

- cererea anterioara sa se refere la aceeasi inventie ca si aceea pentru care se depune ulterior o cerere de brevet de inventie in Romania; - de la constituirea acelui prim depozit sa nu fi trecut mai mult de 12 luni. Daca aceste conditii sint indeplinite, data prioritatii va fi data primului depozit(in functie de care se va aprecia existenta ori inexistenta noutatii). b) Prioritatea de expozitie (art. 11 lit. b) – referitor la „divulgare”) Conditii cumulative: - inventia sa fi fost, anterior constituirii depozitului reglementar, expusa intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta conform Conventiei privind expozitiile internationale (Paris, 1928); - de la data introducerii inventiei in expozitie sa nu fi trecut mai mult de 6 luni. Data prioritatii, la care se apreciaza noutatea, nu va fi cea a depozitului reglementar, ci aceea a introducerii inventiei in expozitie. c) Prioritatea interna: art. 21: „(1) Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie, denumit drept de prioritate internă. Dacă a fost revendicat un drept de prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.” Pentru a fi recunoscute, aceste prioritati exceptionale trebuie sa fie invocate deodata cu depunerea cererii de brevet si justificate prin acte de prioritate. Daca nu se invoca la acel moment, exista un termen de pasuire de maximum 2 luni de la data inregistrarii. Iar daca nu se depun actele la acel moment, se pot depune in maximum 3 luni de la data depozitului reglementar Ambele termene sunt de decadere. I.2.Controlul preliminar al conditiilor de forma Este a doua etapa a fazei I. Existenta ei rezulta indirect din art. 27 al Legii si art. 35 alin. 1 al Regulamentului, care permite publicarea cererii nunai daca, intre altele, aceasta indeplineste conditiile art. 14 alin. (1) sau art. 16 alin. 1 din Lege – asadar este necesara verificarea in prealabil a indeplinirii acestor conditii.. Este o verificare "preliminara", asa cum este denumita de Regulament in titlul Sectiunii 1 („Procedura de examinare preliminara” – art. 33 si 34) din capitolul II („Examinarea cererilor de brevet”), intrucat aceste conditii vor mai fi din nou verificate dupa publicarea cererii, astfel cum -indirect - rezulta din art. 26 (care se refera la examinarea propriu-zisa a cererii de brevet). Asadar, dupa depunerea cererii, OSIM procedeaza la o verificare a indeplinirii conditiilor generale de forma expuse pana in prezent. Si anume, de exemplu, daca cererea a fost depusa in suficiente exemplare si in limba romana, daca revendicarile au forma ceruta de lege, daca - invocindu-se prioritati exceptionale - s-au depus actele doveditoare etc. In ipoteza in care se constata lipsuri, se solicita completarea acestora. In acdrul acestei etape, se procedeaza si la clasificarea cererii de brevet conform editiei in vigoare a clasificarii internationale a brevetelor stabilite prin Aranjamentul de la Strasbourg, atribuindu-se indici de clasificare care sa permita identificarea inventiei revendicate si a informatiei suplimentare continute in cererea de brevet (art. 34 din Regulament). I.3. Publicarea cererii de brevetare Avem in vedere art. 23 si 40. Conform art. 40 alin. 1, "Inventia care face obiectul cererii de brevet depusa la OSIM nu poate fi divulgata fara acordul solicitantului, pina la publicarea acesteia, si are

23

caracterul stabilit de legea speciala pana la publicare.” (Sanctiunea este prevazuta in art. 62). Art. 23 alin. 7: „Publicarea cererii se mentioneaza in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala50 si se face in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” Art. 35 alin. 12 din Regulament: „În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (7) din lege, publicarea cererii de brevet de invenţie se face prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicărilor şi, dacă este cazul, desenelor, a cererii de la data de depozit, iar data publicării este data apariţiei BOPI în care a fost menţionată publicarea cererii.” Potrivit art. 23 alin. (1), publicarea se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative: a) nu este vorba despre o inventie dintre cele reglementate de art. 40 alin. 2 (secrete); b) a expirat un termen de 18 luni calculat de la data depozitului national reglementar sau a prioritatii invocate si recunoscute; termenul este prevazut pentru ca, eventual, in acest interval, solicitantul insusi sa auto-verifice daca solutia sa este realmente o inventie brevetabila, daca exista anterioritati ori daca nu cumva brevetarea este pur si simplu nerentabila; uneori, el renunta, ceea ce degreveaza OSIM, in favoarea concentrarii activitatii sale asupra inventiilor importante. Dar, conform art. 23 alin. 3, „La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi”51 (cu plata unei taxe suplimentare). c) cu o luna mai inainte de expirarea termenului de 18 luni „nu a fost luată o hotărâre de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau aceasta nu a fost declarată ca fiind considerată retrasă, prevederilor art. 28 din lege” (art. 35 alin. 1 din Regulament). d) s-au platit taxele aplicabile, conform art. 43 alin. 1. Daca aceste conditii cumulative sunt indeplinite, cererea se publica in BOPI.

I.4. Publicarea raportului de documentare In cadrul procedurii obisnuite, de drept comun (neaccelerate), aceasta operatiune

nu se aplica inventiilor prevazute de art. 40 alin. (2) (secrete). Conform art. 24 alin. (1), „La cererea solicitantului, OSIM întocmeşte un raport

de documentare însoţit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea şi publică raportul de documentare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” Publicarea52 raportului de documentare se face (i) deodata cu publicarea cererii de brevetare (art. 40 alin. 6 din Regulament) sau (ii) (chiar) ulterior (art. 24 alin. 2 din Lege).

Raportul de documentare (care constituie un serviciu facultativ pentru solicitant, prestat de OSIM numai daca solicitantul de brevet depune o cerere si plateste o taxa speciala in acest scop) „[…] furnizează atât solicitantului cererii de brevet de invenţie,

50 Prescurtarea uzuala este “BOPI”. 51 Potrivit art. 35 alin. (11) din Regulament, “Publicarea cererii de brevet de invenţie în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din lege se face nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale ori, dacă o prioritate convenţională a fost recunoscută, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data priorităţii revendicate.” 52 Aceasta publicare “[…] se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, la data publicarii in BOPI a mentiunii intocmirii acestuia.”

24

cât şi terţilor, după publicarea sa, informaţii privitoare la stadiul tehnicii relevant faţă de invenţia din revendicările cererii” (art. 40 alin. 1 din Regulament).

Primind o asemenea cerere, OSIM poate totusi sa notifice solicitantului ca raportul de documentare nu poate fi intocmit (returnand si taxa platita), de exemplu in situatia stabilita de art. 40 alin. (10) lit. c) din Regulament: „invenţia care face obiectul cererii de brevet de invenţie se încadrează în prevederile art. 9 sau ale art. 8 alin. (1) din lege ori nu respectă prevederile art. 18 sau ale art. 7 alin. (2) din lege;”. Asadar, cu ocazia intocmirii raportului de documentare, OSIM procedeaza deja la examinarea conditiilor de fond ale obiectului protectiei stabilite prin art. 8 alin. (1) si art. 9.

II. FAZA EXAMINARII CONDITIILOR DE FORMA SI DE FOND A II-a faza se declanseaza (in procedura obisnuita, de drept comun - neaccelerata) daca s-a realizat deja publicarea cererii de brevet.53 Prin exceptie, ea se mai declanseaza si fara publicarea cererii in cazul inventiilor din domeniul apararii sau a sigurantei nationale (art. 40 alin. 2). Tot astfel, in ipoteza in care solicitantul opteaza explicit inca de la momentul constituirii depozitului reglementar pentru procedura exceptionala accelerata (conform tezei I a art. 25 alin. 1), rezulta in mod implicit (dar extrem de confuz) din cuprinsul art. 23 alin. (4) ca OSIM poate proceda la examinarea conditiilor de fond si de forma fara ca mai inainte sa fi fost publicata cererea de brevet (care va fi totusi publicata, dar mai tarziu, si anume „[…] impreuna cu [publicarea] mentiunii privind hotararea de acordare”). In procedura obisnuita, de drept comun (neaccelerata), depunerea cererii pentru declansarea examinarii de fond a cererii de brevet trebuie sa se faca nu mai tarziu de 30 luni (doi ani si jumatate) calculate de la data depozitului national (art. 25 alin. 1 teza a doua). Pentru inventiile secrete de stat (art. 40 alin. 2), examinarea de fond poate fi solicitata inca de la data depozitului (sau in termen de 3 luni de la declasificare – „dar nu mai tarziu de 30 de luni inainte de expirarea duratei brevetului, prevazuta la art. 31”, care este de 20 ani). Cererea pentru care nu s-a solicitat examinarea inauntrul acestor termene se considera abandonata, respingandu-se cu aceasta motivare (art. 28 alin. 2 lit. h). (Se mai poate introduce ulterior o alta cerere, care insa va avea o noua data de prioritate). In toate cazurile, examinarea de fond nu poate sa inceapa decat dupa achitarea taxei corespunzatoare (art. 42 alin. 1 din Regulament). Potrivit art. 43 alin. (1) din Regulament, „OSIM efectueaza examinarea de fond a cererilor, in ordinea datei de depozit, din fiecare domeniu de specialitate, sub conditia platii taxei de examinare.” Faza a II-a cupride 2 aspecte: 1. Examinarea conditiilor de forma; 2. Examinarea conditiilor de fond (ale obiectului si subiectelor) . Criticabil, ele sunt reglementate „amestecat” in cadrul art. 27 si 28.

II.1Examinarea conditiilor de forma Nerespectarea acestora poate sa conduca uneori la (i) purtarea unei corespondente cu solicitantul in vederea complinirii deficientelor (art. 27), alteori la (ii) declararea cererilor de brevet „ca fiind considerate retrase” (art. 28 alin. 4) si alteori chiar la (iii) respingerea cererii de brevet (art. 28 alin. 2 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) si lit. h)).

II.2. Examinarea conditiilor de fond Nerespectarea acestora conduce la respingerea cererii de brevet: art. 28 alin. 2 lit. b) (obiectul protectiei), precum si lit. f) si lit. g) (subiectele protectiei).

53 Publicare efectuata fie dupa expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului, fie – la cererea expresa a solicitantului - inauntrul unui termen mai scurt.

25

Cea mai importanta (si dificila) operatiune in cadrul examinarii de fond este aceea a cercetarii noutatii absolute in timp si spatiu, prin raportarea inventiei la „stadiul tehnicii” (art. 10 alin. 1). Potrivit art. 10 alin. 2 si 3, „(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. (3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fază naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.” Noutatea se cerceteaza in functie de data prioritatii de depozit (art. 10 alin. 2) ori de data prioritatii exceptionale. Daca noutatea este viciata, inventia este nebrevetabila. Viciile noutatii inventiei sunt faptele sau actele juridice distructive de noutate, alcatuind anterioritatile „lato sensu”. Pentru ca o anterioritate sa existe, aceasta trebuie sa fie: certa in ceea ce priveste data ei; suficienta, in intelesul de a putea duce la realizarea inventiei; omogena, compacta si totala, iar nu divizata in mai multe anterioritati, ceea ce ar face necesar un efort creator de reunire; publica, deci accesibila publicului. In doctrina, anterioritatile se clasifica in 2 categorii: anterioritatile propriu-zise si anterioritatile in sens larg (publicitatea). a) Anterioritatile propriu-zise: Brevetarea anterioara a aceleiasi inventii, in tara sau in strainatate. Brevet = include si orice alt titlu juridic cu functie echivalenta, indiferent de denumire (de exemplu, certificatul de autor al inventiei, certificatul aditional, brevetul de importatiune, brevetul european etc.). Depistarea acestor anterioritati este foarte dificila (deoarece exista sute de milioane de brevete in intreaga lume). Se foloseste un sistem de clasificare internationala brevetelor (CIB), stabilit prin Aranjamentul de la Strasbourg din 1971. b) Anterioritatile in sens larg (publicitatea): Cazurile de „publicitate” care viciaza noutatea unei inventii pot fi multiple.54 Potrivit art. 38 alin. (2) si (5)-(9): „(2) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, cunoştinţe accesibile publicului înseamnă informaţiile la care publicul are acces, oriunde în lume, prin: a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informaţionale a unor documente de brevet ori a altor informaţii; b) descrierea orală de informaţii care nu au fost supuse niciunei restricţii de confidenţialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informaţii. […] (5) Accesibil publicului în sensul prevederilor alin. (2) înseamnă şi faptul că documentul cuprinzând informaţiile sau prezentarea publică a acestora pe cale orală se află într-o bibliotecă publică cu acces neîngrădit. (6) Prin public, în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, se înţelege una sau mai multe persoane neconstrânse la confidenţialitate şi care ar putea difuza informaţii; publicul poate fi orice persoană şi nu neapărat o persoană de specialitate. (7) Descrierea orală, în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, poate consta într-o prezentare la o conferinţă, în emisiuni de radiodifuziune, în înregistrări pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.

54 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, op.cit, p. 92-94.

26

(8) Informaţiile sunt considerate că au devenit accesibile publicului prin folosire, în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege, dacă la data relevantă orice persoană putea intra în posesia acestora prin expunere sau folosire. Dacă o persoană vinde unui terţ un obiect fără niciun fel de îngrădiri, restricţii sau obligaţii privind confidenţialitatea, atunci obiectul este considerat că a fost făcut accesibil publicului. (9) Cunoştinţele care au devenit accesibile publicului pe cale orală, prin folosire sau în orice alt mod, sunt considerate ca făcând parte din stadiul tehnicii numai dacă sunt confirmate printr-un document care să le conţină şi care să demonstreze data la care au devenit accesibile publicului şi care reprezintă data relevantă a documentului.” Nu constituie anterioritate "divulgarea” produsa in conditiile art. 11 alin. (2), care este o „divulgare neopozabila a inventiei” (art. 46 din Regulament). O prima forma o constituie divulgarea care constituie un abuz, conform art. 11 alin. (1) lit. a): „În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a: a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;”.55 Cea de-a doua forma de „divulgare neopozabila a inventiei” o constituie ipoteza prioritatii exceptionale de expozitie (art. 11 alin. 1 lit. b) si alin. 2). III. FAZA ACORDARII BREVETULUI SAU A NEACORDARII BREVETULUI Este ultima faza a procedurii de brevetare. In aceasta faza, sunt posibile 2 categorii de decizii, care se exclud reciproc: III.1. Acordarea brevetului; III.2. Neacordarea brevetului.

Oricare dintre aceste decizii se ia, conform art. 28 alin. 1, de catre OSIM prin „[…] Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet.” Aceste hotarari se motiveaza, se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet depuse si se comunica solicitantului (29 alin. 5).

Potrivit art. 29 alin. 1, „OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotărârilor sale, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege, până la comunicarea acestora.”

Conform art. 29 alin. 6, mentiunea hotararii de acordare a cererii de brevet sau de respingere a acesteia se publica in BOPI in cel mult o luna (termen de recomandare) de la data la care a expirat termenul pentru depunerea contestatiei prevazute de art. 51 alin. 1. Nu se publica mentiunea acordarii brevetului pentru inventiile prevazute de art.

55 Potrivit art. 46 alin. (1) si (2) din Regulament, “(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din lege, constituie abuz evident împotriva persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din lege divulgarea invenţiei de către un terţ: a) care a sustras invenţia de la oricare dintre aceste persoane; sau b) căruia inventatorul i-a comunicat-o sub condiţia ca acesta să nu o facă publică. (2) Abuzul, în înţelesul prevederilor alin. (1), trebuie să fie cu intenţie şi poate fi invocat de solicitant, chiar dacă abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci s-a produs în raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale asupra invenţiei sau în raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.”

27

40 alin. 2 (decat in cazul declasificarii ulterioare a acestora din statutul de secret de stat – alin. 10 al art. 29). Potrivit art. 29 alin. 11 si 12, procedura de examinare poate fi suspendata:

- in cazul decesului solicitantului persoana fizica sau a dizolvarii persanei solicitante, pan la comunicarea la OSIM a succesorului in drepturi;

- in cazul in care se instituie proceduri judiciare in privinta dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, pana cand hotararea judecatoreasca devine definitiva si irevocabila.

III.1. ACORDAREA BREVETULUI Hotararea de acordare a brevetului se ia de comisia de examinare pe baza unui "raport de examinare" intocmit de catre examinatorul care instrumenteaza dosarul cererii (art. 50 alin. 1 din Regulament). Hotararea „are efect” incepand cu data publicarii mentiunii sale in BOPI. Pe baza hotararii de acordare, directorul general al OSIM elibereaza brevetul de inventie (art. 30 alin. 1), care va purta data publicarii in BOPI a mentiunii hotararii de acordare. Brevetele se inscriu in Registrul national al brevetelor de inventie. Conform art. 38 alin. 2, "In cazul in care titularul este altul decit inventatorul, acestuia din urma i se elibereaza un duplicat al brevetului de inventie."

III.2. NEACORDAREA BREVETULUI Se poate produce prin respingerea sau prin retragerea cererii. a) RESPINGEREA CERERII Hotararea de respingere se ia pe baza aceluiasi "raport de examinare", in situatiile enumerate de art. 28 alin. 2 intr-o ordine ale carei criterii sunt confuze. a.i) Respingerea cererii (conform art. art. 28 alin. 2 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) si lit. h)) pentru neindeplinirea unora dintre conditiile de forma, dupa expirarea diverselor termene acordate de OSIM pentru eventuala complinire a lipsurilor in lumina prevederilor art. 27: - expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererea de brevet fost declarata - potrivit art. 28 alin. 4 lit. b) – „ca fiind considerata retrasa” deoarece „solicitantul nu a dat curs notificarilor OSIM, in termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrieii si desenelor in concordanta cu continutul revendicarilor admise”;56 - neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 alin. (1) si alin. (4) (acesta din urma cu trimitere la art. 14 alin. 1) pentru constituirea depozitului reglementar;57 - neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 39 alin. 2 pentru reprezentarea obligatorie prin mandatar a persoanelor care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei;58 - neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 18 pentru dezvaluirea inventiei in cererea de brevet;59 - nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetului in termenele prevazute la art. 25;60 - in cadrul activitatilor desfasurate de OSIM conform Tratatului de cooperare in materie de brevete de inventie (PCT) din anul 1970 pentru acordarea protectiei juridice pe cale internationala, „termenul de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international a fost depasit.”61

56 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. h). 57 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. a). 58 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. a). 59 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. c). 60 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. h). 61 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. d).

28

a.ii) Respingerea cererii (conform art. 28 alin. 2 lit. b) pentru neindeplinirea conditiilor de fond ale obiectului protectiei, astfel cum acestea sunt reglementate prin art. 7-13;62 a.iii) Respingerea cererii (conform art. 28 alin. 2 lit. f) si g) pentru neindeplinirea conditiilor de fond ale subiectelor protectiei - solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada, în cadrul termenului prevăzut la art. 29 alin. (2),63 că este îndreptăţit la acordarea brevetului;64 - s-a solicitat respingerea cererii de brevet de invenţie, potrivit art. 66 alin. (2) lit. c)65.66

b) RETRAGEREA CERERII Constituie un act unilateral de vointa, irevocabil (decat pentru vicii de vointa). Conform art. 29 alin. 3, „OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inventie daca solicitantul cere retragerea in scris, in mod expres.” Probleme: b.1. In cazul inventiei de serviciu stricto sensu ori al inventiei de comanda, este „solicitantul” indreptatit sa retraga cererea de brevet? Este nevoie de acordul inventatorului in acest sens ? Legea tace. SE VA DISCUTA LA SEMINAR. b.2. In cazul inventiei de serviciu lato sensu (art. 5 alin. 1 lit. b), este „solicitantul” indreptatit sa retraga cererea? Este nevoie de acordul unitatii in cazul retragerii cererii de catre inventator ? SE VA DISCUTA LA SEMINAR. b.3. In ce conditii se poate retrage o cerere in cazul inventiilor prevazute de art. 40 alin. (2) (secrete)? SE VA DISCUTA LA SEMINAR. B. PROCEDURA EXCEPTIONALA ACCELERATA

62 Observam ca, in mod criticabil, nerespectarea prevederilor art. 11 (referitoare la divulgarea inventiei) nu sunt enumerate de art. 28 alin. (2) lit. b) ca premiza pentru respingerea cererii de brevet. Cu toate acestea, trebuie sa se considere ca si incalcarea acestor prevederi conduce la o asemenea solutie, deoarece art. 11 reglementeaza, ca si art. 10, continutul conceptului de “noutate”. 63 Potrivit art. 29 alin. (2), “Dacă OSIM constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptăţită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă potrivit alin. (1) şi cererea de brevet se respinge.” 64 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. g). 65 Conform art. 66 alin. (2), “Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi: a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie; b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea iniţială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri; c) să solicite respingerea cererii.” 66 Situatie prevazuta de art. 29 alin. (2) lit. f).

29

Existenta acestei proceduri (care este alternativa la procedura obisnuita, de drept comun – neaccelerata) este reglementata prin texte neclare. In principiu, si in cadrul acestei proceduri exceptionale exista aceleasi trei mari faze, dar exista unele deosebiri in cadrul unora dintre etape. Asadar, cu exceptia celor ce urmeaza, se aplica in intregime regulile anterioare de la procedura de drept comun. In ipoteza in care solicitantul opteaza explicit inca de la momentul constituirii depozitului reglementar pentru a se trece la examinarea cererii de brevet prin raportare la toate conditiile de brevetare (conform tezei I a art. 25 alin. 1)67, rezulta in mod implicit (dar extrem de confuz) din cuprinsul68 art. 23 alin. (4) ca OSIM poate proceda la aceasta examinare a conditiilor de fond si de forma fara ca mai inainte sa fi fost publicata cererea de brevet (care va fi totusi publicata, dar mai tarziu, si anume „[…] impreuna cu [publicarea] mentiunii privind hotararea de acordare”).69 Aceasta procedura accelerata va fi folosita de catre solicitantii care considera ca detin o pozitie foarte solida, neexistand riscuri de aparitie a unor opozitii ale tertilor dupa publicarea cererii si nici riscul nerentabilitatii inventiei. Subliniem ca recurgerea la procedura exceptionala accelerata nu trebuie confundata cu situatia in care solicitantul decide, intemeindu-se pe art. 23 alin. (3),70 sa se realizezepublicarea cererii de brevet mai inainte de expirarea unui termen de 18 luni calculat de la data depozitului reglementar (sau de la data prioritatii recunoscute); aceasta decizie, desi desigur ca asigura premiza unei scurtari a intervalului pana la care OSIM va lua o hotarare de acordare sau de neacordare a brevetului, nu transforma totusi procedura de brevetare intr-o procedura accelerata. Intr-adevar, ceea ce este specific acestei din urma varietati de procedura este realizarea examinarii (de forma si de fond) mai inainte de publicarea cererii de brevetare. In rest, sunt aplicabile toate celelalte reguli expuse cu privire la procedura obisnuita, de drept comun. REGLEMENTARI INTERNE PRIVIND BREVETAREA IN STRAINATATE

67 Potrivit art. 25 alin. (1), „Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.” 68 Potrivit art. 23 alin.(4), „În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. (1), cererea de brevet de invenţie este publicată împreună cu menţiunea privind hotărârea de acordare.” 69 Conform art. 42 alin. (1) – (3) din Regulament: “(1) Procedura de examinare de fond a cererilor de brevet începe numai după achitarea taxei corespunzătoare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege. (2) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie poate fi plătită în cuantumul legal, fără a se depăşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinării, solicitare care poate fi făcută până în luna a 30-a de la data de depozit. (3) Dacă taxa prevăzută la alin. (2) a fost plătită, examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie va fi efectuată numai dacă a fost plătită şi taxa de publicare a cererii; […]..” 70 Conform art. 23 alin. (3), “La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.”

30

Pentru brevetarea in strainatate, trebuie sa se tina seama nu numai de legea nationala a statului in care se doreste sa fie realizata brevetarea ori de conventiile internationale la care Romania este parte, ci si de unele reglementari speciale interne. Astfel, potrivit art. 41 alin. (10 – (4): "(1) Brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM. (2) În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informaţiile au fost declasificate potrivit art. 40 alin. (3). (3) În vederea brevetării în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii. (4) Brevetarea în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa OSIM de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi.” Subliniem ca subiectii acestei obligatii sunt numai aceia (persoane fizice sau juridice romane ori straine) care ar avea drepturi cu privire la "inventii create de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei". De exemplu, textul se aplica nu numai in situatia in care solicitantul este persoana fizica romana, ci si atunci cand, pentru o inventie creata de un cetatean roman pe teritoriul Romaniei, brevetul s-ar cuveni unei persoane juridice – in ambele cazuri daca este indeplinita conditia ca inventia sa fi fost creata de persoane fizice romane pe teritoriul Romaniei. Pe de alta parte, textul nu se aplica: - atunci cand inventia a fost creata, chiar pe teritoriul Romaniei, de o persoana fizica straina sau de un apatrid; - atunci cand inventia a fost creata in straintate, chiar de catre un cetatean roman; - atunci cand inventia a fost creata in strainatate de un strain sau un apatrid. In aplicarea alin. (3) al art. 45, au fost emise Normele O.S.I.M. nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti (Monitorul Oficial nr. 67 din 18 februarie 1999) (modificate şi completate prin Normele O.S.I.M. nr. 318 din 4 ianuarie 2000, publicate în Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000). Potrivit acestui act normativ, in esenta, OSIM poate aloca in acest scop o parte din veniturile incasate din taxa de extindere perceputa in conformitate cu prevederile O.G. nr. 32/1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor. in conformitate cu BREVETAREA INVENTIEI. TITLUL DE PROTECTIE In dreptul nostru, brevetul este principalul titlu de protectie juridica a inventiei pe teritoriul Romaniei.71 Pentru anumite situatii speciale, protectia juridica se poate intemeia si pe: a) certificatul de protectie provizorie, eliberat conform Legii nr. 93/1998 privind protectia provizorie a brevetelor de inventie;72

71 Este inclusa aici si situatia in care protectia juridical pe teritoriul Romaniei este obtinuta pe cale internationala, prin aplicarea prevederilor Tratatului de cooperare în materie de brevete de invenţie de la Washington din 19 iunie 1970 (ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979). 72 A se vedea si Normele O.S.I.M. nr. 211 din 7 septembrie 1998 de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (Monitorul Oficial nr. 358 din 22 septembrie 1998).

31

b) certificatul suplimentar de protectie, pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate, in conditiile art. 31 alin. (3), text care trimite la Regulamentul (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi la Regulamentul (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice; c) brevetul european, eliberat in baza Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi a Actului de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (la care România a aderat prin Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002 – Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002). In legatura cu brevetul, urmatoarele probleme vor fi analizate: I. Notiunea de brevet de inventie; II. Natura juridica a brevetului de inventie; III. Perioada de valabilitate a brevetului de inventie. I. NOTIUNEA DE BREVET DE INVENTIE Brevetul de inventie este acel titlu juridic, eliberat de catre stat73 prin organul sau de specialitate, prin care se asigura titularului sau dreptul de exploatare exclusiva a inventiei, astfel cum rezulta din art. 1. Brevetul da nastere dreptului de proprietate industriala asupra inventiei Credem ca acesta este singurul drept ce constituie un efect juridic direct si specific al brevetului. Este adevarat ca art. 45 alin. (1), reglementand transmiterea drepturilor, vorbeste despre "drepturile ce decurg din brevetul de inventie", dar apreciem ca aceasta exprimare se refera la prerogativele ce compun dreptul de proprietate industriala asupra inventiei. Celelalte drepturi ale titularului de brevet (de prioritate, de despagubiri etc.) se nasc ca urmare a unor alte fapte juridice (de exemplu: dreptul la despagubiri - ca urmare a incalacarii dreptul de exploatare exclusiva; dreptul la asistenta tehnica - in temeiul contractului, incheiat pe baza dreptului unitatii de a cere aceasta asistenta; dreptul de prioritate - ca urmare a constituirii depozitului reglementar sau a indeplinirii faptelor prevazute de lege pentru recunoasterea prioritatilor exceptionale). Nu ne alaturam parerii74 ca brevetul are si efecte cu caracter personal.-nepatrimonial. Titularului brevetului, in aceasta singura calitate, atunci cand este unitate, legea nu ii recunoaste asemenea drepturi, iar atunci cand este chiar inventatorul, drepturile personal-nepatrimoniale tin nu de calitatea de titular de brevet, ci de aceea de autor, in aceasta singura caliate, al inventiei. Dreptul la calitatea de inventator exista mai inainte si independent de brevetare, pentru ca, de exemplu, art. 54 alin. (1) lit. e) indrituieste persoana sa ceara anularea unui brevet (al carui titular nu este) in virtutea calitatii sale de inventator, preexistenta brevetului. II. NATURA JURIDICA A BREVETULUI DE INVENTIE Controverse. Astazi, totusi, exista unanimitate in dreptul nostru asupra faptului ca brevetul este un act juridic administrativ unilateral.75 Brevetul, fiind emis de catre OSIM, exprima 73 Aceasta este regula. Prin exceptie, unele conventii internationale prevad eliberarea brevetului de catre un organism international (bunaoara, brevetul european se elibereaza de catre Oficiul European de Brevetare - O.E.B.). 74 A se vedea:I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 178; St. Cărpenaru, Drept civil. Dreptul de inventator, ed. a II-a, Bucureşti, 1976, p. 178. 75 Totusi, in doctrina straina continua sa existe si alte teorii. De exemplu, in dreptul american se vorbeste (vezi A. Miller, M. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright, West Publishing Company, St.Paul, 1990, p. 14-18) despre "teoria contractului" si, respectiv, "teoria drepturilor naturale".

32

manifestarea de vointaa acestui organ al administratiei publice si produce efectele pe care legea le stabileste, vointa solicitantului brevetului neavand rolul de a declansa procedura prescrisa de lege. Doctrina ramane insa divergenta in calificarea brevetului ca act declarativ (Scondacescu, Longhin; A. Tataru, P. Teodorescu; Y. Eminescu, "Dreptul..."; St. Carpenaru; I. Macovei; P. Roubier) ori constitutiv de drepturi (I. Camenita; Y. Eminescu, vol. I; Gh.Iliescu). Apreciem ca brevetul este un act constitutiv, iar nu declarativ. Nu credem ca brevetul doar recunoaste un drept de exploatare exclusiva preexistent emiterii brevetului, ci ca din brevet se naste acest drept, care - prin vointa legii, pe baza unei fictiuni a acesteia - retroactiveaza pana la momentul constituirii depozitului reglementar. Pentru opinia pe care nu o impartasim, s-a folosit ca argument, sub Legea nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile, imprejurarea (reluata in dispozitiile actuale ale art. 34 alin. (1) lit. b) ca legea instituie un drept de folosire personala anterioara pentru acela care, mai inainte de brevetarea inventiei de catre o alta persoana, a folosit-o independent si cu buna-credinta. Argumentul nu este convingator, pentru ca: - mentionata folosinta, cata vreme este anterioara brevetarii, apare mai degraba ca o situatie de fapt decat ca un drept; - chiar daca am accepta existenta unui drept pentru aceasta perioada anterioara, acesta nu este insa dreptul de proprietate industriala ce se naste din brevet, ci un drept care nu are toate prerogativele acestuia (bunaoara, ii lipseste exclusivitatea). Sub legea astazi invigoare, exista doua noi argumente pentru caracterul constitutiv de dreptului al brevetului. Astfel, conform art. 33: „Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 32.”76 Rezulta de aici ca, prin exceptie, daca sint indeplinite anumite conditii speciale, se recunoaste un drept provizoriu asupra inventiei, mai inainte de eliberarea brevetului. Imprejurarea ca legiuitorul a decis sa reglementeze, prin art. 33, acest drept demonstreaza tocmai ca, mai inaintea eliberarii brevetului, nu exista dreptul de exploatare exclusiva si tocmai de aceea a fost necesar sa se intervina prin art. 33. Mai mult decat atat, conform art. 59 alin (4), "Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.” Amanarea executarii titlului pentru dupa momentul acordarii brevetului demonstreaza ca numai la acest moment se naste dreptul de proprietate industriala. Asadar, in concluzie, brevetul de inventie este un act juridic unilateral administrativ, constitutiv de drepturi. Numai intr-un sens foarte restrans si specific, s-ar putea vorbi - eventual - despre caracterul declarativ al brevetului, intrucat efectele sale retroactiveaza de la data acordarii si pana la aceea a constituirii depozitului reglementar. III. PERIOADA DE VALABILITATE A BREVETULUI Brevetul este temporar. Caracterul temporar al brevetului constituie un factor de asigurare a progresului. Potrivit art. 31 alin. (1)”, Durata brevetului de inventie este de 20 ani, cu incepere de la data de depozit.”77

76 Conform art. 32 alin. (1): “Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată.” 77 Conceptul juridic de “inventie de perfectionare”, pentru care se acorda un “brevet de perfectionare”

33

Data de la care curge termenul de valabilitate este data depozitului reglementar, chiar daca s-au invocat prioritati exceptionale (anterioare). De aceea, intrucat brevetul este socotit ca exista valabil de la momentul depozitului, indiferent de data eliberarii sale, dar sub conditia acestei eliberari, titularul de brevet poate opune, din clipa acordarii brevetului, exclusivitatea de exploatare a inventiei sale chiar si acelor persoane ce au folosit inventia respectiva in intervalul scurs intre data depozitului si aceea a acordarii brevetului. Bineinteles, in cazul reglementat prin art. 33, invocarea se poate face si mai inaintea acordarii brevetului, dar - conform art. 59 alin. (4) - titlul pentru plata despagubirilor va fi executoriu numai dupa eliberarea brevetului. Durata legala de valabilitate a brevetul poate fi insa scurtata in urmatoarele imprejurari: - prin renuntarea titularului la brevet; - prin decaderea sa din drept pentru neplata taxelor anuale de mentinere in vigoare (anuitatil). La incetarea valabilitatii brevetului, indiferent de cauza (expirarea termenului, renuntare, decadere), inventia cade in domeniul public.

TITLUL AL III-LEA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA

PARTEA I DREPTURILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA

TITLUL AL III-LEA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA

PARTEA I DREPTURILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA

CAPITOLUL I CONCEPT ŞI ENUMERARE

1. Concept. Crearea şi utilizarea invenţiei determină naşterea, între diverse persoane (fizice sau juridice), a unor relaţii, aşadar apariţia unor relaţii sociale, a căror reglementare juridică le transformă în raporturi juridice. În cadrul acestor raporturi juridice, există drepturi şi obligaţii aparţinând persoanelor implicate. Dintre aceste drepturi, unele sunt generate de însăşi crearea invenţiei, altele presupun brevetarea acesteia, altele apar ca urmare a exploatării invenţiei brevetate etc. De aceea, considerăm că formula "drepturi născute în legătură cu invenţia"78 este cea mai potrivită spre a acoperi această întreagă diversitate de situaţii. 2. Enumerarea categoriilor. Din analiza Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, rezultă că drepturile care se nasc în legătură cu invenţia se pot clasifica în trei categorii: drepturile titularului de brevet; drepturile inventatorului care nu este titular al brevetului; drepturile unităţii care nu este titular de brevet.79 După o analiză mai adâncă, am renunţat80 la a considera existenţa - distinctă - a categoriei drepturilor inventatorului în această singură calitate, de autor al invenţiei, pe care am enunţat-o (“complementar”) a fost inlaturat din Legea nr. 64/1991 cu ocazia modificarii acesteia prin Legea nr. 203/2002. Conform art. 33 din forma initiala a Legii nr. 64/1991, “Pentru inventia care perfectioneaza o alta inventie protejata printr-un brevet si care nu poate fi aplicata fara cea brevetata anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitata la aceea a brevetului acotrdat pentru inventia pe care o perfectionaeaza, fara a putea fi mai scurta de 10 ani.”

78 Pentru utilizarea acestei expresii, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 113 şi urm. 79 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Legea, p. 40. 80 Idem.

34

într-o lucrare anterioară.81 Raţiunea majoră a acestei din urmă poziţii are în vedere împrejurarea că nu se poate vorbi despre drepturi ale inventatorului mai înainte de brevetarea invenţiei, adică mai înainte de recunoaşterea de către stat, prin organele sale de specialitate, a caracterului brevetabil al unei creaţii tehnologice; sau, cu alte cuvinte, că nu se poate vorbi despre "inventator" (şi, consecvent, nici despre drepturile acestuia) mai înainte de a se stabili natura de "invenţie" a creaţiei.82 3. Categorii de drepturi ale titularului de brevet. Enumerare. Titularul de brevet - fie că este vorba despre autorul invenţiei, fie că este vorba despre o unitate (astfel cum Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie denumeşte persoanele juridice) se bucură de următoarele drepturi subiective: dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei; dreptul la despăgubiri materiale, în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială; dreptul de prioritate. Atunci când titular al brevetului este o unitate, acest titular are unele drepturi specifice: dreptul la asistenţă tehnică din partea inventatorului şi dreptul de a fi informată asupra creării şi a stadiului realizării invenţiei, precum şi de a pretinde inventatorului abţinerea de la divulgare. 4. Drepturile inventatorului care nu este titular al brevetului. Enumerare. În ipoteza în care brevetul este acordat unităţii, iar nu inventatorului, acesta din urmă beneficiază de alte categorii de drepturi. Astfel, el are drepturile patrimoniale stabilite prin contractul încheiat cu solicitantul sau cu titularul de brevet. De asemenea, el are dreptul de a fi recompensat, potrivit contractului, pentru asistenţa tehnică acordată titularului de brevet. Alte drepturi recunoscute inventatorului care nu este şi titular al brevetului sunt: dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de invenţie; dreptul de a fi informat de către unitatea îndreptăţită la eliberarea brevetului asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M. şi asupra stadiului şi a rezultatelor aplicării invenţiei; dreptul, atunci când este autor al unei invenţii de serviciu ori de comandă, de a pretinde unităţii să fie informat asupra stadiului realizării invenţiei şi de a se abţine de la orice divulgare; dreptul la o compensaţie materială în cazul instituirii caracterului secret pentru invenţia brevetată. Pe lângă aceste drepturi patrimoniale, autorul invenţiei are şi dreptul nepatrimonial la calitatea de autor, precum şi drepturi derivând din această calitate: dreptul de prioritate al inventatorului; dreptul de a da publicităţii invenţia; dreptul inventatorului la nume; dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie juridică. În sfârşit, autorul invenţiei beneficiază şi de unele drepturi stabilite prin norme juridice tranzitorii. 5. Situaţia unităţii care nu este titular al brevetului. În ipoteza în care, pentru invenţia de serviciu lato sensu, brevetul se cuvine inventatorului, unitatea beneficiază de un drept de prioritate referitor la acea invenţie.

CAPITOLUL AL II-LEA DREPTURILE TITULARULUI DE BREVET. DREPTUL SUBIECTIV DE

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI SECŢIUNEA I

NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI

81 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 115-116 şi 160-172, unde, sub imperiul Legii

nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, erau analizate următoarele drepturi ale autorului invenţiei în această singură calitate, de autor al invenţiei: dreptul la calitatea de autor al invenţiei, aşadar la calitatea de inventator; drepturi derivând din această calitate (adică dreptul de prioritate al autorului invenţiei, dreptul de a da publicităţii invenţia, dreptul la nume al inventatorului, dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie - brevetul de invenţie).

82 Sub acest aspect, s-a decis că “Pentru ca o persoană să beneficieze de protecţia conferită de brevetul de invenţie, este necesar să parcurgă procedura de obţinere a brevetului de invenţie, potrivit prevederilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie” (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, decizia nr. 123 din 9 decembrie 1996, publicată în Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară civilă. 1993 – 1998, Editura All Beck, 1999, p. 3 – 4).

35

§1. NOŢIUNEA DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA

INVENŢIEI 1. Importanţa reglementării juridice a proprietăţii industriale asupra invenţiei.

Importanţa, în cadrul unei economii a pieţei libere, a protecţiei juridice prin intermediul sistemului brevetelor de invenţie a fost astfel sintetizată83: - Sistemul brevetelor de invenţie stimulează realizarea de invenţii oferind posibilitatea de recompensare a inventatorului şi a acelora care îl sprijină; această perspectivă încurajează alocarea de eforturi şi de capital privat în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice; - Sistemul brevetelor de invenţie stimulează investiţia de capital adiţional, necesară pentru etapa ulterioară a marketingului şi a aplicării invenţiei; pe de altă parte, titularul brevetului de invenţie dobândeşte, pentru o perioadă limitată de timp, dreptul de a exclude orice altă persoană de la a fabrica, folosi ori comercializa invenţia brevetată; - Prin acordarea protecţiei, sistemul brevetelor de invenţie încurajează dezvăluirea cât mai rapidă a informaţiilor tehnologice, altfel unele dintre acestea putând fi păstrate secrete; - Sistemul brevetelor de invenţie promovează schimbul benefic de produse, servicii şi informaţii tehnologice peste graniţele naţionale prin acordarea protecţiei pentru proprietatea industrială a persoanelor străine.

2. Distincţii. Este necesar a se distinge între cele două înţelesuri ale noţiunii de “drept de proprietate industrială”: proprietatea industrială ca instituţie juridică şi proprietatea industrială ca drept subiectiv. În literatura juridică de specialitate, o asemenea distincţie s-a realizat cu privire la dreptul de proprietate industrială în general (iar nu numai cu privire la dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei). Astfel, s-a arătat că prin instituţia juridică a dreptului de proprietate industrială se înţelege “ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie, precum şi la semnele distinctive ale unei asemenea activităţi.”84 Cât priveşte proprietatea industrială ca drept subiectiv, s-a considerat că – stricto sensu 85 - aceasta este “acea posibilitate, recunoscută de lege titularului acestui drept – persoană fizică sau persoană juridică – de a folosi, în mod exclusiv, o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv al unei asemenea activităţi industriale.”86 Faţă de tema prezentei lucrări, în cele ce urmează se va avea în vedere înţelesul de drept subiectiv de proprietate industrială, şi – mai precis – dreptul subiectiv stricto sensu de proprietate industrială. 3. Definiţia dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei. Prin dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei se înţelege posibilitatea juridică

83 A se vedea Raportul Preşedintelui Comisiei pentru Sistemul de Brevete de Invenţie a Statelor Unite ale Americii (1966), în P. Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines; Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Editura The Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1981, ediţia a doua, p. 15-16.

84 A. Petrescu, Introducere în dreptul de proprietate industrială, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1986, p. 11 – 12. De asemenea, s-a arătat că: "Prin drept de proprietate industrială, în sens obiectiv, se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale ce se nasc ca urmare a realizării, utilizării, transmiterii sau dobândirii unor creaţii ştiinţifice sau tehnice, a unor semne sau a altor elemente distinctive ale produselor, mărfurilor ori serviciilor." (V. Ursa, Drept de proprietate industrială, vol. I, Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 1987, p. 4).

85 În comparaţie, prin drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu se înţelege “acea sumă de drepturi care se nasc în legătură cu un obiect al proprietăţii industriale; incontestabil, printre acestea se găseşte şi dreptul de folosinţă exclusivă a acelui bun, deci şi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, ca drept care dă nota specifică acestui complex de drepturi” (A. Petrescu, op.cit., p. 33).

86 Idem, p. 22.

36

recunoscută titularului de brevet de invenţie de a exploata, în mod exclusiv, invenţia brevetată.87 Conţinutul acestei definiţii rezultă din prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, potrivit cu care titularului brevetului de invenţie i se conferă “un drept exclusiv de exploatare”. Identificarea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei cu dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate este larg împărtăşită în doctrină – chiar şi dacă numai implicit.88 Sub aspect terminologic, expresiile de “drept la brevet” ori “drept de brevet” acoperă, deopotrivă, astfel cum s-a subliniat, noţiunea de drept subiectiv de proprietate industrială, deci pe aceea de drept de exploatare exclusivă asupra invenţiei.89 Adăugăm că aceeaşi precizare trebuie făcută şi în ceea ce priveşte expresiile “dreptul de monopol asupra invenţiei” şi “monopol de exploatare” sau alte variante ale acestora.90 4. Caractere juridice. Analiza regimului juridic al dreptului de exploatare exclusivă asupra invenţiei relevă existenţa următoarelor caractere juridice esenţiale ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei91: drept absolut, opozabil erga omnes; drept patrimonial; drept alienabil; drept temporar; drept - în principiu - teritorial. 4.1. Drept absolut, opozabil erga omnes. Caracterul absolut al dreptului de exploatare exclusivă asupra invenţiei92 permite titularului brevetului ca - în principiu93 - să opună prerogativele sale oricărui subiect de drept; cu alte cuvinte, acestui drept îi corespunde un subiect pasiv general. 4.2. Drept patrimonial.94 Dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei are ca obiect un bun şi, de aceea, are valoare economică. 4.3. Drept alienabil. Dreptul de exploatare exclusivă poate fi transmis, în ansamblul său ori numai cât priveşte anumite prerogative componente. Transmiterea se poate face prin acte inter vivos sau mortis causa. 4.4. Drept temporar. Potrivit art. 32 alin. (1), brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare “pe întreaga sa durată”, iar conform art. 31 alin. (1), „Durata brevetului de invenţie este de 20 de ani […].”. Astfel cum s-a arătat în literatura

87 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială.

Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A.Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1986, p. 118 (cu diferenţa – neesenţială – că, în raport cu conţinutul reglementării în vigoare la acea dată, “dreptul de exploatare a invenţiei” era denumit “drept de folosire a invenţiei”). [În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia.]. Această definiţie a fost preluată ţi în V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Global Lex, 2001, p. 286.

Menţionăm şi definiţia conform căreia "Prin drept de proprietate industrială, în sens subiectiv, se înţelege posibilitatea legală (prerogativa sau suma de prerogative) a unei persoane fizice sau juridice de a-şi exercita şi de a-şi apăra, în anumite condiţii şi în anumite scopuri determinate, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra oricărora dintre valorile ocrotite de către normele juridice care alcătuiesc dreptul de proprietate industrială, considerat în sens obiectiv." (V. Ursa, op.cit., p. 5).

88 A se vedea, de exemplu: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 167 şi urm.; I. Macovei, Protecţia creaţiei intelectuale, Editura Junimea, Iaşi, 1984, p. 112 - 114.

89 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 118 – 119. 90 Pentru critica utilizării acestor expresii, a se vedea vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la

propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 174 şi 235. 91 Idem, p. 119 – 120. 92 În sensul existenţei acestui caracter juridic, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I.

Richter, Brevetele de invenţiune. Comentar teoretic şi practic al Legii asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa română şi străină şi îndrumări tehnice, Bucureşti, 1936, p. 15.

93 Există, totuşi, limite ale exclusivităţii dreptului subiectiv de proprietate industrială (a se vedea infra, Titlul al IV-lea).

94 A se vedea şi J.-M. Mousseron, Traité des brevets. L’obtention des brevets, Editura Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 43.

37

juridică de specialitate, "Limitarea în timp a dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei de către titular prezintă o mare importanţă şi a fost determinată de motive sociale, pentru progresul economic şi tehnico-ştiinţific, cunoscut fiind că după încetarea dreptului exclusiv, folosirea invenţiei este liberă şi gratuită."95

4.5. Drept – în principiu – teritorial. Întrucât, conform art. 1, “Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României […]” (sublinierea noastră, L.M.), rezultă că şi dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate funcţionează numai pentru teritoriul României, adică pentru teritoriul statului care a acordat brevetul de invenţie. Actele de exploatare a invenţiei săvârşite în afara teritoriului statului care a acordat brevetul pot cădea, eventual, sub protecţia juridică a statelor străine unde asemenea acte au fost săvârşite, dacă acea invenţie a fost brevetată şi în acele alte state.

Efectele teritoriale ale brevetelor de invenţie pot fi însă înlăturate ori limitate prin intermediul convenţiilor internaţionale încheiate în domeniul invenţiilor, care pot stabili eliberarea unui singur brevet, dar care conferă protecţie juridică pe teritoriul mai multor state ori care pot reglementa o procedură unică sau simplificată care să conducă la eliberarea de brevete pentru aceeaşi invenţie în mai multe state.96

§1. §2.

NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI

5. Scurt istoric. Astfel cum s-a arătat97, în istoria evoluţiei brevetelor de invenţie se remarcă existenţa a trei perioade importante, astfel:

1. perioada privilegiilor, situată între secolul al XV-lea şi secolul al XVIII-lea, în cursul căreia suveranul acorda monopolul de exploatare doar dacă i se părea oportun, astfel încât conceptul de utilitate şi acela de favoritism deţineau un rol important;

2. perioada brevetelor naţionale (1790 - 1883), în cursul căreia fiecare inventator avea dreptul să solicite obţinerea unui brevet, a cărui acordare depindea exclusiv de factori obiectivi; în această perioadă însă, protecţia invenţiilor naţionale nu era asigurată în străinătate;

3. perioada internaţionalizării brevetelor de invenţie, care a început în anul 1883 şi continuă şi în prezent, perioadă în cursul căreia protecţia invenţiilor în afara ţării de origine s-a dezvoltat în paralel cu comerţul internaţional, fenomen la care au contribuit convenţiile internaţionale sau regionale.

5.1. Scurt istoric. Perioada privilegiilor. Privilegiile au constituit instrumente prin care suveranul putea oferi un drept special unei persoane. Privilegiile confereau categorii de drepturi foarte diferite pentru beneficiarii acestora, dar în special eliberarea de sub regulile breslei, scutirea de taxe, acordarea de pământ, acordarea de împrumuturi fără dobândă, acordarea cetăţeniei sau a unor titluri nobiliare. Raţiunile avute în vedere pentru acordarea acestor privilegii erau, de asemenea, foarte variate. Astfel, privilegiile acordate pentru lucrările referitoare la explorările miniere sunt considerate predecesoare ale privilegiilor industriale. Cele dintâi privilegii acordate pentru descoperirile tehnice nu făceau distincţia între inventator, în sensul modern al termenului şi persoana care doar introducea în ţară o descoperire făcută în străinătate, deoarece interesul suveranului era ca inovaţia să înlocuiască importurile cu o ramură nouă a industriei autohtone. Republica Veneţiană a fost cel dintâi stat care, în 1474, a adoptat o lege prin care se reglementa această formă de privilegiu. Legea stabilea principiile pe care, ulterior, s-a dezvoltat sistemul brevetelor de invenţie, şi anume: importanţa invenţiilor pentru stat, recunoaşterea unor drepturi exclusive ale primului inventator pentru o perioadă limitată de timp, sancţionarea încălcării acestor drepturi.

95 I. Cameniţă, op.cit., p. 168 - 169. 96 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 120 (şi bibliografia acolo citată). 97 Sub acest aspect, ca şi pentru aspectele expuse în cadrul paragrafelor 5.1. - 5.3., a se vedea

Introducere în proprietatea intelectuală, lucrare editată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Intellectual Property Reading Material, ediţia a II-a, Geneva, 1998), traducere de R. Pârvu, L. Oprea, M. Dinescu, M. Mănăstireanu, Editura Rosetti, 2001, p. 29 şi urm.

38

Practica transferului de tehnologie şi a înfiinţării de noi ramuri industriale a început să capete amploare începând cu secolul al XII-lea în Anglia, unde Coroana a acordat privilegii speciale pentru protejarea indivizilor care înfiinţau noi ramuri industriale ce se bazau pe importul de tehnologie. Protecţia a luat forma acordării, în beneficiul celui ce a introdus o nouă tehnologie, a dreptului exclusiv de a o folosi pentru o perioadă de timp suficient de îndelungată spre a o implementa şi spre a-i instrui şi pe alţii să o folosească. Asemenea drepturi temporare erau adeseori acordate prin scrisori deschise ("Letters Patent"), numite astfel pentru că aveau sigiliul aşezat în partea de jos, adică exact invers faţă poziţia acestuia în cazul închiderii scrisorilor prin sigilare. Ele erau, de fapt, o înştiinţare oficială a publicului cu privire la drepturile acordate. Deşi iniţial sistemul a fost conceput pentru încurajarea noilor industrii, cu timpul s-a abuzat de acordarea acestor drepturi, în vederea creşterii veniturilor regale. În urma protestelor Parlamentului, Coroana a promis că acordarea de brevete va face obiectul hotărârilor judecătoreşti emise în baza legii. Astfel, în cadrul unuia dintre cele mai faimoase procese - acela al croitorilor din Ipswich din anul 1615 - judecătorul a decis în felul următor: "Dacă o persoană creează o invenţie şi dezvoltă un nou comerţ în interiorul Regatului, punându-şi astfel în pericol viaţa, consumând din averea sau din lucrurile sale etc., sau dacă o persoană face o nouă descoperire, Regele, prin graţia şi bunăvoinţa sa, poate să îi acorde, ca recompensă pentru muncă şi cheltuielile depuse, un privilegiu prin care, o anumită perioadă de timp, doar acea persoană poate să practice acel negoţ ori comerţ, întrucât la început locuitorii regatului sunt neştiutori şi nu au cunoştinţele şi îndemânarea spre a-l practica. Însă, în momentul când privilegiul expiră, Regele nu va putea acorda un alt privilegiu pentru aceeaşi invenţie." Abuzurile în acordarea drepturilor speciale au continuat (îndeosebi sub domnia Elisabetei I şi a lui Iacob I) până în anul 1628, când a fost adoptată legea intitulată "Statute of Monopolies", care prevedea că toate monopolurile, dispoziţiile şi concedările de drepturi sunt invalide, cu excepţia "oricărei scrisori deschise98 şi a oricărei acordări de privilegii pe termen de cel mult 14 ani ce se vor da de acum înainte primilor şi realilor inventatori pentru unica folosire sau producere în regat a produselor noi, pe care alţii, simultan cu scrisorile deschise acordate şi a drepturilor, nu le vor folosi." Prin jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti din Anglia, sistemul privilegiilor s-a dezvoltat în această ţară către un sistem de acordare bazat exclusiv pe condiţii procedurale, dintre care unele, precum depunerea unui "deviz" detaliat, cerut în 1711, au făcut din acest sistem un precursor al brevetelor de invenţie moderne. Începând cu 1760, numărul brevetelor acordate în Anglia a crescut rapid, ca urmare a revoluţiei industriale. Cu toate acestea, în acele ţări în care revoluţia industrială a început mai târziu, numărul brevetelor de invenţie a rămas modest. În Franţa, neîncrederea generală, exprimată prin piedicile puse în calea libertăţii producţiei şi a comerţului, ca şi rezultatele slabe obţinute în general de către deţinătorii "scrisorilor deschise", l-au determinat pe monarh să decidă (prin "Proclamaţia" din 1762) ca beneficiarii privilegiilor să îşi piardă toate drepturile dacă nu îşi pun invenţia în practică în decurs de un an şi să respingă un mare număr de cereri de privilegii. 5.2. Scurt istoric. Perioada brevetelor naţionale. Aproape în mod simultan, Statele Unite ale Americii (în 1790) şi Franţa (în 1791) au adoptat legi privind brevetele de invenţii ce se bazau pe ideea acordării acestora oricărui inventator, dacă erau îndeplinite anumite condiţii obiective. Extrem de semnificativ este art. 1 al menţionatei legi franceze: "Orice descoperire sau invenţie nouă, în orice domeniu industrial, este proprietatea autorului ei; în consecinţă, legea îi garantează autorului întreaga şi totala posesiune asupra invenţiei sale, în condiţiile şi pentru durata prevăzute de lege." Totuşi, aceste reglementări au conţinut şi norme naţionaliste. Astfel, conform unui amendament din 1793 la legea nord-americană, brevetele se puteau acorda numai cetăţenilor Statelor Unite ale Americii. Iar în Franţa, persoana care introducea procedee provenite dintr-o altă ţară beneficia de un tratament echivalent cu acela de care se bucura inventatorul efectiv; pe de altă parte, un inventator care obţinea un brevet pentru invenţia sa în afara statului francez după ce, anterior, obţinuse brevetul francez, pierdea dreptul de a beneficia de brevetul obţinut în străinătate. Ca urmare a aplicării legii în ţările cucerite de Napoleon, noul sistem s-a extins la începutul secolului al XIX-lea. Deşi monarhiile au continuat principiul privilegiilor, în practică dreptul la

98 "Letter Patent".

39

brevet era recunoscut în toate aceste ţări. Revoluţia industrială extinzându-se în lume, numărul brevetelor de invenţie a cunoscut o adevărată explozie. În paralel, au apărut şi îmbunătăţiri calitative. Astfel, simplii importatori de tehnică nu au mai fost trataţi la fel ca inventatorii, iar acest concept nou a fost dezvoltat şi a condus la re-definirea şi, uneori, la simplificarea formalităţilor. Sistemul înregistrărilor predomina, cu excepţia Statelor Unite ale Americii, unde examinarea individuală s-a introdus în 1836. Deşi, în general, străinii puteau să obţină brevete autohtone, brevetarea unei invenţii în mai multe ţări era destul de rară, pe de o parte deoarece o asemenea necesitate nu apăruse, iar pe de altă parte din cauza complexităţii procedurilor care făceau protecţia multiplă foarte complicată şi cu o eficacitate îndoielnică. Cu toate acestea, existenţa brevetelor a fost resimţită ca o piedică pentru comerţul internaţional. În ţările membre ale Uniunii Vamale a Statelor Germane ("Zollverein"), anterior constituirii imperiului unit din secolul al XIX-lea, titularul unui brevet de invenţie îşi pierdea dreptul de a se opune importului bunurilor protejate prin brevet în locul unde au fost produse în alte state ale Uniunii. Ca urmare a succesului comerţului liber, sistemul brevetelor părea că va fi abandonat odată cu renunţarea la barierele vamale. Totuşi, inventatorii şi asociaţii acestora, adică industriaşii din cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere tehnic, au reacţionat şi au lansat ideea protecţiei internaţionale a invenţiilor. În cadrul expoziţiei Internaţionale de la Viena din 1873, congresul pentru brevete de invenţie a avansat diverse idei cu privire la acest subiect. În acelaşi timp, criza economică a dus la retragerea încrederii în eficienţa comerţului liber, astfel încât tentativele de abolire a brevetelor au fost respinse. În cadrul următoarei Expoziţii internaţionale, desfăşurate la Paris, un congres internaţional a început să schiţeze o soluţie pentru protecţia internaţională a proprietăţii industriale. Organizarea unei conferinţe diplomatice a condus la semnarea, la 20 martie 1883, a convenţiei ce a înfiinţat Uniunii pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 5.3. Scurt istoric. Perioada internaţionalizării. Odată cu semnarea Convenţiei de la Paris, a început perioada internaţionalizării proprietăţii industriale şi, în special, a sistemului de brevetare. Uniunea de la Paris a stabilit cadrul în care s-a realizat progresul ulterior, prin revizuirea periodică a convenţiei transmiţându-se mai uşor şi mai eficient protecţia invenţiilor provenite dintr-o ţară membră a Uniunii în alte ţări. În cadrul Conferinţei Diplomatice de la Stockholm din 1967, s-a încheiat acordul pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale (care a devenit o organizaţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite), fiind prevăzute uniunile pentru proprietate industrială şi pentru drept de autor ca structuri permanente. Convenţia de la Paris a prevăzut, de la bun început, posibilitatea ca statele membre să încheie "acorduri speciale" între ele cu privire la proprietatea industrială. Această posibilitate a fost folosită pe larg, mai ales prin încheierea în 1970 a Tratatului de cooperare în materia brevetelor (PCT), administrat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, precum şi, în 1973, a Convenţiei europene pentru brevetele de invenţie, administrate de Oficiul European al Brevetelor de Invenţie (EPO). 6. Problema naturii juridice a dreptului inventatorului99.100 Concepţia conform căreia dreptul inventatorului este un drept de proprietate. Odată născute, drepturile

99 Pentru prezentări de ansamblu ale celor mai importante concepţii cu privire la natura juridică

a drepturilor inventatorului, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 19 - 22; Y. Eminescu, Dreptul de inventator, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 128 - 141; A. Ionaşcu, N. Comşa, M. Mureşan, Dreptul de autor, Editura Academiei, Bucureşti, 1969, p. 51 - 54; St. Cărpenaru, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală, Universitatea din Bucureşti, 1971, p. 12 - 17 şi 61 - 62; A. Petrescu, Introducere, p. 27 - 28; A. Strowel, Droit d'auteur et copyright. Divergences et convergences. Étude de droit comparé, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1993, p. 81 - 129; A. Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété litéraire et artistique, ediţia a II-a, Litec, Paris, 2000, p. 24 – 29; O. Calmuschi, Dreptul proprietăţii intelectual; Ed. Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2004, p. 17.

100 Avându-se în vedere numeroasele aspecte complementare, problema naturii juridice a drepturilor inventatorului a fost, adeseori, analizată împreună cu problema naturii juridice a drepturilor de autor (drepturile autorilor de opere literare, ştiinţifice sau artistice). De aceea, în mod inevitabil, şi în cadrul prezentei lucrări se fac referiri la natura juridică a dreptului de autor.

40

inventatorului trebuia să fie încadrate în clasificarea drepturilor subiective, ceea ce presupunea stabilirea naturii lor juridice. În anul 1791, în raportul prezentat Adunării Constituante a Franţei, Chapelier arăta: "Cea mai sacră, cea mai legitimă, cea mai inatacabilă şi, s-ar putea spune, cea mai personală dintre toate proprietăţile este opera intelectuală, fructul gândirii scriitorului"101. În felul acesta, nu numai că a fost consacrată expresia "proprietate industrială, literară şi artistică", dar, totodată, prin legislaţia adoptată în timpul Revoluţiei franceze, recunoscându-se pentru prima oară - în forma lor modernă - drepturile inventatorului (ca şi, de altfel, pe cele ale autorului operelor literare, artistice şi ştiinţifice), acestora le-a fost conferită calificarea de drepturi de proprietate. În condiţiile în care primele legi care au reglementat aceste drepturi sunt categorice în a le califica drepturi de proprietate, conforme dreptului natural, fiind confirmate şi de jurisprudenţă, legislaţia de mai târziu evită calificarea expresă ca drept de proprietate, aceasta fiind înlocuită cu reglementarea propriu-zisă a conţinutului dreptului. Aceeaşi atitudine caracterizează şi jurisprudenţa. Astfel, o decizie a Curţii de Apel din Paris din 8 decembrie 1853 cuprinde următorul considerent: „Creaţia unei opere literare sau artistice constituie, în folosul autorului ei, o proprietate al cărei fundament se află în dreptul natural şi dreptul ginţilor...”102.103 Ulterior, la 25 iulie 1887, Curtea de Casaţie statuează că „Departe de a constitui o proprietate ca aceea definită şi organizată de Codul civil pentru mobile şi imobile, drepturile de autor nu dau titularilor lor decât privilegiul exclusiv al unei exploatări temporare.”104 În decursul timpului, concepţia conform căreia drepturile inventatorului constituie un drept de proprietate a fost criticată pentru mai multe motive. Astfel, s-a arătat că, spre deosebire de dreptul de proprietate, dreptul autorului şi inventatorului este un drept temporar. În condiţiile în care caracterul exclusiv şi opozabil tuturor este elementul comun principal, care leagă drepturile intelectuale de dreptul de proprietate, totuşi analogia nu mai poate fi continuată. Drepturile intelectuale nu se pot dobândi prin prescripţie, nu sunt sancţionate de acţiunea în revendicare, nu sunt supuse aceleiaşi reglementări cu dreptul de proprietate. Asimilarea lor cu dreptul de proprietate nu dezvăluie conţinutul acestor drepturi, care consistă, de fapt, într-un monopol de exploatare sustras (spre deosebire de cel pe care îl conferă proprietatea corporală) legii concurenţei.

101 Apud St. Cărpenaru, op.cit., p. 15. 102 Apud Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 129. 103 Aceeaşi concepţie rezultă şi din următoarele considerente ale deciziei din 17 martie 1887 a

Tribunalului Ilfov, Secţia a II-a: "Şi cum proprietatea literară este aceea care se recunoaşte mai facil decât toate proprietăţile şi care este cea mai bine imprimată de personalitatea autorului (titularul dreptului). Cu toate că această proprietate este compusă cu idei care rătăcesc în caietul trecutului, fondul comun din care se adapă inteligenţele, dar căutarea acestor idei, combinarea lor, de multe ori foarte nouă, încât se pare că nimeni nu le-a cunoscut până azi, munca aceasta, lungă şi răbdătoare ce omul îndeplineşte cu atâta greutate, sondând adâncimile viitorului sau plimbându-şi cugetarea sa în infinitele drumuri ale imaginaţiei, sau fixând-o neîncetat asupra tabloului aşa de mişcător al societăţilor, muncă ce profită splendorii unei ţări, în care un autor sau scriitor şi-a uzat viaţa şi de multe ori şi-a absorbit şi averea sa, nu poate fi produsul tuturor, şi foloasele nu le poate pierde nici el şi nici descendenţii săi. Autorul unei opere, folosindu-se de dânsa după dorinţa sa, exercitând-o după voinţa sa, cedând-o, vânzând-o şi transmiţând-o prin toate mijloacele de drept civil, putând a-şi corija şi modifica opera sa, putând a o suprima în tot sau în parte, după interesele averii sale, după grijile, după inspiraţiile conştiinţei sale, rezultă că dreptul de proprietate al unui autor este complet şi absolut, având astfel jus utendi et abutendi, caracter esenţial al dreptului de proprietate. Astfel fiind, deşi nu avem o lege specială care să reglementeze dreptul de proprietate literară, însă ea întrunind condiţiile unei adevărate proprietăţi, art. 480 C. civ., care reglementează în general dreptul de proprietate, tot el reglementează şi dreptul de proprietate literară; prin urmare, acest drept există şi este prevăzut într-un mod implicit în art. 480 C.civ. [ …]" (publicată în Drept civil român. Culegere de speţe. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Legislaţie", de F. Ciutacu, Editura LVS Crepuscul, Bucureşti, 2001, p. 26 - 27).

104 Idem.

41

7. Concepţia conform căreia drepturile intelectuale constituie o categorie distinctă de drepturi. Pornind de la clasificarea romană a drepturilor în drepturi personale (iura in persona ipsa), drepturi obligaţionale (iura in persona aliena) şi drepturi reale (iura in re materiali), E. Picard a adăugat, în anul 1877105, o a patra categorie de drepturi patrimoniale: drepturile intelectuale.

Această idee a fost adoptată ulterior de numeroşi jurişti106 şi, de asemenea, a fost consacrată în unele acte normative107. Şi teoria drepturilor intelectuale a fost criticată, arătându-se că, dacă eticheta „drepturi intelectuale” este potrivită pentru a desemna drepturile inventatorului, ea apare cu totul necorespunzătoare atunci când este aplicată mărcilor de fabrică sau numelui comercial. Construcţia are un caracter negativ, fiind întemeiată pe afirmaţia că drepturile intelectuale nu sunt nici drepturi reale şi nici drepturi de creanţă, dar fără a se arăta care este natura lor. 8. Concepţia bunurilor imateriale ca o categorie distinctă de drepturi patrimoniale. Teoria existenţei unei categorii distincte de drepturi, denumite „drepturi asupra bunurilor imateriale”, a fost elaborată de juristul german J. Kohler108 şi domină încă dreptul german şi pe cel elveţian.109 Teoria lui J. Kohler accentuează asupra naturii diferite a obiectului asupra căruia poartă drepturile „intelectuale”, pentru a arăta de ce titularii lor sunt singurii judecători ai oportunităţii publicării acesteia, precum şi de ce, pe de altă parte, ar fi de neconceput ca „acest drept absolut să fie perpetuu, pentru că, asemenea ideilor, creaţiile de formă au, în momentul în care creatorul lor a decis să le livreze publicului, o forţă de propagare care nu poate fi la infinit contrariată de voinţa suverană a unuia singur."110

Şi această concepţie a fost criticată, întrucât, întrucât porneşte de la o confuzie între drept şi obiectul asupra căruia acesta poartă (bunul imaterial), în condiţiile în care, în realitate, conţinutul acestui drept este monopolul de exploatare. 9. Concepţia drepturilor de clientelă. Noţiunea de drepturi de clientelă a fost introdusă în dreptul modern de P. Roubier, care a pornit de la utilitatea economică a drepturilor numite până atunci intelectuale, constatând că acestea tind, fiecare în parte, sub diferite forme, la cucerirea clientelei fie pentru un bun imaterial (invenţie, operă de artă), fie cu ajutorul unui bun imaterial (marcă, nume, emblemă).111

Teoria drepturilor de clientelă a fost supusă unor variate critici, dintre care cea mai importantă este aceea că, într-o asemenea concepţie, aspectul moral al dreptului este lăsat în umbră.

105 Pentru această precizare, a se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 131. Ulterior, teoria a fost

dezvoltată de către autorul său în Le droit pur, Flammarion, Paris, 1920, p. 94. 106 A se vedea, de exemplu, A. Colin şi H. Capiant, Traité de droit civil, volumul I, Paris,

Dalloz, 1953, p. 36 şi 846 - 847; G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, vol. I, Sirey, 1956, p. 248 - 250 şi 482; P. Mathely, Le nouveau droit francais des brevets des inventions, Librairie du Journal de Notaires et des Avocats, Paris, 1991, p. 286. De asemenea, cu unele deosebiri, a se vedea şi J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, Paris, 1952, p. 103 - 105 (care, în esenţă, consideră că este vorba despre un „jus in re incorporali”, care se aseamănă cu proprietatea pentru că implică stăpânirea asupra unui bun, dar un bun incorporal, drept subiectiv care, deşi implică atât prerogative patrimoniale, cât şi prerogative personale, are totuşi un caracter unitar).

107 De pildă, Legea dreptului de autor adoptată în Belgia în 1886. 108 A se vedea J. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, Mannheim, 1888, p. 116 şi urm;

idem, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1900, p. 58 şi urm. (apud Y. Eminescu, op.cit., p. 133).

109 Sub acest din urmă aspect, a se vedea A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhalhn Editions S.A. Bâle, 1978 (traducere de K. Troller şi V. Vessely din limba germană a Kurzlehrbuch des Immaterialguterrechts, 1976), p. 46 - 47.

110 H. Debois, Le droit d'auteur, Dalloz, Paris, 1950, p. 296. 111 A se vedea P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, volumul I, Sirey, Paris, 1952, p.

104. Teoria a fost dezvoltată pentru prima dată de către autorul său în studiul Droits intellectuels au droits de clientéle, publicat în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1935, p. 268 şi urm.

42

10. Concepţia drepturilor de monopol. Susţinută de R. Franceschelli112, această concepţie face din drepturile autorilor şi inventatorilor o categorie distinctă de drepturi, denumite drepturi de monopol, pentru a se sublinia caracterul lor structural fundamental şi, totodată, elementul lor funcţional (funcţia de concurenţă pe care o exercită). Analizând conţinutul drepturilor al căror loc îl caută în clasificarea generală, R. Franceschelli relevă ca fiind de esenţa lor dreptul de a realiza şi exploata economic obiectul invenţiei sau operei, precum şi dreptul de a împiedica pe terţii care au cumpărat obiectul de a-l reproduce, multiplica şi vinde.

Cea dintâi dintre aceste facultăţi aparţine însă inventatorului şi autorului în temeiul dreptului comun, care atribuie celui care a creat un bun rezultatul creaţiei sale şi dreptul de a trage din el foloasele pe care le comportă. Dimpotrivă, cea de-a a doua facultate menţionată mai sus este recunoscută autorilor şi inventatorilor în temeiul legii speciale care „adaugă situaţiei rezultate din aplicarea dreptului comun, acest jus prohibendi, acest jus excludendi alios.”113

Pe baza identificării trăsăturilor caracteristice ale drepturilor autorilor şi inventatorilor, autorul acestei teorii arată că drepturile analizate nu pot fi încadrate în categoria drepturilor obligaţionale, întrucât au un caracter absolut, iar nu relativ şi, de aceea, dreptul de monopol constituie cel mai potrivit concept în care să fie încadrate.

Teoria drepturilor de monopol a fost criticată, printre altele, pentru că ignoră aspectul moral al dreptului subiectiv analizat.

11. Concepţia personalităţii dreptului autorului sau inventatorului. Potrivit acestei teorii )care, spre deosebire de cele expuse anterior, are un caracter monist), dreptul moral şi dreptul privativ de exploatare sunt două aspecte ale aceluiaşi drept, care ar avea un caracter personal. Această concepţie a fost susţinută mai ales în Germania. Totuşi, în doctrină şi jurisprudenţă este respinsă tendinţa de a reduce dreptul privativ de exploatare la un simplu aspect al dreptului moral, ca fiind artificială şi forţată.114

12. Concepţii elaborate în doctrina juridică română postbelică. Următoarele concepţii au fost elaborate în doctrina juridică română postbelică în privinţa naturii juridice a dreptului subiectiv al inventatorului:115 complex de drepturi patrimoniale şi personal-nepatrimoniale; drept personal-nepatrimonial; drept real purtând asupra unui bun incorporal care este destinat utilizării în industrie.

12.1. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv de inventator constituie un complex de drepturi patrimoniale şi personal-nepatrimoniale. Teoria naturii complexe a dreptului subiectiv de inventator a fost susţinută pentru prima dată în doctrina juridică română de M.-I. Eremia116 pe baza următoarelor categorii de argumente:117

a) existenţa dispoziţiilor Decretului nr. 321/1956 privind dreptul de autor, care se referă în mod expres la drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale autorului;

b) interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, în sensul că, prin referirea la „dreptul personal nepatrimonial” al autorului şi inventatorului, textul lasă în afara reglementării sale aspectul patrimonial al acestui drept;

c) complexul de drepturi al autorului, prevăzut de art. 3 din menţionatul Decret nr. 321/1956, cuprinde două drepturi de natură necontestat patrimonială, şi anume: dreptul de a trage foloase patrimoniale din reproducerea, difuzarea, reprezentarea sau executarea operei şi dreptul la reparaţie patrimonială în caz de folosire fără drept a operei;

112 A se vedea R. Franceschelli, Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur, în

„Mélanges en l'honneur de Paul Roubier”, volumul II, Paris, Dalloz, 1961, p. 453 - 466. 113 R. Franceschelli, op. cit., p. 445 (apud Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 135). 114 A se vedea P. Roubier, op. cit., vol. I, p. 89 - 90 115 Reamintim faptul că analiza naturii juridice a drepturilor inventatorului este, sub numeroase

aspecte, identică în raport cu analiza naturii juridice a dreptului de autor. 116 A se vedea M.-I. Eremia, Dreptul inovatorului, în revista „Studii şi cercetări juridice”, nr. 2,

1957, p. 179 – 203. 117 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 138.

43

d) necesitatea de a lega dreptul la recompensă şi celelalte drepturi patrimoniale ale autorului de faptul juridic al creaţiei, înlăturând astfel concluzia că ele ar izvorî „dintr-o concesiune mai mult sau mai puţin arbitrară a legii.”

Teza caracterului complex al drepturilor autorilor a fost expusă pe larg şi de C. Stătescu, arătându-se că, în cadrul dreptului român, nu se poate ignora clasificarea atributelor autorului în drepturi personal- nepatrimoniale şi drepturi patrimoniale, întrucât o asemenea împărţire este adoptată în chiar actele normative care reglementează dreptul de autor.118

De asemenea, St. Cărpenaru s-a raliat acestei teorii, arătând că "dreptul de autor, ca şi dreptul de inovator este un drept subiectiv complex în al cărui conţinut intră deopotrivă drepturi personale nepatrimoniale şi drepturi patrimoniale, fără ca unele dintre ele să aibă primatul asupra celorlalte."119

Această concepţie a fost însă criticată120 pentru următoarele raţiuni: a) În ceea ce priveşte argumentul dedus din existenţa în complexul de drepturi ale

autorului a unor facultăţi al căror caracter patrimonial nu poate fi contestat, s-a arătat că, cel puţin referitor la dreptul la reparaţia prejudiciilor cauzate prin încălcarea dreptului personal-nepatrimonial (în cazul prevăzut de art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956, prin încălcarea dreptului de a consimţi la folosirea operei de către alţii), argumentul este neconcludent. Într-adevăr, potrivit art. 54 din Decretul nr. 31/1954, modificat prin Legea nr. 4/1956, „Persoana care a suferit o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaţie, în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice, artistice ori literare, de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instanţei judecătoreşti încetarea săvârşirii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus-arătate.” Aceasta este reparaţia morală şi socială a încălcării drepturilor personal-nepatrimoniale recunoscute de lege. Dacă, însă, încălcarea unui drept personal-nepatrimonial „pricinuieşte titularului [...] vreo pagubă patrimonială, legea civilă obligă pe cel care prin fapta sa ilicită, a cauzat această pagubă să i-o repare integral, cel mai adesea pe calea despăgubirilor băneşti, potrivit regulilor privitoare la responsabilitatea civilă.”121 Prin urmare, dreptul la reparaţie, care poate fi şi patrimonial, există şi în cazul dreptului la nume, onoare etc., a căror natură de drepturi personal-nepatrimoniale nu a fost niciodată contestată. Este evident că nu s-ar putea susţine că dreptul la nume sau la onoare nu ar fi un drept personal-nepatrimonial, pentru simplul motiv că şi în cazul încălcării acestui drept se face aplicarea principiului general al răspunderii civile.

Este indiscutabil că, şi în cazul aplicării art. 3 pct. 6 din Decretul nr. 321/1956 privitor la dreptul de autor, autorul va trebui să facă dovada pagubei patrimoniale suferite prin încălcarea dreptului său, pentru că, altfel, instanţa ar fi în imposibilitate să aprecieze cuantumul daunelor ce ar avea de acordat.

b) Argumentul dedus din interpretarea art. 54 din Decretul nr. 31/1954 nu este concludent, întrucât din faptul că legiuitorul foloseşte exprimarea „dreptul personal nepatrimonial” al autorului şi inventatorului se poate deduce tot atât de bine că formula califică dreptul subiectiv al autorilor şi inventatorilor în ansamblul prerogativelor sale.

c) Cât priveşte argumentul dedus din necesitatea de a lega dreptul la recompensă şi celelalte drepturi patrimoniale de faptul creaţiei, în mod direct iar nu mediat, acesta trebuie înlăturat pentru următoarele motive:

- soluţia propusă nu satisface această necesitate decât în parte, şi anume pentru primul din cele două drepturi patrimoniale enumerate, dreptul la reparaţie rămânând şi în acest caz legat numai în mod mediat de faptul creaţiei, şi anume prin delictul civil de încălcare a dreptului autorului;

118 A se vedea C. Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie

intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 46 - 51. 119 St. Cărpenaru, op.cit., p. 62. 120 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 138 - 140. 121 Tr. Ionaşcu, Numele şi domiciliul persoanei fizice în lumina recentei legislaţii, în „Analele

Universităţii C.I. Parhon”, Seria ştiinţe sociale. Ştiinţe juridice, nr. 6/1956, p. 216.

44

- dreptul la recompensă, fiind o formă de retribuţie pentru muncă, este în modul cel mai strâns legat de munca creatoare, şi ar fi greu să se imagineze o legătură mai strânsă;

- în sfârşit, chiar în ipoteza că dreptul autorului sau inventatorului ar fi privit ca un complex de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, încă şi atunci ele îşi au, în ultimă analiză, izvorul în lege, care recunoaşte aceste drepturi şi, prin urmare, nici adoptând soluţia propusă nu am fi la adăpostul criticii legate de caracterul arbitrar al concesiunii legii.

12.2. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept personal-nepatrimonial. Această concepţie a fost pentru prima dată elaborată de către A. Ionaşscu122, fiind ulterior împărtăşită şi de către Y. Eminescu.123 Astfel, analizând conţinutul dreptului de autor, definit de art. 3 din Decretul nr. 321/1956, A. Ionaşcu învederează dependenţa elementelor patrimoniale care alcătuiesc acest conţinut de drepturile personal-nepatrimoniale, ajungând la concluzia că „dreptul de autor este un drept personal nepatrimonial ce dă naştere, pe cale de consecinţă, şi la drepturi de ordin patrimonial care, fiind împletite organic cu cele de ordin personal-nepatrimonial, formează un tot unitar.”124 Acelaşi autor subliniază caracterul precumpănitor al dreptului nepatrimonial de autor atât prin raportul de întâietate al elementelor nepatrimoniale faţă de cele patrimoniale, cât şi prin caracterul drepturilor patrimoniale de a fi consecinţa celor personal-nepatrimoniale şi, în sfârşit, prin ocrotirea, nelimitată în timp, a conţinutului unor drepturi personal-nepatrimoniale.125

Împărtăşind aceeaşi concepţie, Y. Eminescu a arătat că, pentru a se determina natura unui drept, trebuie să se ţină seama de ceea ce, în conţinutul acelui drept, este de esenţa sa. Or, ceea ce este de esenţa dreptului de autor şi de inventator este conţinutul său personal- nepatrimonial. Aşa se explică faptul că dreptul de autor, ca şi acela de inventator, pot exista fără a comporta vreo prerogativă patrimonială, dar existenţa lor în afara prerogativelor nepatrimoniale este de neconceput.

12.3. Concepţia conform căreia dreptul subiectiv al inventatorului este un drept real purtând asupra unui bun incorporal şi care este destinat utilizării în industrie. Această concepţie - pe care o împărtăşim - a fost elaborată de A. Petrescu126, care, pornind de la distincţia dintre conceptul de drept subiectiv de proprietate industrială stricto sensu şi, respectiv, conceptul de drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu127, cel dintâi fiind identificat cu dreptul de exploatare exclusivă care poartă asupra unei creaţii industriale (de exemplu, invenţia) sau a unui semn distinctiv al unei asemenea activităţi industriale, ajunge la concluzia că problema naturii juridice a dreptului subiectiv de proprietate industrială stricto sensu se soluţionează prin stabilirea naturii juridice a dreptului exclusiv de exploatare.

Sub acest din urmă aspect, se arată că este evident că, în legătură cu creaţiile intelectuale, se nasc atât drepturi personal-nepatrimoniale, cât şi drepturi patrimoniale, dar de aici nu se poate trage, mai departe, concluzia că ne aflăm în prezenţa unui drept complex, fiindcă, în realitate, este vorba despre o sumă de drepturi distincte.128 Se remarcă, de

122 A se vedea A. Ionaşcu, Dreptul de autor în legislaţie, în revista "Justiţia nouă", nr. 6/1961,

p. 35 şi urm. 123 A se vedea Y. Eminescu, op.cit., 1969, p. 140 - 141. 124 A. Ionaşcu, op.cit., p. 40. 125 Prin drepturi personal-nepatrimoniale se înţeleg drepturile ”de natură morală, intim legate

de persoana omului [...] şi prin care se garantează şi ocroteşte personalitatea omului, adică calitatea lui de a fi subiect de drepturi, în existenţa şi integritatea sa corporală, ca şi în diferitele sale manifestări, morale sau intelectuale [...]” (Tr. Ionaşcu, op. cit., p. 215).

126 A se vedea A. Petrescu, Introducere, p. 29 - 33. 127 Reamintim că prin drept subiectiv de proprietate industrială lato sensu se înţelege “acea

sumă de drepturi care se nasc în legătură cu un obiect al proprietăţii industriale; incontestabil, printre acestea se găseşte şi dreptul de folosinţă exclusivă a acelui bun, deci şi dreptul de proprietate industrială stricto sensu, ca drept care dă nota specifică acestui complex de drepturi” (A. Petrescu, Introducere, p. 33).

128 Caracterul distinct al acestor drepturi subiective rezultă, printre altele, din faptul că ele nu se nasc în acelaşi moment; de exemplu, dreptul la calitatea de autor al invenţiei se naşte în chiar momentul creării acesteia, pe când dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei se naşte din momentul depozitului

45

asemenea, că drepturile născute în legătură cu o creaţie industrială nu întotdeauna au ca obiect însăşi acea creaţie industrială; astfel, de exemplu, dacă este adevărat că obiectul direct al dreptului de exploatare a invenţiei este invenţia însăşi, nu mai puţin adevărat este şi că drepturile personal-nepatrimoniale ale inventatorului au ca obiect respectul personalităţii autorului. Sub un alt aspect, se mai observă că există unanimitate în sensul că în legătură cu marca nu se nasc drepturi personal-nepatrimoniale, ci numai dreptul de exploatare exclusivă a mărcii, care - din nou în mod necontestat - are natura unui drept patrimonial. Aşa fiind, este firesc să se considere că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii (sau asupra unui alt semn distinctiv utilizat în industrie), precum şi cel asupra unei creaţii industriale (de exemplu, invenţia) să aibă aceeaşi natură juridică. Analiza caracterelor juridice ale dreptului de exploatare exclusivă129 duce la concluzia că acesta nu poate fi încadrat tale quale într-una sau alta dintre categoriile clasice de drepturi patrimoniale civile: drepturi de creanţă şi, respectiv, drepturi reale. Este însă cert că dreptul de exploatare exclusivă, care are caracter relativ, nu poate fi considerat un drept de creanţă. Pe de altă parte, acest drept subiectiv se apropie de dreptul (clasic) de proprietate, deşi între cele două drepturi există diferenţe certe, şi anume: sub aspectul obiectului (obiect incorporal, iar nu un lucru); sub aspectul duratei în timp (caracter temporar, iar nu perpetuu); sub aspectul ocrotirii în spaţiu (caracter teritorial, iar nu ocrotire indiferent de teritoriul în care obiectul este plasat). Sunt, totuşi, deosebit de semnificative asemănările dintre cele două drepturi subiective, astfel: ambele se exercită direct asupra obiectului lor (creaţia industrială sau semnul distinctiv, respectiv, lucrul), fără să fie necesar concursul altor persoane; prerogativele componente sunt, mutatis mutandis, identice; trăsăturile de drept absolut, patrimonial, transmisibil le sunt comune. Aşa fiind, se concluzionează că dreptul subiectiv de proprietate industrială stricto sensu este un drept real ce poartă asupra unui bun incorporal care este destinat utilizării în industrie.

SECŢIUNEA A II-A CONŢINUTUL DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

ASUPRA INVENŢIEI §1.

DREPTUL DE EXPLOATARE A INVENŢIEI 1. Generalităţi. Planul expunerii. Conţinutul dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei trebuie examinat sub două aspecte, al căror ansamblu determină specificul acestui drept: a) conţinutul exploatării pe care este îndrituit să o exercite titularul asupra invenţiei (dreptul de exploatare a invenţiei) - care este latura “pozitivă” a dreptului; b) conţinutul exclusivităţii recunoscute titularului (dreptul la exclusivitatea exploatării invenţiei) – care este latura “negativă” a dreptului. De aceea, analiza conţinutului dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei presupune analiza, separată, a acestor două laturi. În plus, este necesară analizarea şi a dreptului provizoriu de exploatare exclusivă a invenţiei. 2. Dreptul de exploatare a invenţiei brevetate. Prerogativele componente. Asemănător reglementării anterioare, nici Legea nr. 64/1991 nu conţine un text general privitor la prerogativele ce alcătuiesc latura pozitivă a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei. De aceea, pentru identificarea acestora, este necesară raportarea la natura juridică a acestui drept - drept real purtând asupra unui bun incorporal utilizat în industrie130 -, spre a constata existenţa prerogativelor jus possidendi, jus utendi, jus fruendi şi jus abutendi (evident, cu nuanţele impuse de specificul

reglementar, cu condiţia eliberării brevetului.

129 Pentru caracterele juridice ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, a se vedea supra, Secţiunea I a prezentului capitol. 130 A se vedea supra, Secţiunea a II-a din cadrul Capitolului I al prezentului titlu.

46

materiei).131 De asemenea, în acelaşi scop poate fi continuată raportarea la conţinutul constitutiv al infracţiunii de contrafacere (prevăzută de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 64/1991132, care reia dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal133)134, în sensul de a se socoti că titularul brevetului deţine anumite prerogative135 care, dacă ar fi utilizate fără consimţământul său de către o altă persoană, ar fi socotite ilicite, determinând răspunderea penală a acesteia din urmă.136 Cu toate acestea, deşi noua reglementare (la fel ca şi cea anterioară) nu conţine un text general care să stabilească direct conţinutul dreptului de exploatare exclusivă, nu mai puţin, totuşi, ea permite a se adăuga încă un procedeu de identificare indirectă a prerogativelor. Este vorba despre împrejurarea că în art. 32 alin. (2) din Legea nr. 64/1991137 sunt enumerate (ca o noutate faţă de Legea nr. 62/1974) activităţile ce sunt interzise terţilor, dacă nu există autorizarea în acest sens a titularului de brevet. Aşa fiind, se va înţelege că, indirect, se reglementează prerogativele ce compun dreptul de exploatare a invenţiei, fiindcă ceea ce este interzis terţilor este permis titularului de brevet138.139

131 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 122-123. În sensul că titularul brevetului dispune,

practic, de prerogativele usus, fructus şi abusus, la fel ca şi în cazul dreptului de proprietate, a se vedea: J.-M. Mousseron, Traité des brevets. L’obtention des brevets, Editura Librairies Techniques, Paris, 1984, p. 47; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Editura Litec, Paris, 1996, p. 69. Reamintim, de asemenea, definiţia conform căreia "Prin drept de proprietate industrială, în sens subiectiv, se înţelege posibilitatea legală (prerogativa sau suma de prerogative) a unei persoane fizice sau juridice de a-şi exercita şi de a-şi apăra, în anumite condiţii şi în anumite scopuri determinate, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra oricărora dintre valorile ocrotite de către normele juridice care alcătuiesc dreptul de proprietate industrială, considerat în sens obiectiv." (V. Ursa, op.cit., p. 5) (sublinierea noastră, L.M.). 132 Potrivit art. 59 alin. 1, “Constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. 1şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.” Iar alin. 3 al textului adaugă: „Prin excepţie de la dispoziţiile art. 33 alin. 1, actele prevăzute la art. 33 alin. 2 efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet."

133 S-a arătat că “[…] Legea nr. 64/1991 este o lege specială şi, deci, are prioritate în aplicare faţă de legea generală, […] în practica judiciară normele acesteia [fiind] aplicate cu prioritate […].” (V. Lazăr, Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura All Beck, 1999, p. 91). Conform altei opinii (a se vedea A. Ungureanu, Protecţia penală a invenţiilor, potrivit Legii nr. 64/1991, în “Revista de drept comercial” nr. 4/1997, p. 34), dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal au fost abrogate implicit şi integral la 21 ianuarie 1992, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor art. 59 alin. 1 din Legea nr. 64/1991 (text devenit art. 58 alin. (1) după republicarea Legii nr. 64&1991).

Pentru analiza dispoziţiilor art. 299 şi 300 din Codul penal, a se vedea, de exemplu: I. Fodor, Contrafacerea obiectului unei invenţii şi punerea în circulaţie a produselor contrafăcute, comentarii la dispoziţiile art. 299 şi 300 din Codul penal, în Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, vol. IV, de V. Dongoroz ş.a., Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 516 – 526; A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 226 – 230 (şi bibliografia acolo indicată).

134 Pentru analiza, din punctul de vedere al dreptului penal, a dispoziţiilor art. 59 (devenit art. 58, după republicarea în anul 2002 a Legii nr. 64/1991), a se vedea: A. Ungureanu, op.cit., p. 29 - 44; V. Lazăr, op.cit., p. 97 – 102. 135 Fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie a obiectului unui brevet de invenţie. 136 Pentru recurgerea la un asemenea procedeu de identificare a prerogativelor dreptului de exploatare a invenţiei, sub imperiul legii anterioare, a se vedea I.Cameniţă, op.cit., p. 170-171. 137 Conform art. 32 alin. (2), "Este interzisă efectuarea, fără consimţământul titularului, a următoarelor acte: a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un produs."

138 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Legea privind brevetele de invenţie, în revista “Dreptul” nr. 9/1992, p. 41. [În continuare, această lucrare va fi citată: A.Petrescu, L.Mihai, Legea.].

47

2.1. Jus possidendi. Prerogativa posesiei acelui bun incorporal care este creaţia intelectuală a invenţiei are semnificaţia că titularul brevetului are posibilitatea de a cunoaşte acea creaţie intelectuală şi de a decide dacă şi în ce modalitate să o utilizeze.140 2.2. Jus utendi.141 Prerogativa dreptului de a folosi invenţia pentru sine are semnificaţia că titularul brevetului poate fabrica produsele, pe care, apoi, are posibilitatea de a le folosi sau poate folosi procedeele ori metodele ce constituie obiectul brevetului. 2.3. Jus fruendi.142 Prerogativa dreptului de a culege “fructele” invenţiei se realizează, în primul rând, prin comercializarea, oferirea spre vânzare, importul sau exportul, stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii a produselor ce constituie obiectul invenţiei şi, în al doilea rând, prin încheierea de contracte de licenţă prin care se transmit una sau mai multe dintre componentele de mai sus ale acestei prerogative sau se transmite folosirea, în totalitate ori parţial, a procedeului ori metodei ce constituie obiectul brevetului. 2.4. Jus abutendi.143 Prerogativa dispoziţiei din punct de vedere material este inaplicabilă în privinţa bunurilor incorporale, aşa cum este şi invenţia. Pe de altă parte, prerogativa dispoziţiei juridice are semnificaţia că titularul brevetului poate cesiona, în tot sau în parte, dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei brevetate. 3. Precizări privind dreptul de exploatare a invenţiei de perfecţionare (complementare).144 Anterior modificării Legii nr. 64/1991 prin Legea nr. 203/2002, prin art. 33 şi 36 era reglementat şi conceptul de „invenţie de perfecţionare” (denumită şi invenţie complementară)145, categorie de invenţie la situaţia căreia - chiar dacă în prezent acest concept nu mai este reglementat - unele referiri rămân utile din perspectiva aplicării în timp a legii. Astfel, art. 36 stabilea că "Titularul brevetului unei invenţii de perfecţionare poate exploata invenţia sa numai cu acordul titularului invenţiei la care se referă perfecţionarea", cu consecinţa că un asemenea acord nu era necesar pentru brevetarea invenţiei de perfecţionare (complementare), ci numai pentru exploatarea acesteia, după obţinerea brevetului. Ulterior modificării efectuate prin Legea nr. 203/2002 (care a abrogat prevederile menţionate ale art. 36), art. 32 din Legea nr. 64/1991, republicată în anul 2002, dispunea că „Pentru o invenţie dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicată fără a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioară şi brevetată, OSIM va lua o hotărâre de acordare numai după notificarea tuturor părţilor interesate cu privire la relaţia dintre invenţii.” Aşadar, nici în temeiul acelui text legal eliberarea însăşi a brevetului nu era condiţionată de existenţa acordului titularului brevetului anterior, ci era obligatorie doar efectuarea de către OSIM a comunicărilor necesare pentru ca atât titularul brevetului anterior, cât şi solicitantul brevetului invenţiei de perfecţionare să se afle în deplină cunoştinţă de cauză asupra relaţiei dintre cele două invenţii.146 În plus (ceea ce – de altfel - a rămas valabil şi în prezent, după modificările operate prin Legea nr. 28/2007, care – printre altele – a abrogat147 art. 32), prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 64/1991 permit exploatarea atât a brevetului anterior, cât şi a celui ulterior numai pe baza unor

139 Aceeaşi este situaţia şi în dreptul francez. (A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p.

174). 140 A se vedea A. Petrescu, Introducere, p. 23. 141 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 122. 142 Idem. 143 Ibidem. 144 A se vedea L. Mihai, „Invenţia. Condiţii de fond ale brevetării. Drepturi”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 103.

145 Conform art. 33 în redactarea anterioară republicării Legii nr. 64/1991, “Pentru invenţia care perfecţionează o altă invenţie protejată printr-un brevet şi care nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitată la aceea a brevetului acordat pentru invenţia pe care o perfecţionează, fără a putea fi mai scurtă de 10 ani.”

146 Ceea ce, uneori, ar fi putut avea ca efect renunţarea la solicitarea de a se obţine brevetul ulterior.

147 Prin art. I pct. 36 din Legea nr. 28/2007.

48

licenţe obligatorii reciproce148, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: „a) invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior; b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior; c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.”149 4. Exploatarea invenţiei brevetate – obligaţie a titularului de brevet. Titularul brevetului de invenţie are nu numai dreptul de exploatare a invenţiei, dar, cu anumite circumstanţieri, acestuia îi revine şi obligaţia – juridică – de a proceda, în cadrul anumitor termene limită, la exploatarea invenţiei brevetate, în caz contrar fiind aplicabile sancţiuni (aşa-numitele licenţe obligatorii, conform art. 48-52)150.

§2. DREPTUL LA EXCLUSIVITATEA EXPLOATĂRII INVENŢIEI

5. Latura negativă a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei este reglementată prin art. 32 alin. (2), care ca obiect instituirea exclusivităţii exploatării invenţiei. 6. Definiţie. Această latură constituie posibilitatea juridică, recunoscută titularului brevetului, de a opune tuturor celorlalte persoane prerogativa sa de a exploata invenţia brevetată.151 7. Conţinut. Potrivit art.32 alin. (2), "Este interzisă efectuarea, fără consimţământul titularului, a următoarelor acte: a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu."152

Iar conform alin. (3) al art. 32, "Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor." Conţinutul exclusivităţii este dat, în principiu, de conţinutul - răsturnat - al dreptului de exploatare, aşadar de conţinutul laturii pozitive a dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei. Exclusivitatea exploatării constituie specificul esenţial al acestui drept subiectiv. Astfel cum s-a precizat, “Sunt drepturi exclusive acelea care atribuie titularului lor puterea de a interzice utilizarea unui bun imaterial conform destinaţiei acestuia, în măsura în care legea nu limitează prin excepţii această prerogativă.”153 Sau, în alţi termeni: “Dreptul titularului brevetului se numeşte exclusiv pentru că permite excluderea altor persoane de la

148 Pentru dezvoltări asupra acestei categorii de licenţe obligatorii, a se vedea infra, Titlul al IV-

lea, Capitolul al III-lea. 149 Anterior modificării dispuse prin art. I pct. 52 din Legea nr. 28/2007, prevederile lit. c) din

alin. 8 al art. 48 aveau o redactare neinteligibilă: „ utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care o licenţă este, de asemenea, transmisă.”

150 A se vedea, de asemenea, infra, Titlul al IV-lea, Capitolul al III-lea. În Statele Unite ale Americii, nu există obligaţia titularului de brevet de a exploata invenţia, sub sancţiunea instituirii unei licenţe obligatorii; nu mai puţin, o asemenea neexploatare poate determina implicaţii pe planul legislaţiei anti-trust. (A se vedea A. R. Miller, M. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell, ediţia a II-a, West Publishing Co., St. Paul, 1990, p. 129).

151 “Exclusivitatea, care caracterizează dreptul titularului de brevet, se traduce prin opozabilitatea absolută a prerogativelor sale” (J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 69). 152 Conform art. 7 alin. (1), “Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu […].” Pentru o enumerare a categoriilor de invenţii care au ca obiect un produs şi, respectiv, un procedeu, a se vedea regulile 11 şi 12 din Regulament.

153 A. Troller, Précis du droit de la propriété industrielle, Editura Helbing & Lichtenhahn Editions Bâle, 1978, traducere în limba franceză de K. Troller şi V. J. Vesely, p. 43.

49

exploatarea invenţiei şi pentru că titularul brevetului este singurul căruia i se îngăduie această exploatare atâta timp cât altora nu le este acordată o autorizare în acest sens, de exemplu pe calea unei licenţe.”154 Încălcarea prerogativei exclusivităţii, prin oricare dintre activităţile enumerate în art. 33 alin. (2), atrage posibilitatea recurgerii la o acţiune – de asemenea specifică – denumită “acţiune în contrafacere” şi care, în principiu, este rezervată titularului brevetului de invenţie. Trebuie însă subliniat că enumerarea cuprinsă în art. 33 alin. (2) este limitativă, astfel încât numai pentru săvârşirea acestor activităţi – nominalizate – este admisibilă acţiunea în contrafacere.155 Pe de altă parte, astfel cum s-a subliniat156, conţinutul dreptului la exclusivitatea exploatării derivă şi din natura dreptului de proprietate industrială de a fi un drept absolut, opozabil erga omnes, cu consecinţa că titularul său poate pretinde tuturor celorlalte persoane să nu întreprindă nici o activitate – oricare ar fi natura acesteia - prin care să stânjenească existenţa acestui drept subiectiv. De aceea, încălcarea obligaţiei negative generale157 a subiecţilor pasivi dă dreptul la utilizarea acţiunilor de drept comun, precum acţiunea în răspundere civilă delictuală sau acţiunea pentru îmbogăţire fără justă cauză – acţiuni care, însă, de această dată, nu mai sunt condiţionate de dovedirea calităţii de titular al brevetului de invenţie. În cele ce urmează, vor fi analizate – succint - activităţile enumerate limitativ în cuprinsul art. 33 alin. 2 şi a căror efectuare de către terţi constituie contrafacere.158 7.1. Fabricarea produselor. Fabricarea produselor constă în realizarea materială a unui obiect identic ori similar cu cel ce formează obiectul-produs al invenţiei brevetate. Este suficientă fabricarea produsului, chiar dacă acesta nu a fost utilizat ori pus în vânzare. În toate cazurile, fabricarea trebuie să fi fost finalizată, nu numai începută; cu toate acestea, dacă fabricarea a fost întreruptă de acţiunea formulată de către titularul brevetului, se poate considera că s-a produs o contrafacere parţială, cât priveşte porţiunile fabricate ori aflate în curs de execuţie.159 În jurisprudenţa franceză160, s-a decis că dobânditorul produsului la care se pune problema pieselor de schimb sau aceea a reparaţiilor nu are obligaţia de a se adresa titularului brevetului spre a obţine acele piese de schimb ori spre a efectua reparaţia; o asemenea obligaţie există însă dacă este vorba despre reparaţii care sunt echivalente cu reconstrucţia sau înlocuirea obiectului supus reparaţiilor.161 Sub un alt aspect, se consideră că fabricarea chiar şi a unui singur obiect şi chiar dacă această fabricare nu s-a realizat în scopul comercializării cade sub

154 *** Intellectual Property Reading Material, World Intellectual Property Organization,

Geneva, 1998, ediţia a 2-a, p. 24. 155 În acest sens, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 131; A.

Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 252 – 253. 156 A se vedea A.Petrescu, L.Mihai, Invenţia, p. 129. 157 Caracterul general exprimă împrejurarea că nu sunt precizate, în mod concret, ce anume

activităţi sunt interzise. 158 A se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 122 – 129; Y. Eminescu,

Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 126 – 127 [lucrare citată în continuare: Y. Eminescu, Tratat]; A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 227 – 230; Y. Eminescu, Legea brevetelor de invenţie. Comentariu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 199 - 201 [lucrare citată în continuare: Y. Eminescu, Comentariu]; Gh. Bucşă, L. Bulgăr, T. Popescu, Protecţia proprietăţii industriale în România şi prevenirea contrafacerii, Editura O.S.I.M., Bucureşti, 1994, p. 156 – 158; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Editura Sweet & Maxwell, Londra, ediţia a 3-a, 1996, p. 213 – 216; J. Schmidt-Szalewski, op.cit., p. 72 – 74; J.-L. Pierre A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 253 – 261; A.- C. Ştrenc, Drepturile conferite de brevetul de invenţie, în Proprietate intelectual – industrială şi inventică, Fundaţia Proinvent, Bucureşti, 1999, p. 247 – 251.

159 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 125 (şi bibliografia acolo indicată). În acelaşi sens, M. Coca-Cozma, Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 307.

160 A se vedea jurisprudenţa indicată de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 254. 161 A se vedea W.R. Cornish, op.cit., p. 213.

50

incidenţa legii, constituind contrafacere.162 Reproducerea în dimensiuni reduse a unui obiect brevetat, ceea ce face imposibilă întrebuinţarea acestuia în industrie (de exemplu, o maşinărie redusă în dimensiuni spre a servi drept model) nu constituie contrafacere.163 Jurisprudenţa şi doctrina au elaborat, în decursul timpului, unele reguli generale referitoare la compararea obiectului protejat prin brevetul de invenţie cu obiectul contrafăcut prin fabricare, spre a se stabili dacă a fost încălcată ori nu exclusivitatea recunoscută titularului de brevet, aşadar dacă a existat sau nu contrafacere.164 a) Astfel, mai întâi, în cazul reproducerii servile nu se ridică probleme, aceasta constituind întotdeauna încălcarea exclusivităţii recunoscute titularului brevetului. b) În al doilea rând, conform “teoriei variantelor de execuţie”165, aplicabilă în cazul în care reproducerea nu este servilă, se consideră că a fost încălcată exclusivitatea dacă la obiectul reprodus se regăsesc elementele constitutive esenţiale ale invenţiei. Astfel, simpla schimbare a materialului, a formei, a dispunerii, a dimensiunilor fără a se aduce un rezultat industrial nou nu constituie decât variante de execuţie a produsului protejat prin brevet. c) În al treilea rând, contrafacerea se apreciază în raport cu asemănările, iar nu cu deosebirile. Cu alte cuvinte, nu prezintă importanţă dacă obiectul reprodus conţine, în acelaşi timp, şi unele diferenţe faţă de produsul brevetat, în ipoteza în care, la comparaţie, rezultă existenţa asemănărilor sub aspectul elementelor esenţiale şi caracteristice ale invenţiei. d) În al patrulea rând, conform teoriei echivalentelor, se consideră că există încălcarea exclusivităţii atunci când un element din structura produsului este înlocuit cu un element diferit, care îndeplineşte aceeaşi funcţie şi determină un rezultat identic sau chiar asemănător. e) În sfârşit, regula inadmisibilităţii asocierii mai multor brevete arată că persoana care este titular al mai multor titluri de protecţie nu are dreptul de a le invoca în mod concomitent în privinţa obiectului fabricat de către terţ, susţinând că acesta a luat câte un element din fiecare brevet. Regula se explică prin aceea că brevetul constituie un titlu separat şi distinct de orice alt brevet.166

7.2. Folosirea produselor. Această formă de încălcare a exclusivităţii recunoscute titularului de brevet de invenţie este distinctă de “fabricarea” produselor, deşi, de cele mai multe ori, persoana care fabrică produsele le şi foloseşte; realizarea cumulativă a acestor două activităţi constituie o agravantă.167 Există contrafacere atât în cazul folosirii produsului brevetat, cât şi în acela al folosirii procedeului ori a metodei brevetate, precum şi în cazul folosirii unui produs nebrevetat, dar care a fost obţinut printr-un procedeu sau o metodă brevetate.168 Existenţa ori absenţa calităţii de comerciant este nerelevantă, dar numai folosirea în scop comercial – nu şi aceea în scop personal – constituie încălcare a exclusivităţii.169 În toate cazurile, reaua-credinţă a celui care foloseşte produsele trebuie dovedită, deoarece este posibil ca produsele folosite să fi fost puse în circulaţie cu acordul titularului de brevet.170

162 În acest sens, a se vedea: B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 124; M. Coca-

Cozma, op.cit., p. 289. 163 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 124 (şi bibliografia acolo

indicată). 164 A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 241 – 245. De asemenea, Y. Eminescu,

Tratat, p. 124 – 126. 165 Denumirea este datorată considerării reproducerilor ne-servile ca fiind simple variante de

execuţie a obiectului invenţiei brevetate. 166 “O excepţie trebuie totuşi făcută, când e vorba de un brevet de perfecţionare, care aparţine ca

şi brevetul principal aceleiaşi persoane. Brevetul de perfecţionare este o dezvoltare a celui principal, o completare a lui şi amândouă formează un tot indivizibil, în aşa fel că împrumutarea de elemente din fiecare brevet constituie o contrafacere.” (B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 123).

167 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 228. 168 În acest sens, a se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 255. 169 În acest sens, a se vedea: M. Coca-Cozma, op.cit., p. 308; Y. Eminescu, Comentariu, p. 199

- 200. În sens contrar, A. Ungureanu, op.cit., p. 31 - 32. 170 A se vedea Y. Eminescu, Comentariu, p. 200; A. Ungureanu, op.cit., p. 32.

51

7.3. Oferirea spre vânzare a produselor şi vânzarea acestora. Anterior modificării prin Legea nr. 203/2002, art. 34 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 64/1991 interzicea „comercializarea”, alături de „oferirea spre vânzare”. În prezent, textul corespunzător, adică art. 32 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 64/1991, a înlocuit termenul „comercializare” prin acela de „vânzare” – ceea ce, în opinia noastră, este criticabil, deoarece „comercializarea” se poate realiza şi prin alte operaţiuni decât vânzarea. Nu mai puţin însă, apreciem că şi în prezent termenul „vânzare” trebuie înţeles în sens larg, economic, aşadar ca activitate de comercializare, iar nu în sens strict juridic, aşadar exclusiv ca şi „contract de vânzare-cumpărare”. Spre această concluzie ne conduce bănuiala că, deoarece art. 32 alin. (2) constituie traducerea art. 28 din TRIPS ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights")171, care constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech din 1994 privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ,172, termenul „vânzare” a fost preluat ca atare din cuvântul englez „sale”, care însă în contextul de origine are înţelesul larg de „comercializare”.173

Aceste precizări terminologice fiind făcute, trebuie arătat că exclusivitatea titularului de brevet este încălcată atât atunci când comercializarea s-a făcut de către un comerciant, cât şi când punerea în circulaţie aparţine unui necomerciant, fiind – de asemenea – indiferent dacă s-a săvârşit doar un act izolat ori dacă nu s-a obţinut nici un beneficiu; sub acest din urmă aspect, totuşi, se consideră174 că donaţia produselor contrafăcute ori închirierea acestora nu cade sub incidenţa legii. Chiar şi în condiţiile actualei redactări a art. 32 alin. (2) lit. a), ne menţinem părerea175 că nu mai este actuală opinia potrivit căreia, având în vedere caracterul restrictiv al dispoziţiilor legale penale, schimbul produselor contrafăcute nu ar constitui contrafacere176; într-adevăr, la această concluzie se ajunsese sub imperiul redactării textului art. 28 din Legea asupra brevetelor de invenţiune din 17 februarie 1906 (cu modificările din 21 februarie 1907 şi 6 august 1927), care încrimina “punerea în vânzare” (sublinierea noastră, L.M.), pe când, în prezent, astfel cum arătat, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 trebuie înţeles că are în vedere “comercializarea”.177

Suntem de acord cu precizarea conform căreia "[…] este indiferent dacă produsele puse în circulaţie au fost sau nu contrafăcute în prealabil, esenţială fiind punerea în circulaţie a produselor fără acordul titularului dreptului de protecţie a invenţiei."178 Exclusivitatea este încălcată nu numai atunci când comercializarea are ca destinaţie piaţa internă, ci şi atunci când se realizează prin export, important fiind numai dacă încheierea

171 Publicat în Monitorul Oficial nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751. 172 Ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994). 173 Anterior modificării redactării art. 58 alin. 1 prin art. I pct. 63 din Legea nr. 28/2007, argumentul principal era acela că, recurgând la metoda interpretării sistematice, nu se putea face abstracţie, în vederea aplicării prevederilor art. 33 alin. 2 de faptul că art. 58 alin. 1 prevedea (atât anterior, cât şi după modificarea prin Legea nr. 203/2002) că infracţiunea de contrafacere se realizează, printre altele, prin „punerea în circulaţie a obiectului unui brevet de invenţie” – ceea ce, desigur, înseamnă „comercializare”, iar nu numai „vânzare”.

174 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 143 (şi bibliografia acolo indicată).

175 A se vedea L. Mihai, Invenţia, 2002, p. 113. 176 Pentru această opinie, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 142. 177 De altfel, opinia înfăţişată era discutabilă chiar şi sub imperiul textului de lege atunci în

vigoare, câtă vreme contractul de schimb poate fi analizat şi ca o dublă vânzare şi - mai ales - dacă se are în vedere principiul potrivit căruia este interzisă utilizarea căii ocolite spre a se ajunge la aceleaşi rezultate cu acelea ce s-ar obţine utilizându-se calea directă.

178 A. Ungureanu, op.cit., p. 33, care combate opinia potrivit căreia "cea de-a treia formă sub care se poate înfăţişa contrafacerea este aceea a punerii în circulaţie de obiecte contrafăcute" (Y. Eminescu, Comentariu, p. 200).

52

contractului s-a făcut pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie invocat179; de aceea, ne aflăm în prezenţa contrafacerii chiar şi atunci când, contractul fiind încheiat pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie, marfa este expediată dintr-o ţară străină către o altă ţară străină.180 Salariaţii-vânzători sau intermediarii de comerţ (comisionarii) nu pot fi consideraţi, ei înşişi, ca încălcând dispoziţiile art. 32 alin. (2), acestea urmând a se aplica însă, după caz, patronilor acestora sau acelora care se servesc de ei în realizarea comerţului. Numai comercializarea produselor constituie contrafacere, iar nu şi achiziţionarea acestora; doar dacă persoanele care au achiziţionat se folosesc, în alt scop decât cel personal, de produsele astfel comercializate, ne aflăm în prezenţa contrafacerii, întrucât, de această dată, este vorba despre modalitatea “folosirii” produselor. Regimul juridic al “comercializării” este aplicabil şi “oferirii spre vânzare”181, întrucât şi această activitate are ca finalitate “comercializarea” (sau “folosirea”) produselor brevetate. 7.4. Importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării produselor. Constituie încălcare a exclusivităţii nu numai exportul produselor (pe cale „comercializării”), ci şi importul acestora (în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării) în ţara pe al cărei teritoriu îşi are aplicabilitatea brevetul de invenţie invocat – şi aceasta indiferent dacă importul provine sau nu dintr-o ţară pe teritoriul căreia invenţia este, de asemenea, brevetată. “Dacă brevetul poartă asupra unui procedeu, este ilicită introducerea [..] produsului obţinut în mod direct prin acest procedeu.”182 Este controversată problema dacă simplul tranzit al obiectelor contrafăcute, destinate unei alte ţări, constituie sau nu contrafacere.183 7.5. Utilizarea procedeelor, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul brevetat. La fel ca şi în cazul folosirii produselor, exclusivitatea recunoscută titularului de brevet poate fi încălcată prin utilizarea procedeelor brevetate. Protecţia conferită procedeului prin brevetare se întinde şi asupra produselor obţinute direct prin acest procedeu, în sensul că sunt interzise folosirea lor, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în acest scopuri184 – sub toate aceste

179 A se vedea jurisprudenţa franceză citată de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 256. 180 Idem. 181 Publicitatea comercială, în toate formele sale, este inclusă aici. 182 J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, op.cit., p. 73. 183 În sensul existenţei contrafacerii, a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit.,

p. 144. În sens contrar, a se vedea jurisprudenţa franceză indicată de J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, op.cit., p. 73 şi de A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 261.

184 Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, cu referire la prevederile de atunci ale art. 34 alin. 1 lit. b) ("Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acte: […] b) pentru procedee sau metode, folosirea acestora"), la aceeaşi soluţie s-au oprit şi C.-I. Stoica, R. Dincă (în Consideraţii teoretice şi practice referitoare la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de drept românesc, "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 178 - 179), dar utilizând argumentul că, după intrarea "deplină" în vigoare a TRIPS pe teritoriul României (la 1 ianuarie 2000), acele prevederi legale trebuia să fie interpretate (ne-restrictiv) şi aplicate în lumina prevederilor art. 28 alin. 1 lit. b) din TRIPS, conform cărora: "Un brevet va conferi titularului său următoarele drepturi exclusive: […] b) în cazurile în care obiectul brevetului este un procedeu, să împiedice terţii care acţionează fără consimţământul său să desfăşoare actul constând în utilizarea procedeului, precum şi următoarele acte: folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri, cel puţin în ce priveşte produsul obţinut direct prin acel procedeu." În opinia noastră, textul art. 34 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 64/1991 a avut acelaşi înţeles şi anterior intrării în vigoare a TRIPS, pur şi simplu pentru că "ubi eadem ratio eadem solutio esse debet", precum şi pentru că ceea ce este interzis direct este interzis şi atunci când se săvârşeşte pe cale ocolită. În plus, argumentului conform căruia, anterior intrării în vigoare a TRIPS, art. 34 alin. 1 lit. b) trebuia interpretat restrictiv, fiindcă "această interdicţie reglementează o excepţie în raport cu principiul libertăţii comerţului" (C.-I. Stoica, R. Dincă, loc.cit.), îi este opozabil raţionamentul întemeiat pe aplicabilitatea în acest domeniu (în baza art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie: "Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;") nu numai a principiului libertăţii comerţului, dar şi a principiului protecţiei – doar - a concurenţei loiale, ca

53

patru aspecte rămânând valabile consideraţiile anterioare referitoare la astfel de forme de contrafacere în cazul produselor brevetate. Tot astfel, oferirea utilizării unui procedeu brevetat încalcă exclusivitatea titularului brevetului. În toate cazurile, este nerelevantă existenţa ori inexistenţa calităţii de comerciant a terţului. Dar “[..] când este vorba de un lucrător salariat care întrebuinţează un instrument brevetat sau o maşină pentru industria patronului său, el nu poate fi făcut răspunzător, fiindcă nu realizează nici un beneficiu din acest fapt.”185 În sfârşit, există controversă cu privire la faptul dacă trebuie sau nu prezumată existenţa relei-credinţe a celui care foloseşte procedeul; pentru răspunsul afirmativ, se argumentează că această folosire "este, în sine, o activitate prin care se urmăreşte obţinerea unui rezultat aflat în legătură de cauză la efect cu procedeul utilizat"186; răspunsul negativ - la care ne alăturăm - se întemeiază pe ideea că "simpla existenţă a raportului de cauzalitate între utilizarea unei metode sau a unui procedeu şi rezultatul urmărit nu relevă şi poziţia subiectivă a făptuitorului, de cunoaştere a caracterului protejat al metodei sau procedeului folosit, această cunoaştere trebuind a fi stabilită şi dovedită pentru ca fapta să constituie infracţiune."187 8. Limitele exclusivităţii exploatării invenţiei. Prerogativa exclusivităţii nu este absolută. Conferind titularului brevetului dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei, legiuitorul trebuie ca, pe de altă parte, să aibă în vedere şi alte interese de natură economică, socială ori care ţin de echitate. De aceea, prin lege sunt statuate mai multe categorii de limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, a căror importanţă impune analizarea lor separată.188

SECŢIUNEA A III-A DREPTUL PROVIZORIU DE EXPLOATARE EXCLUSIVĂ A INVENŢIEI

9. Conţinutul reglementării. O noutate importantă adusă prin Legea nr. 64/1991 a fost reprezentată de prevederile art. 35, devenit - după modificările efectuate prin Legea nr. 203/2002 şi Legea nr. 28/2007– art. 33, a cărui redactare actuală este următoarea: "Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 32." Iar potrivit art. 59 alin. (4), "Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului." 10. Raţiunea reglementării. Reglementarea dreptului provizoriu de exploatare exclusivă a fost determinată de realitatea existenţei unei perioade îndelungate de timp necesare, în mod obiectiv, pentru verificarea existenţei condiţiilor de brevetabilitate a unei invenţii. În plus, potrivit art. 25 alin. (1), “Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date” (sublinierea noastră, L.M.). Aceste dispoziţii (care constituie o noutate în raport cu reglementarea din cuprinsul Legii nr. 62/1974) permit solicitanţilor de brevete ca, după ce şi-au asigurat prioritatea prin constituirea depozitului reglementar naţional şi, în plus, cu condiţia ca terţilor să le fi fost făcută accesibilă (prin publicare189)190 cererea de brevet, să poată testa valoarea şi a principiului valorificării tuturor factorilor de producţie (inclusiv, aşadar, a valorificării factorilor de producţie care se întemeiază pe exploatarea invenţiilor brevetate).

185 B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 128. 186 Y. Eminescu, Comentariu, p. 200 (şi bibliografia acolo indicată). 187 A. Ungureanu, op.cit., p. 32. 188 A se vedea infra, capitolul al VI-lea. 189 Dacă, de exemplu, cererea a fost înregistrată, dar nu a fost încă publicată, nu se poate considera

că s-a produs o contrafacere, în ipoteza exploatării acelei invenţii de către un terţ anterior publicării cererii. De aceea, considerăm că, în condiţiile actualei reglementări, nu îşi mai păstrează actualitatea jurisprudenţa care deosebea între, pe de o parte, acţiunea penală în contrafacere, socotită inadmisibilă şi, pe de altă parte, acţiunea în daune, socotită admisibilă. (A se vedea Curtea de Casaţie, secţia a II-a, decizia nr. 1510 din 10 iunie 1924, publicată în “Pandectele române”, 1924, I, p. 281 - apud Y. Eminescu, Comentariu, p. 196).

190 Inadmisibilitatea sancţionării actelor de exploatare a invenţiei, dacă aceste acte au fost

54

efectivă a invenţiilor şi să decidă continuarea procedurii de brevetare numai pentru acelea care trec cu succes acest test.191

CAPITOLUL AL III-LEA ALTE DREPTURI ALE TITULARULUI DE BREVET

§1. Drepturile titularului de brevet - fie că este vorba despre autorul invenţiei, fie că este vorba despre o unitate

7. Dreptul la despăgubiri materiale, în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială. Potrivit art. 59, "(1) Constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. (3) Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea faptelor de contrafacere. (4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului. (5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 32 alin. (1), actele prevăzute la art. 32 alin. (2) efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.” Desigur că titularul brevetului poate decide să nu recurgă la calea procesului penal, ci, întemeindu-se pe dispoziţiile art. 1349 şi urm. din Codul civil, să pretindă despăgubiri printr-o acţiune în răspundere civilă delictuală. 8. Dreptul de prioritate al titularului de brevet. Conform art. 17, " Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi art. 16 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară.” Acest drept de prioritate al titularului de brevet nu trebuie confundat cu dreptul de prioritate al autorului invenţiei.192

§2. Drepturile – specifice - ale unităţii care este titular de brevet 9. Enumerare. Atunci când titular de brevet nu este inventatorul, ci o unitate, aceasta mai beneficiază de încă două drepturi, şi anume de (i) dreptul la asistenţă tehnică din partea inventatorului şi de (ii) dreptul de a fi informată asupra creării şi a stadiului realizării invenţiei, precum şi de a pretinde inventatorului abţinerea de la divulgare. Deşi nu este vorba despre un drept care aparţine exclusiv titularului de brevet, ci oricărei persoane (chiar netitulară de brevet) care aplică invenţia, includem, totuşi, în această categorie şi problema dreptului de a fi scutit temporar de impozitul pe profit, conform art. 68 din redactarea iniţială a Legii nr. 64/1991, întrucât, cel mai adesea, titularul brevetului este o unitate. 10. Dreptul unităţii titulare de brevet la asistenţă tehnică din partea inventatorului. Potrivit art. 42 alin. 2, "Inventatorul are obligaţia să acorde, la cererea titularului de brevet, asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenţiei." 193

săvârşite anterior publicării cererii de brevet de invenţie, este aplicabilă şi în dreptul francez. (A se vedea A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 237).

191 A se vedea Y. Eminescu, Comentariu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 142 – 143. 192 A se vedea infra, Capitolul IV.

193 Astfel cum arătam cu alt prilej, "În raport cu reglementarea anterioară, art. 46 alin. 2 [în prezent, art. 42 alin. 2] precizează expres că asistenţa tehnică se acordă "pe bază de contract". Aşadar, obiectul dreptului unităţii titulare de brevet nu este însăşi

55

11. Dreptul unităţii titulare de brevet de a fi informată asupra creării şi a stadiului realizării invenţiei, precum şi de a pretinde inventatorului abţinerea de la divulgare. În cazul invenţiilor de serviciu (stricto sensu - potrivit art. 5 alin. (1) lit. a; sau lato sensu - potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) ori în cel al invenţiei de comandă (art. 5 alin. 2), atât unitatea, cât şi inventatorul194 au dreptul de a-şi pretinde reciproc, după caz, informaţii - în scris - asupra creării şi a stadiului invenţiei, precum şi abţinerea de la orice divulgare, fără acordul celuilalt (art. 5 alin. 3). Iar "Încălcarea obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate" - precizează art. 5 alin. (4).

Sub un alt aspect, conform art. 15 alin. (6), "Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse. Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale." Iar art. 40 alin. (2) prevede posibilitatea declarării caracterului de secret de stat al informaţiilor conţinute într-o invenţie din domeniul apărării sau siguranţei naţionale195, după cum, potrivit alin. (1) al aceluiaşi text legal, "Invenţia care face obiectul cererii de brevet depusă la OSIM nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, şi are caracterul stabilit de legea specială până la publicare."196

12. Problema dreptului titularului de brevet de a fi scutit temporar de impozitul pe profit. Potrivit art. 73 din Legea nr. 64/1991 republicată în anul 2002 (care corespunde art. 68 din redactarea iniţială a legii), "(1) Profitul sau venitul obţinut prin aplicarea efectivă în ţară de către titular sau, după caz, de către licenţiaţii acestuia a unei invenţii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele juridice sau persoanele fizice care exploatează invenţia, respectiv titularul brevetului aplicat. (3) Venitul obţinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.”197 acordarea asistenţei tehnice, ca atare. Aceasta se acordă numai după încheierea unui contract între unitate şi inventator, la iniţiativa unităţii şi fără posibilitate pentru inventator de a refuza încheierea contractului. Deci, dreptul la asistenţă tehnică nu se naşte ex lege, ci din contract. Ex lege se naşte numai dreptul unităţii de a pretinde încheierea unui contract cu asemenea obiect iar inventatorul are o obligaţie juridică corelativă, neputând refuza încheierea contractului. De bună seamă, se poate întâmpla ca părţile să nu se înţeleagă în privinţa preţului, caz în care, conform art. 61, litigiul cu un asemenea obiect va fi de competenta instanţelor judecătoreşti" (A. Petrescu, L. Mihai, Legea, p. 43).

194 A se vedea infra, Capitolul al IV-lea. 195 A se vedea şi art. 7 din Regulament. 196 Conform art. 62 alin. (1), constituie infracţiune "Divulgarea, de către personalul O.S.I.M.,

precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet până la publicarea lor [ ..].". 197 Astfel cum observam cu alt prilej, făcând referire la conţinutul art. 68 din forma iniţială a Legii nr. 64/1991, "Redactarea textului este deficitară sub două aspecte. Mai întâi, prin aceea că are în vedere numai <<unitatea care aplică>> invenţia, deşi invenţia poate fi aplicată chiar şi de către o persoană fizică (titulară ori nu a brevetului) iar raţiunile scutirii de impozit se regăsesc, deopotrivă, în oricare dintre aceste posibile situaţii. Apoi, redactarea este deficitară şi în ceea ce priveşte neclaritatea determinării datei de la care începe şi curge termenul de 5 ani, fiindcă, pe de o parte, se utilizează cuvântul "calculat" (iar nu "calculată"), ce se acordă gramatical cu "profitul" (de unde concluzia că urmează a se calcula profitul cu începere "de la data valabilităţii brevetului", adică a constituirii depozitului reglementar), iar, pe de altă parte, scutirea de impozit se face <<în primii 5 ani de aplicare>> (începerea aplicării necoincizând, necesarmente, cu momentul constituirii depozitului reglementar)" (A. Petrescu, L.

56

Textul legal reprodus nu mai este, în prezent, în vigoare198, după ce, în decursul timpului, mai fusese abrogat şi apoi repus în vigoare199 (ceea ce, în consecinţă, nu exclude reintrarea sa în vigoare în viitor).

CAPITOLUL AL IV-LEA DREPTURILE INVENTATORULUI CARE NU ESTE TITULAR DE BREVET

13. Ipoteza analizată. Deşi principiul juridic este în sensul că brevetul de invenţie se acordă inventatorului200, realitatea statistică, determinată de factori economici, demonstrează că unitatea devine titular de brevet în cele mai numeroase cazuri. Această situaţie se datorează fie dispoziţiilor legale care, urmărind să asigure scopul fundamental al legislaţiei din domeniul dreptului de proprietate industrială (şi anume, stimularea eforturilor pentru dezvoltarea tehnologiei şi comerţului), impun ca, în anumite ipoteze, brevetul să se acorde unităţii în legătură cu care s-a realizat invenţia201, fie opţiunii inventatorului de a renunţa la dreptul său de a deveni titular al brevetului, întrucât împrejurările concrete îl determină să considere că această situaţie i-ar fi mai avantajoasă. Iar avantajele pe care inventatorul le ia în considerare sunt cele la care ne vom referi în continuare.

14. Drepturile patrimoniale stabilite prin contractul încheiat cu solicitantul sau titularul de brevet. Conform art. 36, "(1) Pentru invenţiile create şi realizate în condiţiile art. 5 alin. (1) cu clauză contrară şi, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului. (2) Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei."202 Aceste dispoziţii legale nu îl au in vedere pe inventatorul devenit titular de brevet, care - în temeiul acestei calităţi - ar fi dobândit (ex lege, iar nu pe bază de contract) dreptul de exploatare exclusivă asupra invenţiei (dreptul de proprietate industrială). "Drepturile patrimoniale" avute în vedere de art. 36 se acordă inventatorului, prin contract încheiat cu solicitantul sau cu titularul de brevet, tocmai în situaţiile în care, conform legii ori a unei convenţii, acest solicitant sau titular este altcineva decât inventatorul.203 Mihai, Legea, p. 43). Se pare că aceste critici au fost avute în vedere atunci când, prin art. I pct. 68 al Legii nr. 203/2002, s-a procedat la modificarea textului, devenit art. 73 in noua numerotare dată prin republicarea din anul 2003.

198 Fiind abrogat prin art. 298 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003). 199 Astfel, prevederile iniţiale ale art. 68 au fost abrogate prin art. 41 al Ordonanţei Guvernului

nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, dar aceste prevederi au fost, ulterior, "menţinute" prin Legea nr. 22/1995 a bugetului de stat pe anul 1995, iar prin art. I pct. 59 din Legea nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994, abrogarea art. 68 a fost "eliminată". Ulterior însă, art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 a abrogat din nou dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 64/1991.

200 Potrivit art. 3, "Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi." 201 In prezent, aceste situaţii sunt următoarele: (a) unitatea la care inventatorul este salariat, pentru invenţia de serviciu stricto sensu (art. 5 alin. 1 lit. a); (b) unitatea la care s-a realizat invenţia de serviciu lato sensu, conform art. 5 alin. 1 lit. b), dacă există o clauză contractuală în favoarea unităţii; (c) atunci când cel care a solicitat invenţia de comandă este o unitate (art. 5 alin. 2); (d) unitatea căreia i s-a cerut realizarea invenţiei de comandă, atunci când există o clauză contractuală contrară dispoziţiilor art. 5 alin. 2; (e) unitatea, în cazul exercitării dreptului de preferinţă prevăzut de art. 5 alin. final, pentru o invenţie de serviciu lato sensu; (f) unitatea stabilită prin aplicarea dispoziţiilor tranzitorii ale art. 65 alin. 2 din forma initiala a Legii nr. 64/1991. A se vedea Capitolul al II-lea din cadrul Titlului al II-lea.

202 A se vedea si art. 91 din Regulament. 203 "Potrivit art. 34 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, brevetul de invenţie

57

Astfel, potrivit alin. 1 lit. a), precum şi a alin. (2) din art. 5,204 atunci când brevetul pentru invenţia de serviciu stricto sensu sau, respectiv, pentru invenţia de comandă se eliberează unităţii, inventatorul-salariat (care, fiindcă nu este titular al brevetului, nu deţine un drept de exploatare exclusivă a invenţiei) are dreptul - pe lângă salariul său - la o remuneraţie suplimentară, stabilită "prin contract" (alin. 1 lit. a) sau "prin act adiţional la contract" (alin. 2).205 15. Dreptul de a fi recompensat, potrivit contractului, pentru asistenţa tehnică acordată titularului de brevet. Reamintim206 că, potrivit art. 42 alin. (2), "Inventatorul are obligaţia să acorde, la cererea titularului de brevet, asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenţiei." 16. Dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de invenţie. Conform art. 35 alin. (2), "În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urmă i se eliberează un duplicat al brevetului de invenţie." Duplicatul va putea fi utilizat spre a face dovada calităţii de inventator, întrucât în cuprinsul brevetului se fac menţiuni nu numai cu privire la titularul acestuia, ci şi cu privire la autorul (sau coautorii) invenţiei. 17. Dreptul de a fi informat de către unitatea îndreptăţită la eliberarea brevetului asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M. şi asupra stadiului şi a rezultatelor aplicării invenţiei. Reglementarea acestui drept, cuprinsă în art. 42 alin. (1),207 trebuie analizată prin corelare cu aceea a dreptului ce este supus analizei imediat următoare, prevăzut de art. 5 alin. (3) şi (4).

conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa fabricarea, comercializarea, oferirea spre vânzare a produselor. Art. 39 din legea menţionată prevede că drepturile patrimoniale cuvenite inventatorului se stabilesc pe bază de contract. Prin art. 61 din acelaşi act normativ se prevede că litigiile privind calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 39 şi 46 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Faţă de dispoziţiile menţionate, rezultă că orice neînţelegeri intervenite între inventatori şi beneficiarul invenţiei sunt de competenţa instanţei. Instanţa, în cazul refuzului pârâtei de a încheia contractul privind drepturile patrimoniale ale inventatorului, urma să stabilească pe bază de probă dacă invenţia este aplicată de pârâtă.

În speţă, în apel s-a depus raportul de expertiză efectuat într-un alt dosar aflat pe rolul aceleiaşi instanţe, pentru alte perioade, din care rezultă că pârâta foloseşte invenţia ce face obiectul brevetului în litigiu. În această situaţie, instanţa de recurs a considerat că respingerea drepturilor băneşti cuvenite inventatorilor pe motiv că acestea trebuie stabilite numai de părţile interesate este contrară dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 64/1991 şi a casat decizia atacată şi sentinţa instanţei de fond cu trimiterea cauzei spre rejudecare." (Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 133 din 8 februarie 1996, publicată în revista "Dreptul" nr. 8/1996, p. 130; a se vedea şi Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1996, Editura Proema, Baia Mare, 1997, p. 306 - 307).

204 Conform art. 5 alin. (1) lit. a), "Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenţie aparţine:

a) unităţii, pentru invenţiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale; inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract".

Iar potrivit alin. (2) al art. 5, "Dacă invenţia rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin act adiţional la contract."

205 "Izvorul acestui drept patrimonial recunoscut inventatorului salariat este deopotrivă legal şi convenţional. Precizarea este importantă întrucât în aceste condiţii inventatorul poate pretinde şi obţine remuneraţia suplimentară chiar în lipsa unei clauze contractuale expres inserată în contractul său de muncă." (O. Calmuschi, Consideraţii privind drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, în "Revista de drept comercial" nr. 1/1993, p. 72). 206 A se vedea supra, Capitolul III.

207 Potrivit art. 42 alin. 1, "În cazul invenţiei pentru care o unitate este îndreptăţită la eliberarea brevetului, aceasta are obligaţia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul O.S.I.M., precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării sau comercializarii invenţiei."

58

18. Dreptul autorului invenţiei de serviciu ori de comandă de a pretinde unităţii să fie informat asupra stadiului realizării invenţiei şi de a se abţine de la orice divulgare. Reamintim208 că acest drept, care este reglementat prin art. 5 alin. (3) şi (4), este recunoscut nu numai pentru inventator, ci şi, deopotrivă, pentru unitatea care devine titulară de brevet asupra invenţiei de serviciu [stricto sensu - potrivit art. 5 alin. (1) lit. a); ori lato sensu - potrivit art. 5 alin. (1) lit. b)] sau asupra aceleia de comandă (art. 5 alin. 2). În comparaţie cu dreptul subiectiv analizat imediat anterior, constatăm o întrepătrundere a sferelor de reglementare stabilite prin textul art. 42 alin. (1) şi, respectiv, prin textul art. 5 alin. (3) şi (4). Astfel, deşi la prima vedere art. 42 alin. (1) se referă la orice situaţie în care o unitate este îndreptăţită la eliberarea invenţiei, totuşi, în realitate, nu poate fi vorba decât despre invenţii de serviciu (stricto sensu sau lato sensu) ori de comandă, la fel ca şi în cazul reglementat prin art. 5 alin. (3) şi (4); într-adevăr, în oricare dintre situaţiile în care o unitate devine titulară de brevet, condiţia sine qua non este aceea a existenţei unei asemenea invenţii, pentru care unitatea devine titulară de brevet fie în temeiul unei vocaţii ("îndreptăţiri") originare (art. 5 alin. 1 sau 2), fie ca urmare a unor evoluţii prevăzute de lege (art. 5 alin. 5 şi 6), când vocaţia originară la obţinerea brevetului aparţinea unui alt subiect de drept. Continuând comparaţia, constatăm că, sub un alt aspect, sfera de reglementare stabilită prin art. 42 alin. (1) este mai întinsă (fiindcă se are în vedere, în plus, examinarea cererii de brevet în cadrul O.S.I.M., precum şi etapa "aplicării sau comercilaizarii" invenţiei209), dar şi mai restrânsă (fiindcă nu se are în vedere obligaţia de informare asupra creării propriu-zise a invenţiei). De asemenea, cele două sfere de reglementare diferă şi prin referirea expresă la obligaţia abţinerii de la divulgare în cuprinsul textului art. 5 alin. (3), obligaţie care nu mai este reluată în art. 42 alin. (1). Din cele de mai sus, rezultă necesitatea individualizării distincte a drepturilor prevăzute de art. 5 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, de art. 42 alin. (1). 19. Dreptul la o compensaţie materială în cazul instituirii caracterului secret pentru invenţia brevetată. Conform art. 40 alin. (2), "Informaţiile din domeniul apărării sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” Regula 7 alin. (11) din Regulament precizează că trebuie acordată o compensaţie materială “echitabilă”. Oricum ar fi, indiferent de nivelul ofertei instituţiei interesate, cuantumul compensaţiei se va stabili fie prin acordul părţilor, fie, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească. Accesul în justiţie în această ipoteză rezultă, în orice caz, din cuprinsul art. 21 din Constituţie210, chiar dacă – într-o interpretare restrictivă a art. 63 alin. (1) (pe care nu o împărtăşim) – un asemenea litigiu nu ar intra în enumerarea litigiilor de competenţa instanţelor judecătoreşti (potrivit competenţei de drept comun), enumerare stabilită de acest text legal.211

208 A se vedea supra, Secţiunea a II-a din cadrul prezentului capitol. 209 În măsura în care termenul "realizarea invenţiei", utilizat de art. 5 alin. 3, nu se referă,

deopotrivă, la etapa "aplicării invenţiei". 210 Potrivit art. 21 din Constituţie, “(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea

drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.” 211 Conform art. 63 alin. (1), “Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet

sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevazute la art. 5 alin. (6), art. 36 si art. 42 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti […]” (sublinierea noastră, L.M.). Interpretarea restrictivă nu include dreptul la o compensaţie materială prevăzut de art. 40 alin. (2) în categoria “drepturilor patrimoniale ale inventatorului”, întrucât ar fi vorba numai despre acele “drepturi patrimoniale ale inventatorului” care sunt “născute din brevetul de invenţie” – ceea ce, evident, nu este cazul compensaţiei materiale reglementate prin art. 40 alin. (2), care

59

20. Dreptul la calitatea de autor al invenţiei. Acest drept, care face parte din categoria drepturilor personal-nepatrimoniale, desemnează posibilitatea unei persoane fizice de a pretinde să fie recunoscută ca fiind aceea care, pentru prima dată în lume, a creat o anumită invenţie brevetabilă, precum şi posibilitatea de a folosi această calitate şi de a cere tuturor să nu aducă vreo atingere acesteia.212 În acest sens, art. 35 alin. (1) dispune că "Inventatorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa." 21. Drepturi derivând din calitatea de autor al invenţiei. Enumerare. Din calitatea de autor al invenţiei, mai derivă şi următoarele alte drepturi subiective: dreptul de prioritate al inventatorului; dreptul de a da publicităţii invenţia: dreptul la nume al inventatorului; dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie. 21.1. Dreptul de prioritate al inventatorului. Acest drept desemnează posibilitatea juridică a inventatorului de a pretinde să fie recunoscut ca fiind primul dintre toţi aceia care au creat o invenţie brevetabilă identică sau similară.213 Necesitatea existenţei acestui drept subiectiv este o consecinţă a fenomenului ubicuităţii – sub aspectul apariţiei214 - în domeniul creaţiilor intelectuale industriale. Astfel cum am mai arătat, “Posibilitatea ca mai multe persoane să ajungă quasi-simultan sau la diferenţe notabile de timp, în acelaşi loc sau în locuri diferite, dar independent una de alta, la aceeaşi soluţie-invenţie impune ca recunoaşterea dreptului la calitatea de inventator (drept absolut, opozabil erga omnes) să fie condiţionată şi de cerinţa suplimentară de a fi primul care a creat respectiva invenţie.”215 Reamintim că dreptul de prioritate al inventatorului trebuie să fie distins de dreptul de prioritate al titularului de brevet, reglementat prin art. 17.216 21.2. Dreptul de a da publicităţii invenţia. Acest drept are atât un aspect pozitiv (dreptul de a face publică - prin orice mijloace - invenţia), cât şi un aspect negativ (dreptul de a se opune publicării invenţiei). Sub acest din urmă aspect, art. 40 alin. (1) dispune că "Invenţia care face obiectul cererii de brevet nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, si are caracterul stabilit de legea speciala pana la publicare." În plus, conform art. 62, “Divulgarea, de către personalul O.S.I.M., precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. O.S.I.M. răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. (1).” 21.2.bis. Dreptul de a da publicităţii invenţia are un contur special în două situaţii, astfel: a) Potrivit art. 5 alin. (3), “În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi alin. 2,217 inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în scris asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare”; b) Potrivit art. 40 alin. (2), “Informaţiile din domeniul apărării sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, are un alt izvor decât brevetul de invenţie. Interpretarea ne-restrictivă – pe care o împărtăşim – consideră că termenul “inclusiv” din cadrul locuţiunii “inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului” constituie o inadvertenţă de redactare a art. 63 alin. (1), astfel încât această locuţiune este distinctă de locuţiunea imediat anterioară (“alte drepturi născute din brevetul de invenţie”), cărei nu i se subsumează.

212 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 165. 213 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 166. 214 Mai există şi ubicuitatea sub aspectul folosinţei (al exploatării). Cu privire la caracteristica

juridică a ubicuităţii, în domeniul obiectelor proprietăţii industriale, a se vedea A. Petrescu, op.cit., p. 15 - 16.

215 A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 166. 216 Cu privire la dreptul de prioritate al titularului de brevet, a se vedea supra, Secţiunea a II-a

din cadrul prezentului capitol. 217 Aceste texte reglementează invenţiile de serviciu (stricto sensu sau lato sensu) şi invenţiile de

comandă.

60

solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” 21.3. Dreptul la nume al inventatorului. Acest drept desemnează posibilitatea juridică recunoscută inventatorului de a pretinde să se facă menţiune despre numele său şi despre calitatea sa de inventator, precum şi de a folosi el însuşi o astfel de menţiune în împrejurările în care se face referire la autorul invenţiei pe care a creat-o.218 În acest sens, reamintim că, potrivit art. 35 alin. (1), “Inventatorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa.” Deşi acest text legal se referă numai la situaţia în care invenţia a fost brevetată, trebuie, totuşi, precizat că dreptul la nume se naşte independent de eliberarea brevetului, îngăduindu-se inventatorului să îl exercite - chiar dacă nu a intervenit brevetarea invenţiei - în legătură cu orice publicaţie (aşa cum, de altfel, dispune in terminis art. 35 alin. 1) sau documente care se referă la invenţia creată. O garanţie a recunoaşterii acestui drept este statuată prin art. 14 alin. (2), conform căruia “Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului şi va fi însoţită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.” 21.4. Dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie juridică. Acest drept desemnează posibilitatea juridică recunoscută inventatorului unei invenţii brevetabile de a pretinde, în condiţiile legii, să i se elibereze un brevet de invenţie (sau un alt titlu corespunzător de protecţie juridică).219Aşadar, acest drept subiectiv nu este recunoscut oricărui inventator; bunăoară, inventatorul invenţiei de serviciu stricto sensu ori cel al invenţiei de comandă nu beneficiază de acest drept, întrucât, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) şi, respectiv, al art. 5 alin. (2), pentru aceste categorii de invenţii brevetul se acordă unităţii la care este încadrat ca salariat inventatorul sau, după caz, unităţii care a comandat cercetarea. Dacă se pune problema brevetării în străinătate, devin aplicabile dispoziţiile art. 41, conform cărora: “(1) Brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM. (2) În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informaţiile au fost declasificate potrivit art. 40 alin. (3). (3) În vederea brevetării în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii. (4) Brevetarea în străinătate a invenţiilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa OSIM de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi. (5) Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetării invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, OSIM acţionează în calitate de oficiu receptor.” 22. Drepturile băneşti în cazul aplicării dispoziţiilor tranzitorii ale art. 71 alin. (3). Potrivit acestui text de lege, “Drepturile băneşti cuvenite inventatorilor pentru invenţiile brevetate, aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator şi unitatea care a aplicat invenţia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile băneşti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neînţelegerii între părţi, drepturile băneşti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63.”220 S-a decis că dispoziţiile art. 71 alin. (3) (art. 66 alin. 2 din forma iniţială a Legii nr. 64/1991) nu sunt aplicabile: atunci când nu este vorba despre o invenţie brevetată, ci despre o

218 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, op.cit., p. 168 - 167. 219 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 170. 220 A se vedea supra, Titlul I, cu referire la calitatea de izvor tranzitoriu a dispoziţiilor art. 20

din Decretul nr. 884/1967 privind invenţiile, inovaţiile şi raţionalizările, a celor ale art. 33 - 48 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2250/1967 pentru aplicarea Decretului nr. 884/1967 şi a celor ale Decretului nr. 93/1976 pentru aprobarea normelor privind calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia naţională, care a fost abrogat explicit prin art. 70 din Legea nr. 64/1991.

61

"realizare tehnică, care este nouă la nivelul unei unităţi şi utilă acesteia"221 (art. 67)222; sau atunci când invenţia brevetată nu a fost niciodată aplicată223; ori atunci când inventatorul "a fost recompensat integral, adică i s-au acordat toate sumele care i se cuveneau potrivit legislaţiei în vigoare la data punerii în aplicare a invenţiilor, împrejurare care exclude orice pretenţii ale sale împotriva titularului de brevet, respectiv a unităţii care aplică invenţia."224 De asemenea, s-a considerat că dispoziţiile art. 71 alin. (3) au exclusiva finalitate de a conferi inventatorului drepturile băneşti al căror cuantum va fi negociat cu unitatea, iar nu şi transferarea calităţii de titular de brevet de la unitate la inventator, sub cuvânt că, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991, ar fi încetat efectele cesiunii legale prevăzute de art. 14 lit. a) din Legea nr. 62/1974,225 invenţia intrând sub regimul juridic prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.226 Tot astfel, s-a decis că prin dispoziţiile art. 71 alin. (3) nu s-a reglementat repunerea inventatorilor în termenul de prescripţie extinctivă (art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă), fiindcă aceste dispoziţii legale au avut ca efect însăşi naşterea dreptului la acţiune (fiind aplicabile, aşadar, prevederile art. 7 din Decretul nr. 167/1958.227 În sfârşit, s-a decis că dispoziţiile art. 71 alin. (3) sunt constituţionale, neavând caracter retroactiv.228

221 „Inovaţie” (conform terminologiei utilizate în legislaţia anterioară adoptării Legii nr.

64/1991 privind brevetele de invenţie). 222 A se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 685 din 24 februarie 1997 şi

decizia nr. 686 din 24 februarie , publicate în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1997 şi hotărârea nr. 1/1998 a Secţiilor Unite, Editura Argessis, Curtea de Argeş, 1998, p. 48 - 49 şi 49 - 53. 223 A se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 1738 din 21 mai 1997, publicată în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1996, Editura Proema, Baia Mare, 1997, p. 39 - 40.

224 Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 1440 din 8 octombrie 1996, publicată în revista "Dreptul" nr. 7/1997, p. 99 (a se vedea şi în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1995, Editura Proema, Baia Mare, 1996, p. 358). În acelaşi sens, a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 3405 din 20 octombrie 1997 şi decizia nr. 4329 din 18 decembrie 1997, publicate în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1997 şi hotărârea nr. 1/1998 a Secţiilor Unite, Editura Argessis, Curtea de Argeş, 1998, p. 42 - 45 şi p. 45 - 47.

225 Potrivit art. 14 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, „Brevetul de inventie se acorda dupa cum urmeaza: a) organizatiilor socialiste din Republica Socialista Romania pentru: - inventiile realizate de persoane incadrate intr-o organizatie socialista in timpul contractului de munca si in legatura cu munca lor; - inventiile rezultate din lucrari efectuate la cererea sau cu ajutorul material al unor organizatii socialiste; b) organizatiilor socialiste de stat pentru inventiile care au ca obiect substante obtinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare si tratament medical, dezinfectante, produse alimentare si condimente, precum si soiuri noi de plante, tulpini de bacterii si ciuperci, noi rase de animale si viermi de matase, indiferent de conditiile in care au fost realizate; c) autorilor individuali sau in colectiv in cazul altor inventii decât cele prevazute la lit. a) si b).”

226 A se vedea Judecătoria Oradea, sentinţa civilă nr. 2346/1993, citată în "Revista de drept comercial" nr. 5/1993, p. 106.

227 În acest sens, a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 790 din 28 februarie 1997 şi decizia nr. 2181 din 19 iunie 1997, publicate în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1997 şi hotărârea nr. 1/1998 a Secţiilor Unite, Editura Argessis, Curtea de Argeş, 1998, p. 53 - 55 şi 55 - 58. Anterior, se decisese că “Prin dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 64/1991, autorii de invenţii au fost repuşi în termenul [de prescripţie de 3 ani – sublinierea noastră, L.M.] de a exercita dreptul la acţiune pentru pretenţiile băneşti ce li se cuvin în această calitate” (Curtea de

62

Apreciind că toate soluţiile înfăţişate mai sus sunt corecte, avem, pe de altă parte, îndoieli cu privire la interpretarea conceptului de "unitate care a aplicat invenţia" din cuprinsul art. 71 alin. (3) în sensul că acesta ar include numai unitatea care a beneficiat direct de cesiunea legală prevăzută de art. 14 lit. a) din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, fiind excluse, aşadar, orice alte unităţi care au aplicat acea invenţie229; considerăm că, dimpotrivă, inventatorul are dreptul ca, în temeiul art. 71 alin. (3), să solicite plata unor drepturi băneşti - negociate - de la orice unitate care a aplicat invenţia, întrucât: a) textul art. 71 alin. (3) nu distinge, utilizând formula generală "unitate care a aplicat invenţia"; b) recompensele (care - prin ipoteză - fie că nu fuseseră plătite, fie că fuseseră plătite parţial) erau datorate, în baza regimului stabilit prin 38 din Legea nr. 62/1974 şi prin Decretul nr. 93/1976 pentru aprobarea normelor privind calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia naţională, nu numai de unitatea titulară de brevet, ci - prin intermediul acesteia - şi de orice alte unităţi care au aplicat invenţia, proporţional cu avantajele economice de care a beneficiat fiecare în parte230.231 23. Drepturile titularului certificatului de inventator, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, la dobândirea dreptului asupra brevetului, în cazul aplicării dispoziţiilor tranzitorii ale art. 71 alin. (4). Conform art. 71 alin. (4), "Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului, prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute de art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat invenţia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei."

CAPITOLUL AL V-LEA DREPTURILE SPECIFICE ALE UNITĂŢII CARE NU ESTE TITULAR DE BREVET

24. Domeniul de aplicaţie. Este vorba despre ipoteza în care titularul brevetului de invenţie este inventatorul. În cadrul legislaţiei pozitive actuale, se poate identifica existenţa unui singur drept al unităţii, într-o asemenea ipoteză. 25. Dreptul de preferinţă al unităţii, în cazul invenţiei de serviciu lato sensu. Conform art. 5 alin. (6), “În cazul prevăzut la alin. 1 lit. b),232 unitatea are un drept de preferinţă la

Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă, decizia nr. 21 din 29 ianuarie 1997, publicată în Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară civilă. 1993 – 1998, Editura All Beck, 1999, p. 60).

228 "Aplicarea legii noi situaţiilor juridice în curs nu are caracter retroactiv, întrucât astfel nu se modifică şi nici nu se sting efectele produse anterior, legea referindu-se numai la efectele acestei situaţii ulterioare intrării sale în vigoare. Posibilitatea negocierii recompensei neachitate se justifică atât prin faptul că priveşte o obligaţie neeexecutată de debitor şi care, dacă nu ar fi actualizată prin negociere, ar însemna ca debitorul, în condiţiile inflaţiei, să profite de propria sa culpă, cât şi de faptul că negocierea este unul dintre principiile de bază ale noii reglementări, astfel încât, dacă nu ar fi aplicabilă şi recompenselor anterior neplătite, s-ar fi creat o diferenţă nejustificată între inventatori, cu caracter discriminatoriu faţă de inventatorii nerecompensaţi, contrară principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, instituit de art. 16 alin. (1) din Constituţie." (Curtea Constituţională, decizia nr. 6 din 10 iulie 1995, rămasă definitivă prin decizia nr. 19 din 27 februarie 1996, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 8 aprilie 1996).

229 Pentru această interpretare, a se vedea Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 288 din 5 martie 1996, publicată în Curtea Supremă de Justiţie. Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anul 1996, Editura Proema, Baia Mare, 1997, p. 304 - 305.

230 Cu privire la acest regim juridic, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 154 - 155. 231 În speţă, soluţia instanţei supreme este eronată şi pentru motivul că unitatea pârâtă devenise

titulară a brevetului de invenţie ca urmare a reorganizării reglementate prin Legea nr. 15/1990, având, aşadar, calitatea de succesor al unităţii reorganizate şi care beneficiase de cesiunea legală prevăzută de art. 14 lit. a) din Legea nr. 62/1974.

232 Reamintim că, potrivit art. 5 alin. 1 lit. b), brevetul se acordă "salariatului, pentru invenţiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activităţii unităţii prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare." Aceasta este situaţia invenţiei de serviciu lato sensu, în legătură cu care a se vedea infra, Capitolul al II-lea din cadrul Titlului al II-lea.

63

încheierea unui contract privind invenţia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele judecătoreşti.”

Formularea textului este suficient de generală spre a decide că dreptul de preferinţă al unităţii există atât mai înainte de eliberarea brevetului, cât şi după aceea; cu alte cuvinte, această transmitere poate avea ca obiect atât dreptul la acordarea brevetului, cât şi dreptul asupra brevetului acordat.233

CAPITOLUL AL VI-LEA LIMITELE DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

ASUPRA INVENŢIEI SECŢIUNEA I

CONCEPTE ŞI CLASIFICARE 1. Raţiunea instituirii limitelor dreptului subiectiv de proprietate

industrială asupra invenţiei. Dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei este, aşa cum am arătat234, un drept real, aşadar un drept absolut, în sensul că este opozabil erga omnes. Dintr-o altă perspectivă însă, acest drept nu are caracter absolut, în sensul că prerogativele ce îl compun comportă anumite limitări stabilite de legiuitor ca urmare a necesităţii ocrotirii şi a altor interese (de natură economică, socială ori ţinând de echitate) decât cele aparţinând titularului brevetului de invenţie. Ansamblul acestor limitări contribuie la prevenirea transformării brevetului de invenţie într-un monopol absolut, ceea ce ar constitui un factor de frânare, iar nu de stimulare a progresului tehnico-ştiinţific. 2. Limitele instituite de legiuitor au ca obiect numai exclusivitatea exploatării invenţiei, aşadar numai o latură - latura "negativă"235 - a conţinutului dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei.

3. Categorii de limite. Aceste limite sunt de două feluri, şi anume limite generale şi, respectiv, limite speciale.236 3.1. Limitele generale sunt aplicabile oricărui titular de brevet, indiferent de obiectul invenţiei ori de modalitatea de folosire a acesteia. 3.2. Pe de altă parte, limitele speciale fie că privesc numai anumite categorii de titulari de brevet, fie că se referă numai la anumite categorii de invenţii, fie că au în vedere anumite condiţii în care invenţiile sunt utilizate. Limitele speciale, dacă sunt privite din perspectiva titularului brevetului, constituie ştirbiri ale prerogativei sale de a opune terţilor acest brevet. Pe de altă parte, dacă sunt privite din perspectiva terţilor beneficiari, aceste limite speciale constituie permisiuni de utilizare - în condiţiile strict prevăzute de lege - a invenţiei; este motivul pentru care unele dintre aceste limite speciale sunt numite "licenţe".237

233 În acest sens, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Legea, p. 44 (unde se remarcă, de asemenea, că Y. Eminescu – în Despre noua lege, p. 7 – “semnalează numai ipoteza transmiterii <<dreptului la brevet>>, adică a dreptului la acordarea brevetului”).

234 A se vedea supra, Secţiunea a II-a din Capitolul I al Titlului al III-lea. 235 Reamintim că latura "pozitivă" a dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra

invenţiei este constituită din dreptul de exploatare a invenţiei. A se vedea supra, Secţiunea I a Capitolului al II-lea din Titlul al III-lea. Cu privire la aspectul pozitiv şi cel negativ al dreptului de proprietate intelectuală în general, a se vedea şi I. Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 5. 236 În acest sens, a se vedea Petrescu, L. Mihai, Invenţia, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A.Petrescu, L.Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 130. În continuare, această lucrare va fi citată: A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia.. 237 Pentru clasificarea "licenţelor" în licenţe legale, voluntare sau mixte, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 204 - 205.

64

4. Enumerare. Limitele generale constau în caracterul teritorial şi în caracterul temporar al exclusivităţii exploatării invenţiei. Limitele speciale sunt mai numeroase. În prezent, în dreptul român sunt reglementate următoarele limite speciale: dreptul de folosire a unei invenţii brevetate în construcţia şi funcţionarea vehiculelor; dreptul de folosire personală anterioară; dreptul de producere sau de folosire a invenţiei în scop experimental; dreptul de folosire a invenţiei asupra căreia dreptul de proprietate industrială s-a epuizat; dreptul de folosire în scopuri experimentale; dreptul de folosire personală ulterioară; licenţele obligatorii.

5. Implicaţiile TRIPS asupra reglementării interne a unora dintre limitele speciale ale exclusivităţii exploatării invenţiei. Astfel cum în mod justificat s-a arătat238, dispoziţiile interne referitoare la unele dintre aceste limite speciale sunt completate cu prevederile art. 30 şi 31 din TRIPS ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights"), care constituie Anexa 1C a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 1994.239

SECȚIUNEA A II-A LIMITELE GENERALE ALE DREPTULUI LA EXCLUSIVITATEA

INVENŢIEI §1. CARACTERUL TEMPORAR AL EXCLUSIVITĂŢII EXPLOATĂRII

INVENŢIEI 1. Exclusivitatea exploatării invenţiei nu poate fi opusă terţilor decât atâta

timp cât brevetul se află în vigoare. Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, brevetul este valabil timp de cel mult 20 ani de la data constituirii depozitului naţional reglementar.240

3. Durata de valabilitate poate fi scurtată. Regulile de mai sus au în vedere durata maximă, întrucât este posibil ca valabilitatea unui anumit brevet să fie mai scurtă, dacă titularul renunţă la brevet ori dacă este decăzut din dreptul asupra brevetului ca urmare a neplăţii taxelor anuale de menţinere în vigoare a acestuia. 4. Fundament. Astfel cum s-a arătat în literatura juridică de specialitate, "Limitarea în timp a dreptului exclusiv de exploatare a invenţiei de către titular prezintă o mare importanţă şi a fost determinată de motive sociale, pentru progresul economic şi tehnico-ştiinţific, cunoscut fiind că după încetarea dreptului exclusiv, folosirea invenţiei este liberă şi gratuită."241

238 A se vedea C.-I. Stoica, R. Dincă, Consideraţii teoretice şi practice referitoare la efectele Acordului TRIPS asupra sistemului de drept românesc, în "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2001, p. 179 - 181. 239 Acordul de la Marrakech a fost ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 (publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994) iar TRIPS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.

240 Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, art. 33 stabilea în cazul brevetului pentru invenţia de perfecţionare (denumită şi invenţie complementară) o durată maximă de valabilitate mai mică, astfel: "Pentru invenţia care perfecţionează o altă invenţie protejată printr-un brevet şi care nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitată la aceea a brevetului acordat pentru invenţia pe care o perfecţionează, fără a putea fi mai scurtă de 10 ani." Aşa fiind, rezulta că, teoretic, durata maximă de valabilitate a unui brevet de perfecţionare putea fi de 20 ani mai puţin o zi.

Reamintim că, în prezent, conceptul de invenţie de perfecţionare nu mai este reglementat. Singura referire la „un brevet care nu poate fi exploatat fără a aduce atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit naţional reglementar este anterioară” este făcută în cuprinsul art. 46 alin. (7), cu privire una dintre formele licenţei obligatorii.

241 I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 84. [În continuare, această lucrare va fi citată: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor.]

65

§2. CARACTERUL TERITORIAL AL EXCLUSIVITĂŢII EXPLOATĂRII INVENŢIEI

5. Drept – în principiu – teritorial. Întrucât, conform art. 1, “Drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României […]” (sublinierea noastră, L.M.), rezultă că şi dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei brevetate funcţionează numai pentru teritoriul României, adică pentru teritoriul statului care a acordat brevetul de invenţie. Actele de exploatare a invenţiei săvârşite în afara teritoriului statului care a acordat brevetul pot cădea, eventual, sub protecţia juridică a statelor străine unde asemenea acte au fost săvârşite, dacă acea invenţie a fost brevetată şi în acele alte state. Din cele de mai sus, rezultă că exclusivitatea exploatării invenţiei brevetate este limitată din punct de vedere teritorial. De aceea, este necesară formularea unei cereri separate de brevet de invenţie în fiecare dintre ţările în care se doreşte obţinerea protecţiei juridice. Spre a facilita aceste demersuri, art. 4 din Convenţia de la Paris instituie ceea ce doctrina a intitulat "prioritatea convenţională" (sau „unionistă”), în sensul că persoanei care a constituit depozit reglementar într-o ţară semnatară a convenţiei i se recunoaşte dreptul ca, în decurs de cel mult 12 luni calculate de la momentul acestui depozit naţional reglementar să poată formula cerere de brevet de invenţie în oricare altă ţară semnatară a convenţiei, invocând prioritatea242 obţinută prin cel dintâi depozit naţional reglementar pe care l-a constituit.243 Chiar şi în aceste condiţii, solicitantul de brevet care doreşte să fie protejat pentru invenţia sa şi într-o altă (alte) ţară (ţări) se află într-o situaţie dificilă, care presupune un mare consum de timp, precum şi efectuarea unor cheltuieli însemnate (pentru traducere, pentru consilieri în proprietate industrială din diferite ţări străine şi pentru plata taxelor către diferitele oficii de brevete din acele alte ţări) - totul într-un moment în care solicitantul nu ştie încă dacă va obţine brevetul pentru invenţia sa.244 5. Principiul tratamentului naţional.245 Neajunsurile ce rezultă din existenţa caracterului teritorial al ocrotirii prin brevet au impus instituirea, prin art. 2 şi 3 ale Convenţiei de la Paris din 1883 privind protecţia proprietăţii industriale a aşa-numitului "principiu al tratamentului naţional". Conform acestui principiu, fiecare ţară semnatară a Convenţiei de la Paris trebuie să asigure cetăţenilor celorlalte ţări membre aceeaşi

242 În sensul că examinarea existenţei noutăţii soluţiei tehnice a cărei brevetare se solicită se va realiza prin raportare la momentul acestei priorităţi, adică la momentul constituirii celui dintâi depozit naţional reglementar.

243 În dreptul român, prioritatea convenţională (sau unionistă) este reglementată prin art. 20 şi 22 ale Legii nr. 64/1991. Cu privire la "priorităţile excepţionale" (incluzând "prioritatea convenţională"), a se vedea: Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială. Vol. I. Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 69 – 70 (această din urmă lucrare va fi citată în continuare: Y. Eminescu, Tratat); A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 87 – 88; V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, p. 345 – 350; O. Calmuschi, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2004, p. 22-23; B. Ionescu, Procedura de obţinere a brevetului de invenţie. Dreptul la acordarea brevetului de invenţie, în Dreptul brevetului. Tratat, vol. I, de A.C. Ştrenc, B. Ionescu, Gh. Gheorghiu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 338-343. Între timp, art. 21 din Legea nr. 64/199, care reglementa cealaltă formă de prioritate excepţională, şi anume prioritatea excepţională „de expoziţie”, a fost abrogat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 28/2007; nu mai puţin însă, efectele priorităţii de expoziţie se regăsesc implicit în cuprinsul prevederilor referitoare la divulgarea invenţiei din art. 11 din Legea nr. 64/1991 în redactarea conferită prin art. I pct. 10 din Legea nr. 28/2007.

244 De exemplu, întrucât acea invenţie nu prezintă noutate absolută în timp şi spaţiu, ceea ce va rezulta însă numai după efectuarea de către oficiul de brevete a examinării condiţiilor de fond ale obiectului.

245 A se vedea O. Calmuschi, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale. Direcţii şi perspective, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990, p. 42 - 43.

66

protecţie ca şi aceea pe care o asigură propriilor săi cetăţeni. De altfel, acelaşi tratament naţional trebuie să fie asigurat şi cetăţenilor ţărilor care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Paris, dacă aceştia sunt domiciliaţi într-o ţară membră sau dacă au sediul "real şi efectiv", industrial sau comercial, într-o asemenea ţară. Totuşi, nici o condiţie cu privire la domiciliu sa sediul în ţara în care se cere protecţia nu poate fi impusă cetăţenilor ţărilor membre pentru a beneficia de dreptul de proprietate industrială. Substanţa acestor reglementări este preluată şi în cuprinsul art. 3 din TRIPS. Principiul tratamentului naţional se regăseşte în dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 64/1991, potrivit cu care: "Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte. "

6. Efectele teritoriale ale brevetelor de invenţie pot fi însă înlăturate ori limitate prin intermediul convenţiilor internaţionale încheiate în domeniul invenţiilor, care pot stabili eliberarea unui singur brevet, dar care conferă protecţie juridică pe teritoriul mai multor state ori care pot reglementa o procedură unică sau simplificată care să conducă la eliberarea de brevete pentru aceeaşi invenţie în mai multe state.

Asemenea proceduri sunt instituite, de exemplu, prin Tratatul de cooperare în materie de brevete de invenţie (P.C.T.) de la Washington din 1970246,247 prin Acordul pentru crearea unei Organizaţii Regionale pentru Proprietate Industrială din Africa (ARIPO) din 1976,248 prin Convenţia pentru crearea Organizaţiei pentru Proprietate Industrială Africană (OAPI) din 1977249 şi prin Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european)250 adoptată în anul 1973 la Munchen.251 Această

246 Ratificat prin Decretul nr. 81 din 2 martie 1979 (publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 martie 1979).

247 Pentru detalii, a se vedea: I. Cameniţă, Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor [P.C.T.], Editura Litera, Bucureşti, 1982, passim; O. Calmuschi, op.cit., 1990, p. 55 - 75; I. Constantin, Brevetarea invenţiilor în străinătate, Editura All, Bucureşti, 1993, p. 41 - 66; Introducere în proprietatea intelectuală, lucrare editată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Intellectual Property Reading Material, ediţia a II-a, Geneva, 1998), traducere de R. Pârvu, L. Oprea, M. Dinescu, M. Mănăstireanu, Editura Rosetti, 2001, p. 348 - 356. [Această din urmă lucrare va fi citată în continuare: Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I.]. A se vedea, de asemenea, Regulile 21 - 23 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2003, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 348 din 22 mai 2003).

248 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., 1990, p. 142 - 144; I. Constantin, op.cit., p. 37 - 38; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 433 - 434.

249 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., 1990, p. 138 - 142; I. Constantin, op.cit., p. 37; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 434 - 435.

250 Pentru detalii, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., 1990, p. 117 - 133; I. Constantin, op.cit., p. 37; A. Chavanne, J.-J. Burst, op.cit., p. 308 - 316; Introducere în proprietatea intelectuală, O.M.P.I., p. 437 - 438.

251 România a aderat la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, prin Legea nr. 61/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002). Prin aceeaşi lege, România a aderat şi la actul de revizuire a Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.

Anterior, prin Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 15 august 1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32 din 12 martie 1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 13 martie 1997), a fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994.

67

din urmă convenţie nu trebuie confundată cu Convenţia pentru Brevete Comunitare, care este elaborată în cadrul Uniunii Europene, dar care nu a intrat încă în vigoare, deşi a fost semnată la Luxemburg în anul 1975.252

SECȚIUNEA A III-A LIMITELE SPECIALE ALE DREPTULUI LA EXCLUSIVITATEA

EXPLOATĂRII INVENŢIEI §1. DREPTUL DE FOLOSIRE A UNEI INVENŢII BREVETATE ÎN

CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA VEHICULELOR ŞI A NAVELOR 1. Sediul materiei. Această limită specială a exclusivităţii exploatării invenţiei

brevetate este reglementată prin art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1991 în concordanţă cu dispoziţiile art. 5 ter din Convenţia de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale. De altfel, instituţia mai este reglementată şi prin art. 27 din Convenţia de la Paris privind aviaţia civilă internaţională din 1919 (revizuită la Chicago în 1944) (ratificată prin Decretul nr. 194/1965).253

În doctrină, această limită specială este identificată şi sub denumirea de "imunitatea vehiculelor".

2. Potrivit art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 64/1991, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33: a) folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;".

3. Raţiune. Textul este menit să contribuie la asigurarea liberei circulaţii a vehiculelor terestre sau aeriene şi a navelor [vehicule]. Totodată, se ţine seama de realităţi, întrucât absenţa unei asemenea reglementări ar pune autorităţile statale în faţa unor probleme uneori insurmontabile (cum ar fi, de exemplu, identificarea modalităţilor concrete prin care s-ar realiza controlul aeronavelor ori al navelor care tranzitează teritoriul ţării, sub aspectul neîncălcării drepturilor de proprietate industrială). 4. Condiţii. Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca terţii să poată invoca, în raport cu titularul brevetului de invenţie, această licenţă legală: a) vehiculul terestru sau aerian ori nava [vehiculul] - fiind asimilate şi accesoriile acestora (remorci, vagoane, containere254 etc.)255 - trebuie să aparţină256 unui stat membru la o convenţie internaţională privind invenţiile, la care România este parte257;

252 Cu privire la reglementările din cadrul Uniunii Europene referitoare la protecţia proprietăţii industriale asupra invenţiei, a se vedea: O. Calmuschi, op.cit., 1990, p. 133 - 137; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Editura Sweet & Maxwell, Londra, ediţia a 3-a, 1996, p. 643 – 664; J. Schmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Editura Litec, Paris, 1996, p. 329 – 339; A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Editura Dalloz, ediţia a 5-a, 1998, p. 316 – 321; St.-D. Andersen, EC Competition Law and Intellectual Property Law, Oxford University Press, 1998, passim; J. Schmidt-Szalewski, Droit de la propriété industrielle, ediţia a IV-a, Dalloz, 1999, p. 67; W. Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2001 (traducere de T. Dumitrescu a lucrării publicate de Editura Cavendish Publishing Limited în 1997), p. 329 - 350.

253 A se vedea în acest sens: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 188; V. Roş, op. cit., p. 392. 254 Astfel cum s-a observat, "[…] produsele din conteiner ar putea genera contrafacerea, numai

conteinerul fiind exceptat de dispoziţiile art. 5 ter (2)" [din Convenţia de la Paris din 1883 - nota noastră, Lucian Mihai] (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 189).

255 "Accesoriile acestor vehicule" sunt prevăzute in terminis de art. 5 ter pct. 2 din Convenţia de la Paris din 1983 pentru apărarea proprietăţii industriale.

256 Să fie înregistrate.

68

b) invenţia utilizată în construcţia sau funcţionarea vehiculului sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestuia trebuie să fie brevetată în România;

c) această invenţie trebuie să fie folosită exclusiv pentru nevoile vehiculului; piesele detaşate şi echipamentele de schimb sunt asimilate, fiind permisă montarea acestora, inclusiv montarea pentru repararea altor vehicule; deţinerea de produse brevetate la bordul vehiculului în alte scopuri (de exemplu, pentru vânzare sau tranzit) constituie contrafacere258 d) vehiculul trebuie să fi pătruns temporar (inclusiv în cazul intrărilor periodice) sau accidental (de exemplu, în caz de avarie, furtună, eroare de pilotaj etc.) pe teritoriul României. 5. Efecte. Dacă aceste patru condiţii cumulative sunt îndeplinite, titularul brevetului nu poate opune terţului exclusivitatea exploatării invenţiei pe care a brevetat-o în România.259

§2. DREPTUL DE FOLOSIRE PERSONALĂ ANTERIOARĂ 6. Sediul materiei. Această limită specială este reglementată prin art. 34 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 64/1991 în mod asemănător cu dispoziţiile legale referitoare la invenţii din alte ţări260. Conform acestui text legal, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33 [...]: b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel a cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credinţă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei;".

7. Raţiune şi ipoteză. Dreptul de folosire personală anterioară261 constituie recunoaşterea pe plan legislativ a unei consecinţe impuse de echitate262, într-o situaţie de manifestare a ubicuităţii - sub aspectul apariţiei263 - a creaţiilor intelectuale industriale.

257 "Prin nave aparţinând unei ţări a Uniunii trebuie înţelese navele care poartă pavilionul unei asemenea ţări, nefiind nevoie ca proprietarul să fie cetăţean al unei asemenea ţări" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 187).

258 "Deţinerea de produse brevetate la bordul vehiculelor care pătrund pe teritoriul României, vânzarea lor sau tranzitul nu restrâng dreptul exclusiv, proprietarii făcându-se vinovaţi de contrafacere" (I. Cameniţă, loc. cit.). A se vedea şi V. Roş, loc. cit.

259 "Să presupunem că o navă comercială sau de pasageri străină pătrunde în portul Constanţa şi acostează la chei. Pilotul român care a condus din larg nava la chei a observat că la sistemul de ghidare a navei s-a folosit o invenţie românească al cărei titular este chiar Navrom Constanţa. Dacă n-ar exista prevederile art. 47 lit. a [din Legea nr. 62/1974, care a precedat actuala Lege nr. 64/1991 - sublinierea noastră, L.M.], proprietarul s-ar face vinovat de contrafacere şi eventual judecat, în cadrul unei acţiuni civile sau penale, de instanţa judecătorească din Constanţa. Dar, principiul imunităţii, prevăzut de lege ca un act de restrângere a dreptului exclusiv al titularului în cazul dat, fereşte proprietarul de orice consecinţe" (I. Cameniţă, loc.cit.). 260 A se vedea: W. R. Cornish, op.cit., p. 220 - 221; J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77. 260 A se vedea: W. R. Cornish, op.cit., p. 220 - 221; J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77.

261 În alte lucrări, instituţia este denumită "drept de posesiune şi folosire anterioară" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 195; de altfel, acest autor analizează sub această - unică - denumire şi "dreptul de folosire personală ulterioară"; a se vedea infra, §6, în cadrul prezentei Sec�iuni), "drept de posesiune anterioară şi personală" (Y. Eminescu, Legea brevetelor de invenţie. Comentariu, Editura Lumina Lex, 1993, p. 144 - lucrare citată în continuare: Comentariu); V. Roş, op.cit., p. 392 - acest din urmă autor arătând, de asemenea, că o variantă a acestei instituţii este "dreptul de posesiune ulterioară şi personală") sau "drept de posesiune personală anterioară" (J. Schmidt, J. L. Pierre, op.cit., p. 75). Alteori,

69

Astfel cum s-a arătat, "Din punct de vedere al apariţiei lor [al apariţiei obiectelor proprietăţii industriale - sublinierea noastră, L.M.], ubicuitatea se înfăţişează ca o aptitudine a acestora de a putea fi create de mai multe persoane în mod simultan (dar şi în timpuri diferite, însă coexistând în aceeaşi perioadă), deşi creatorii au lucrat independent unii de alţii, în acelaşi loc sau în locuri diferite. Acest aspect al ubicuităţii îl întâlnim, în special, cât priveşte creaţiile industriale, chiar dacă având justificări şi intensităţi diferite; dar el nu este exclus în cazul semnelor distinctive. Referitor la creaţiile industriale, este uşor de sesizat că ideea care stă la baza unei soluţii noi - de pildă, o invenţie, un know-how, un desen industrial etc. - poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a avea cunoştinţă una de alta."264

În aceste circumstanţe, atunci când una şi aceeaşi "invenţie" este creată de către două persoane diferite, prin eforturi independente, aceea dintre ele care va constitui cea dintâi depozitul reglementar ori va beneficia de cea dintâi prioritate recunoscută va deveni titular de brevet. Prin ipoteza avută în vedere de art. 34 lit. b) din Legea nr. 64/1991, cealaltă persoană începuse deja, cu bună-credinţă, să aplice aceeaşi soluţie ("invenţia") sau luase măsuri efective şi serioase în vederea aplicării ei, mai înainte de menţionata constituire a depozitului reglementar ori de menţionata prioritate recunoscută. După constituirea depozitului reglementar, se naşte dreptul provizoriu de exploatare exclusivă iar, dacă se eliberează brevetul, se naşte însuşi dreptul de exploatare exclusivă, în temeiul căruia titularul ar putea interzice terţului să îşi continue exploatarea.

8. Condiţii. Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ pentru ca terţul să poată invoca, în raport cu titularul brevetului de invenţie, această licenţă legală:

a) există una şi aceeaşi soluţie tehnică265 având caracter de noutate absolută în timp şi spaţiu, care a fost creată în mod independent de cel puţin două persoane;

b) una dintre aceste persoane266 brevetează267 ca invenţie acea soluţie tehnică268 sau doar depune cerere de brevet, care este publicată; instituţia avută în vedere este analizată sub titulatura "drepturile secundare ale primului inventator" (Y. Eminescu, Tratat, p. 92 – 93).

262 "Deşi legea brevetelor de invenţii din 1906, în vigoare până la 30 decembrie 1967, nu cuprindea o reglementare expresă a dreptului de posesiune şi folosire anterioară a unei invenţii, posesiunea şi folosirea anterioară s-a aplicat, fundamentată din punct de vedere juridic, pe principiul drepturilor dobândite cu bună-credinţă şi pe prevederile art. 4 din Convenţia de la Paris" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 195 - 196). De asemenea, în Franţa, "dreptul de posesiune personală anterioară" a fost recunoscut de jurisprudenţă, pentru raţiuni de echitate, anterior reglementării sale exprese prin art. L.613-6 al Codului proprietăţii intelectuale din Franţa (a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 75 - 77).

263 Mai există şi ubicuitatea sub aspectul folosinţei (al exploatării), care "[…] constă în aptitudinea acestor bunuri obiect de proprietate industrială de a putea fi folosite, chiar în integralitatea lor, de mai multe persoane, independent una de alta, în acelaşi timp şi în acelaşi loc sau în locuri diferite" (A. Petrescu, Introducere în dreptul de proprietate industrială, în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia de A. Petrescu, L. Mihai, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 15). (Această din urmă lucrare va fi citataă în continuare: A.Petrescu, Introducere.

264 A. Petrescu, Introducere, p. 15. 265 "Posesia trebuie să poarte asupra aceleiaşi tehnici care este acoperită şi prin brevet" (A.

Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267). 266 Sub aspectul cercetat, nu importă dacă această persoană (care constituie cea dintâi depozitul

reglementar) este ori nu este cel dintâi creator (independent) al acelei soluţii; cu alte cuvinte, nu importă dacă celălalt creator independent (care nu constituise până în acel moment depozit reglementar şi nici nu poate invoca o prioritate excepţională cu dată anterioară depozitului ori priorităţii excepţionale eventual invocate de către creatorul independent devenit titular de brevet) a strigat ori nu a strigat cel dintâi "Evrika !".

267 Trebuie subliniat că persoana care brevetează poate să fie un alt subiect de drept (de

70

c) cealaltă persoană269 a aplicat obiectul aceluiaşi brevet de invenţie sau al aceleiaşi cereri de brevet ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii lui pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet270;271

d) această aplicare sau, după caz, luarea acestor măsuri efective şi serioase au fost efectuate anterior constituirii depozitului reglementar de către persoana care a devenit titular de brevet ori anterior datei priorităţii excepţionale eventual invocate de către acest titular de brevet; e) activităţile descrise la lit. d) s-au realizat cu bună-credinţă272 şi în mod independent în raport cu titularul brevetului de invenţie sau al cererii de brevet publicate;

f) activităţile descrise la lit. d) nu au fost publice, neconstituind o anterioritate care să fi înlăturat existenţa condiţiei de fond a noutăţii cu prilejul brevetării soluţiei de către persoana devenită titular de brevet sau care a depus cererea publicată273.274

8 bis. O analiză mai detaliată necesită cea de treia condiţie dintre cele enumerate mai sus, şi anume condiţia ca titularul dreptului de folosinţă personală anterioară să fi aplicat aceeaşi soluţie ori să fi luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau a folosirii ei pe teritoriul statului care a eliberat brevetul de invenţie sau unde a fost depusă cererea de brevet. Într-adevăr, în jurisprudenţa şi practica din alte ţări este controversată problema dacă simpla cunoaştere a soluţiei tehnice (a "invenţiei") - cunoaştere existentă, desigur, anterior depozitului reglementar sau datei priorităţii excepţionale recunoscute - ar fi suficientă pentru recunoaşterea dreptului de folosinţă personală anterioară.275 Astfel, uneori răspunsul a fost afirmativ, considerându-se că - simpla - cunoaştere integrală a soluţiei tehnice este necesară, dar şi suficientă; "nu este necesar să existe o exploatare de fapt, fiind suficient ca invenţia să fi fost concepută şi să rezulte dintr-o descriere clară şi precisă care să permită realizarea ei de către un specialist."276 Pe de altă parte, se apreciază că simpla deţinere intelectuală a invenţiei nu exemplu, "unitatea") decât creatorul însuşi. Numai în vederea facilitării exprimării formulările din text se referă la identitatea dinte creatorul independent şi titularul de brevet.

268 Cealaltă persoană fie că, deşi intenţionează să breveteze, întârzie constituirea depozitului reglementar ori a unei priorităţi excepţionale, fie că nu intenţionează să breveteze.

269 În mod asemănător situaţiei titularului de brevet, această persoană poate să fie însuşi celălalt creator independent sau poate să fie o altă persoană (de exemplu, "unitatea"), care a dobândit în mod legal (dar altfel decât prin transmisiune universală sau cu titlu universal) dreptul de exploatare a acelei soluţii tehnice. Sub acest aspect, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 137.

270 Asupra necesităţii ca folosinţa să se fi realizat în ţara în care a fost eliberat brevetul de invenţie, a se vedea jurisprudenţa citată de A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267.

271 "Posesiunea anterioară fiind un fapt, poate fi stabilită prin toate mijloacele de probă" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 200).

272 "Este considerat ca fiind de bună-credinţă acela care a realizat în mod personal conţinutul soluţiei, precum şi acela care a dobândit-o în mod legitim. Dimpotrivă, acela care a accedat în mod fraudulos la cunoaşterea invenţiei nu este admis a se prevala de posesiunea personală anterioară" (A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 267). S-a decis (a se vedea jurisprudenţa citată de J. Schmidt-Szalewska,, J. L. Pierre, op.cit., p. 76) că nu este de bună-credinţă un fost salariat care exploatează un secret de fabrică al fostului său angajator.

273 Pentru relevarea existenţei acestei condiţii implicite, a se vedea: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 198 - 199; Y. Eminescu, Tratat, p. 92; A. Petrescu, L. Mihai, loc.cit.

274 Astfel cum s-a arătat, "[…] dreptul de posesiune şi folosire anterioară constituie un mijloc legal de protecţie a unui know-how, ca soluţie tehnică brevetabilă însă nebrevetată din motive strategice care interesează întreprinderea posesoare" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 196).

275 Pentru expunerea detaliată a poziţiilor doctrinei şi jurisprudenţei franceze în această materie, a se vedea J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 76; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268.

276 I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 198 (şi bibliografia acolo indicată). O instanţă judecătorească din Germania a decis însă, în 1963, că experienţele privind efectele unui medicament nu sunt suficiente, deoarece acestea nu sunt o pregătire necesară în vederea aplicării invenţiei. (A se vedea

71

este suficientă, fiind necesar a se face dovada277 a ceva mai mult decât simpla cunoaştere intelectuală a soluţiei şi a ceva mai puţin decât exploatarea efectivă: pregătiri serioase în vederea exploatării efective sau dovada că s-a aflat pe punctul de a proceda în acest fel.

Pe aceeaşi linie de gândire, o instanţă judecătorească elveţiană a decis în 1960 că "<Pregătirile speciale>278 efectuate în vederea executării invenţiei trebuie să aibă o <amploare particulară>. Nu demonstrează existenţa unor asemenea pregătiri planurile servind la dezvoltarea experimentală a produsului invenţie aflate în litigiu şi nici o demonstraţie efectuată în faţa unor specialişti. Ar fi putut fi determinante pregătirile care urmăreau fabricarea industrială a obiectului invenţiei."279

9. Efecte. Dacă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite, art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991 conferă280 terţului un drept281 de folosinţă asupra invenţiei chiar şi după eliberarea brevetului de invenţie, dar numai în volumul existent la data depozitului reglementar sau, după caz, la data priorităţii excepţionale recunoscute282.283

Acest drept permite numai folosinţa personală, neputând fi transmis decât deodată cu întreg patrimoniul acelei persoane ori cu o fracţiune a patrimoniului afectat exploatării acelei invenţii.284 10. Ipoteză specială: dreptul de folosire personală anterioară în cazul corectării traducerii iniţiale a cererii de brevet european ori a brevetului european. O ipoteză specială a acestei limite a exclusivităţii exploatării brevetului este reglementată prin art. 34 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, text potrivit căruia: „Orice persoană care, cu bună credinţă, foloseşte invenţia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de folosire a invenţiei, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori

F. K. Beier, Lettre de la R. F. d'Allemagne, în revista "La propriété industrielle", nr. 7/1966, p. 187 - apud I. Cameniţă, loc.cit.).

277 Într-o speţă, s-a decis că este suficient a se dovedi că un dosar conţinând documentaţia relativă la invenţie fusese predat unui consilier în proprietate industrială. (A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 268, nota 4).

278 Conform art. 35 alin. 1 din Legea federală elveţiană asupra brevetelor de invenţie din 1954 (cu modificările ulterioare), "Brevetul nu poate fi opus celui care, fiind de bună-credinţă, anterior datei depozitului reglementar sau datei priorităţii, a utilizat invenţia în Elveţia în cadrul profesiei sau a făcut pregătiri speciale în acest scop" - sublinierea noastră, L.M.).

279 N. Gilliard şi colaboratorii, Brevets d'invention. Qurante ans de jurisprudence federale, editată de I. Cherpillod, Fr. Dessemontet, Centre du droit de l'entreprise, Laussanne, 1996, p. 185.

280 Conform art. 4 lit. B), teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietăţii industriale, "Drepturile câştigate de terţi înainte de ziua primei cereri care serveşte ca bază a dreptului de prioritate sunt rezervate prin efectul legislaţiei interne a fiecărei ţări."

281 "Aşa-zisul drept de posesiune personală anterioară este, în realitate, un mijloc de apărare împotriva acţiunii în contrafacere în consecinţă, exerciţiul său este supus unor condiţii precise şi produce efecte limitate" (J. Schmidt-Szsalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 76).

282 Dacă, de exemplu, anterior datei depozitului reglementar sau, după caz, a datei priorităţii excepţionale recunoscute, volumul producţiei sale a fost mai mare, pentru ca, indiferent din ce motive, la această dată ulterioară să fi scăzut, atunci dreptul de folosire se recunoaşte numai pentru volumul (mai mic) existent la data depozitului sau a priorităţii excepţionale recunoscute. Raţionamentul invers este deopotrivă valabil.

283 "Întreruperea aplicării anterioare a invenţiei, afară de cazul când aceasta nu constituie o renunţare a posesorului la dreptul său, nu are nici o influenţă asupra posesiunii" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 198).

284 "Data de la care se naşte dreptul personal este data depozitului cererii de brevet a terţei persoane. Mai înainte de această dată, posesorul poate transfera invenţia altor persoane" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 200). Tot astfel, "Dreptul de posesiune şi folosire anterioară ia naştere numai din impactul cu un alt drept, şi anume cu dreptul exclusiv rezultat dintr-un brevet valabil; […] Până în acel moment, folosirea invenţiei este un fapt economic de aplicare" (Ibidem, p. 219).

72

pentru necesităţile acestei, fără plată şi fără să depăşească volumul existent la data la care traducerea iniţială a avut efect.” 11. Raţiune şi domeniu. Prevederile alin. (2) al art. 34 au fost introduse prin Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991, ca urmare a Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994,285 precum şi în vederea aplicării prevederilor Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973. De altfel, prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 sunt reluate, în esenţă, în cuprinsul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 611/2002 pentru ratificarea acestei din urmă Convenţii 286, având ca sursă dispoziţiile art. 70 alin. (4) lit. b) din Convenţie. În baza reglementărilor interne menţionate, cererea de brevet european şi, respectiv, brevetul european eliberat de Oficiul European de Brevete – în măsura în care acea cerere sau acel brevet desemnează România ca stat în care se solicită protecţia juridică pentru acea invenţie - vor produce efecte în România (la fel ca şi o cerere de brevet ori ca un brevet guvernate de Legea nr. 64/1991) de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială editat de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a traducerii în limba română a revendicărilor acelei cereri sau, după caz, a brevetului european însoţit de anexele sale. Prin urmare, de la acest moment devin aplicabile prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 6471991, sfera de protecţie a invenţiei fiind stabilită în raport cu conţinutul traducerii publicate. Este însă posibil ca traducerea publicată iniţial să fie eronată, astfel încât art. 7 alin. (2) din Legea nr. 611/2002 dispune că „Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricând o traducere corectată. traducerea corectată produce efecte numai după ce a fost făcută publică de către oficiu.” Prin ipoteză, în intervalul cuprins între data publicării traducerii iniţiale (eronate) şi data publicării traducerii corectate, o terţă persoană, întemeindu-se cu bună-credinţă pe conţinutul traducerii iniţiale, foloseşte invenţia sau face pregătiri (ia măsuri) efective şi serioase de folosire a invenţiei la care se referă traducerea eronată, fără a încălca exclusivitatea stabilită prin raportare la conţinutul acestei traduceri.

12. Efecte. În considerarea situaţiei speciale în care se află acest terţ, art. 34 alin. (2) îi recunoaşte prerogative identice cu acelea de care beneficiază titularul dreptului de folosire personală anterioară, conform art. 34 alin. (1) lit. b), aşadar dreptul de a continua folosirea invenţiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acesteia, cu titlu gratuit, dar fără a depăşi volumul existent.

Este motivul pentru care trimitem la analiza efectuată anterior cu privire la art. 34 alin. (1) lit. b), care este valabilă, mutatis mutandis, şi în această ipoteză specială.

Totuşi, faţă de redactarea întrucâtva diferită a celor două texte legale menţionate, unele precizări se impun:

a) Observăm că, spre deosebire de situaţia reglementată prin art. 34 alin. (1) lit. b), textul art. 34 alin. (2) nu mai reia condiţionarea ca dreptul de folosinţă personală anterioară să nu poată fi transmis „decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei”. Cu toate acestea, considerăm că, în virtutea principiului „ubi eadem ratio eadem solutio esse debet”, această condiţionare este aplicabilă în ambele ipoteze.

285 Ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/1996 (publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 august 1996), aprobată prin Legea nr. 32/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 14 martie 1997).

286 Legea nr. 611/2002 şi Convenţia au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 844 din 22 noiembrie 2002.

73

b) Articolul 34 alin. (2) impune ca folosirea în continuare a invenţiei să nu depăşească volumul existent „la data la care traducerea iniţială a avut efect.” Prin aceasta nu trebuie să se înţeleagă data la care traducerea iniţială a fost publicată287, ci perioada de timp în decursul căreia traducerea iniţială îşi produce efectele, aşadar până la data publicării traducerii corectate. În consecinţă, prin expresia „volumul existent” legea are în vedere volumul cel mai înalt existent oricând pe parcursul perioadei cuprinse între cele două publicări de traduceri. §3. DREPTUL DE PRODUCERE SAU DE FOLOSIRE A INVENŢIEI EXCLUSIV

ÎN CADRU PRIVAT ŞI ÎN SCOP NECOMERCIAL 13. Sediul materiei. Această limită specială a dreptului la exclusivitatea

exploatării invenţiei brevetate este reglementată prin art. 34 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 64/1991: "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33: […] c) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin.(2) exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; producerea sau, după caz, folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial".

Rămân inexplicabile imperfecţiunile de tehnică legislativă ale textului, ce utilizează două segmente succesive de reglementări, dintre care cea dintâi este în mod parţial cuprinsă implicit în cea de-a doua.288

14. Raţiune. Anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, legislaţia română în materie de invenţii nu a reglementat niciodată în mod expres o asemenea limită specială. Cu toate acestea, sub imperiul legii anterioare (Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile), s-a susţinut în doctrină că: "[…] în mod implicit, din economia legii române rezultă că dreptul exclusiv cuprinde ca element de bază al conţinutului său exploatarea industrială a invenţiei. Or, actele de folosire a unui brevet în scopuri personale, casnice sau experimentale nu pot avea un caracter industrial.

De altfel, există şi principiul că brevetul este destinat industriei, şi nu ştiinţei. Datorită absenţei caracterului lor industrial, asemenea acte nu pot fi interzise de către titularul brevetului şi nici incriminate drept contrafacere.

Astfel, persoana care construieşte un aparat pentru nevoile casnice (pentru aerisire condiţionată, pentru bucătărie, pentru folosirea razelor solare ca sursă energetică de încălzire a locuinţei personale) nu aduce atingere dreptului exclusiv al titularului brevetului. Dar, în momentul în care persoana construieşte exemplare de pe aparatele respective pentru alte persoane, indiferent de modul de transmitere către acestea, se încalcă brevetul. În cadrul folosirii personale, se pot enumera aparatele construite pentru nevoile persoanei: un aparat de bărbierit brevetat, un stilou, un aparat de masaj, o încuietoare de valiză sau casetă etc." 289

Această opinie a rămas izolată, arătându-se, în esenţă, că – de lege lata - în lipsa unui text expres nu se putea ajunge la concluzia existenţei unor limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială, acestea având caracter de excepţie şi, de aceea, fiind supuse interpretării restrictive.290 Nu mai puţin însă, argumentele atunci folosite şi-au păstrat întotdeauna valabilitatea sub aspectul relevării raţiunilor avute în vedere de conţinutul actual al art. 35 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 64/1991.

287 De altfel, este posibil ca folosirea invenţiei ori pregătirile (luarea măsurilor) efective şi

serioase nici să nu fi fost declanşate la data publicării traducerii iniţiale. 288 Prin comparaţie, redactarea art. L. 613-5 lit. a) din Codul francez al proprietăţii intelectuale

(care se pare că a constituit sursa de inspiraţie pentru legea română) este următoarea: „actele efectuate într-un cadru privat şi cu scopuri necomerciale”.

289 A se vedea I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 201.

290 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 139.

74

15. Domeniu. Interpretarea restrictivă a textului înlătură de la aplicarea sa orice acte care nu sunt realizate exclusiv (i) în cadru privat şi (ii) în scop necomercial. Este vorba despre două condiţii cumulative. De aceea, deşi – de exemplu - activităţile statale291 sau cele educaţionale pot să nu aibă scopuri comerciale, acestea nu pot fi totuşi încadrate în domeniul art. 34 alin. 1 lit. c), deoarece nu se realizează „în cadru privat”.292

În orice caz, produsele rezultate din astfel de activităţi (care întrunesc cele două condiţii cumulative) nu pot fi comercializate.

§4. DREPTUL DE FOLOSIRE A INVENŢIEI CA URMARE A EPUIZĂRII DREPTULUI ASUPRA OBIECTULUI INVENŢIEI BREVETATE

16. Sediul materiei. Conform art. 34 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991, în redactarea conferită prin art. I pct. 39 din Legea nr. 28/2007293, "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33: […] d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de către titularul de brevet sau cu acordul său expres."

Dispoziţiile legale reproduse sunt inspirate din art. 30 bis al Legii franceze asupra brevetelor de invenţie din 1968, astfel cum a fost modificat prin Legea din 1978, text devenit actualul art. L.613-6 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa - cel dintâi stat care a edictat o asemenea reglementare, inspirată din aşa-numita teorie a "epuizării dreptului de proprietate industrială".

17. Raţiune şi conţinut. În mod paradoxal, teoria epuizării dreptului de proprietate industrială a fost elaborată de doctrina germană294, combătută de doctrina franceză295, dar însuşită de legiuitorul francez296, pentru ca ulterior să fie preluată şi de către legiuitorul german.

Conform acestei teorii, dreptul de exploatare exclusivă este epuizat din momentul punerii în circulaţie a produsului protejat prin brevet, deoarece această punere în circulaţie valorează, deopotrivă, şi ca o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la acel produs concret. În continuare, titularul brevetului nu se mai poate opune - invocând dreptul exclusiv, acum epuizat - folosirii, conform voinţei dobânditorului, a acelui bun; cu toate acestea, titularul brevetului se poate opune acelor modalităţi de folosire a produsului pe care, eventual, le-a interzis expres prin contractul încheiat cu dobânditorul sau care sunt contrare dreptului concurenţei (aşadar, întemeindu-se nu pe dreptul proprietăţii industriale, ci pe dreptul contractelor sau pe dreptul concurenţei).

291 De exemplu, în domeniul apărării naţionale. (Sub acest aspect, a se vedea A. Chavanne, J.J.

Burst, op.cit., p. 264). 292 A se vedea, în acest sens, W. R. Cornish, op.cit., p. 214. 293 În baza art. II alin. (1) al Legii nr. 28/2007, prevederile pct. 39 (precum şi cele ale pct. 35,

prin care a fost modificat art. 31 alin. 1 şi 2) al art. I din acest act normative au intrat în vigoare la data de 22 ianuarie 2007, aşadar mai devreme decât celelalte prevederi, care au intrat în vigoare la 3 luni (19 aprilie 2007) de la publicarea legii, conform art. II alin. (2) al acesteia.

294 A se vedea U. Schatz, Épuisement des droit conféré par les brevets et contrefaçon, în "Revue trimestrielle de droir européen", 1969, p. 451. De asemenea, a se vedea B. Castelli, L'épuisement du droit intellectuel en droit allemand, français et communautaire, PUF, Paris, 1990, passim.

295 A se vedea: Travaux de la première rencontre de propriété industrielle. Lépuisement du droit du breveté, Nice, 1970, Colecţia CEIPI, Librairies Techniques, Paris, 1971, passim; A. Chavanne, J.J. Burst, op.cit., p. 175.

296 Numai după ce jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg a preluat teoria epuizării dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei brevetate în cazul Centrafarm v. Sterling Drug (1974) (apud J. Schmidt-Szalewska, J. L. Pierre, op.cit., p. 278; aceşti autori disting între problema epuizării în cadrul dreptului intern şi aceea a epuizării în cadrul dreptului comunitar - op.cit., p. 80 - 81 şi p. 278 - 283).

75

Dimpotrivă, adversarii teoriei epuizării297 arată că dreptul de exploatare exclusivă nu se epuizează prin comercializarea produsului în care este încorporată invenţia, deoarece înstrăinarea acelui bun concret nu echivalează cu o cesiune, ci numai cu o licenţă implicită acordată dobânditorului. În consecinţă, titularul brevetului îşi păstrează prerogativa de a acţiona în contrafacere pe dobânditorului produsului care ar încălca limitările de utilizare ce ar fi fost impuse de către cel dintâi.298 Astfel cum s-a remarcat, "Dar şi în această concepţie, titularul de brevet nu se poate opune folosinţei cumpărătorului decât limitând-o prin contractul încheiat cu acesta. Soluţia este doar aparent identică aceleia propuse de teoria epuizării, întrucât în cadrul teoriei epuizării limitările folosinţei apar ca excepţionale, iar în cazul încălcării lor se aplică dreptul comun al contractelor, în timp ce în a doua ipoteză limitările apar ca ţinând de însăşi natura licenţei şi nerespectarea lor se plasează în contextul proprietăţii industriale, de vreme ce dreptul, rezultat din brevet, nu este epuizat."299

18. Efecte. În dreptul român, aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 64/1991 atrage consecinţa că, după înstrăinarea cu titlu oneros300, de către însuşi titularul brevetului, a produsului în care este încorporată invenţia brevetată, nu constituie contrafacere actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare301 realizate pe teritoriul României sau al altor state componente ale României de către sub-dobânditorii produsului.

§5. DREPTUL DE FOLOSIRE ÎN SCOPURI EXPERIMENTALE 19. Sediul materiei. Această limită specială a dreptului la exclusivitatea

exploatării invenţiei brevetate este reglementată prin lit. e) din art. 34 alin. (1) al Legii nr. 64/1991 (textul fiind introdus302 prin art. I pct. 40 din Legea nr. 28/2007): "Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33: […] e) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei brevetate".

20. Raţiune. Anterior Legii nr. 64/1991, legislaţia română în materie de invenţii nu a reglementat niciodată în mod expres o asemenea limită specială. Cu toate acestea, astfel cum am arătat atunci când am analizat dreptul de producere sau de folosire a invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop comercial (art. 34 alin. (1) lit. c), sub imperiul legii anterioare (Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile), s-a susţinut

297 "În Marea Britanie, relaţia dintre drepturi şi distribuţia de bunuri nu a cunoscut în trecut nici un fel de concept general de epuizare a dreptului. Abordarea a variat în raport cu materia avută în vedere. În cazul dreptului invenţiilor (în contrast cu situaţia din alte sisteme majore de drept al invenţiilor), britanicii au adoptat în mod tradiţional poziţia contrară <epuizării>: în principiu, utilizările şi vânzările subsecvente au continuat să necesite licenţa acordată de către titularul brevetului" (W. R. Cornish, op.cit., p. 33). Cu toate acestea, acest autor subliniază şi analizează implicaţiile reglementărilor comunitare asupra acestei concepţii tradiţionale din dreptul englez (Ibidem, p. 216 - 218).

298 Spre a fundamenta această poziţie, în doctrina franceză se arată că teoria epuizării dreptului "[…] este explicabilă în dreptul german, fiindcă, în acest sistem juridic, dreptul titularului de brevet este definit ca un monopol de fabricare şi de primă punere în circulaţie a produsului protejat. În sistemul dreptului francez, structura dreptului titularului brevetului este […] diferită: acest drept nu este un drept de a face … ci de a interzice" (A.Chavanne, J.J. Burst, op.cit., p. 175).

299 A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 127 - 128. 300 Textul legal se referă numai la "vânzare", dar este raţional ca, pentru identitate de raţiune, el

să se aplice oricărei înstrăinări cu titlu oneros. 301 Precizarea din nota de subsol anterioară operează şi de această dată. 302 Este vorba, de fapt, despre o re-introducere a acestei limite a exclusivităţii, care – într-o

redactare diferită – era cuprinsă în art. 37 lit. c) din forma iniţială a Legii nr. 64/1991: „producerea sau folosirea invenţiei exclusiv cu scop experimental”. (Pentru analiza acestei dispoziţii legale, a se vedea L. Mihai, Invenţia, 2002, p. 148-149). În mod inexplicabil, prevederile legale menţionate au fost abrogate prin Legea nr. 202/2003. Cu toate acestea, din nou inexplicabil, Regula 68 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 a continuat să facă referire la această limită a exclusivităţii.

76

în doctrină – şi în această privinţă – că „actele de folosire a unui brevet în scopuri [...] experimentale nu pot avea un caracter industrial.”303 Deşi această opinie a rămas pe bună dreptate izolată (fiind acceptată numai de lege ferenda)304, totuşi argumentele atunci folosite şi-au păstrat întotdeauna valabilitatea sub aspectul relevării raţiunilor avute în vedere de conţinutul actual al art. 34 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 64/1991. În plus, este necesar să se mai aibă în vedere că viitorul utilizator al unei invenţii brevetate ce urmează a face obiectul unei cesiuni ori al unei licenţe trebuie să fie pus în situaţia de a verifica, anterior încheierii contractului, exactitatea descrierii invenţiei şi rezultatul real pe care aplicarea acesteia îl asigură.305 21. Domeniu. Interpretarea restrictivă a textului exclude orice acte care nu sunt realizate cu un scop strict experimental Atunci însă când asemenea acte sunt efectuate de către o întreprindere este evident că scopul final este acela al unei exploatări efective ulterioare. În orice caz, produsele rezultate din experimentare nu pot fi comercializate. De efectele art. 34 alin. (1) lit. e) beneficiază însă persoana care experimentează în vederea perfecţionării unei invenţii şi, în consecinţă, spre a dobândi un brevet de perfecţionare306 - deşi aceasta constituie o finalitate comercială.

§6. DREPTUL DE FOLOSINŢĂ PERSONALĂ ULTERIOARĂ 22. Sediul materiei. Potrivit art. 34 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991, "Nu

constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 şi 33: […] f) folosirea cu bună-credinţă sau luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenţiei;".

23. Raţiune şi ipoteză. La fel ca şi dreptul de folosinţă personală anterioară307, această limită a exclusivităţii exploatării invenţiei constituie recunoaşterea pe plan legislativ a unei consecinţe impuse de echitate. De această dată însă, ipoteza avută în vedere de legiuitor nu este situată anterior brevetării invenţiei, ci după eliberarea brevetului, ba chiar după încetarea valabilităţii acestuia. Survenirea ipotezei reglementate prin art. 34 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991 presupune luarea în consideraţie, mai întâi, a prevederilor art. 43 alin. (2) şi (3), potrivit cu care: „(2) Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.

(3) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite şi anticipat, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.”

303 A se vedea I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor prin brevete, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 201.

304 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Invenţia, p. 139, unde s-a arătat, în esenţă, că în lipsa unui text expres, nu se putea ajunge la concluzia existenţei unor limite ale dreptului subiectiv de proprietate industrială, acestea având caracter de excepţie şi, de aceea, fiind supuse interpretării restrictive.

305 A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 265. 306 Ibidem. 307 În alte lucrări, instituţia este analizată împreună cu "dreptul de posesiune şi folosire

anterioară" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 197) sau, deşi este analizată separat (sub denumirea "dreptul de posesiune ulterioară şi personală"), este considerată o variantă a dreptului de posesiune anterioară şi personală (V. Roş, op.cit., p. 393).

77

Aşa fiind, de la data publicării decăderii din brevet a titularului acestuia, invenţia va cădea în domeniul public. Totuşi, conform art. 37, brevetul poate fi revalidat de O.S.I.M. la cererea celui decăzut din drept, dacă acesta invocă "motive justificate"308 în termen de cel mult 6 luni309 de la publicării decăderii, iar hotărârea de revalidare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

În aceste condiţii, este posibil ca un terţ, încrezându-se în efectele publicării hotărârii de decădere, să înceapă a exploata invenţia căzută în domeniul public sau să ia măsuri efective şi serioase în vederea exploatării acesteia. După revalidarea brevetului, continuarea activităţilor terţului ar constitui contrafacere, cu toate consecinţele prevăzute de lege. Nu mai puţin, din evidente motive de echitate, prevederile art. 34 alin. (1) lit. f) îi permit continuarea exploatării în acelaşi volum cu acela existent la momentul publicării revalidării.

24. Condiţii. Următoarele condiţii cumulative trebuie să fie îndeplinite în vederea funcţionării acestei limite speciale a exclusivităţii exploatării invenţiei brevetate:

a) terţa persoană a folosit sau a luat măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei brevetate de către titular; pentru conturarea conceptelor de "folosire" şi, respectiv, de "luare de măsuri efective şi serioase" se poate recurge, în principiu, la precizările referitoare la conceptele de "aplicare" şi, respectiv, "luare de măsuri efective şi serioase" din domeniul dreptului de folosire personală anterioară reglementat prin art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991310;

b) aceste activităţi s-au desfăşurat între momentul publicării decăderii din drepturi a titularului de brevet şi momentul publicării revalidării brevetului311; considerăm că, dacă aceste activităţi au început anterior publicării decăderii din drepturi a titularului de brevet, aşadar la un moment în care invenţia nu se afla încă în domeniul public, continuarea acestor activităţi după momentul publicării decăderii nu poate transforma contrafacerea iniţială într-o activitate ocrotită de lege (prin dispoziţiile art. 34 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991).

c) observăm că, spre deosebire de situaţia existentă anterior modificării din anul 2002 a Legii nr. 64/1991, când art. 40 alin. 2 nu indica necesitatea existenţei bunei-credinţe a terţului beneficiar, astăzi art. 34 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991, introduce o diferenţiere nerezonabilă între ipoteza în care terţul „foloseşte” invenţia şi aceea în care este vorba despre „luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a invenţiei”, în sensul că numai pentru prima ipoteză este prevăzută şi condiţia existenţei bunei-credinţe. Socotim însă că aceasta constituie doar o eroare de tehnică legislativă, deoarece „ubi eadem ratio eadem solutio esse debet”. 312 Aşa fiind, existenţa bunei-credinţe a terţului la momentul în care „foloseşte” sau „ia măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei” constituie cea de-a treia condiţie cumulativă. 313

308 Este vorba, de fapt, despre motive "temeinice" (fiindcă pentru orice motive se pot găsi

"justificări"). 309 Acesta este un termen de decădere (iar nu de prescripţie). În consecinţă, sunt aplicabile

dispoziţiile art. 2545 – 2547 din noul Cod civil. 310 A se vedea supra, §6, din cadrul prezentei Sec�iuni. 311 Din jocul reglementărilor aplicabile, rezultă că - teoretic - intervalul maxim de timp înăuntrul

căruia se pot desfăşura aceste activităţi este de 6 luni. 312 Potrivit art. 56 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, "Aplicarea invenţiei sau

luarea măsurilor în vedere aplicării ei, efectuată cu bună-credinţă înainte de repunerea în termen a titularului brevetului, dă dreptul la aplicarea în continuare a invenţiei şi nu poate fi transmisă decât împreună cu patrimoniul ori cu o fracţiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării persoanei juridice" (sublinierea noastră, L.M.).

313 Chiar şi sub imperiul reglementării anterioare modificării din anul 2002, am arătat că „În

78

25. Efecte. Dacă sunt întrunite cele trei condiţii cumulative expuse mai sus, terţul poate continua şi după publicarea revalidării activităţile începute anterior publicării decăderii, fără ca aceste activităţi să poată fi considerate contrafacere. Este însă necesar ca utilizarea invenţiei să nu depăşească „volumul existent" la data naşterii dreptului de folosire personală anterioară, care este data publicării menţiunii revalidării. Acest drept permite numai folosirea personală, neputând fi transmis decât deodată cu întreg patrimoniul acelei persoane ori cu o fracţiune a patrimoniului afectat exploatării acelei invenţii.

§7. LICENŢELE OBLIGATORII 26. Categorii. După modificarea prin Legea nr. 203/2002 a Legii nr. 64/1991,

aceasta din urmă reglementează trei categorii de licenţe obligatorii, astfel: (A) licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare - art. 46 alin. (1) – (3): (B) licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale – art. 48 alin. (4) – (6); (C) licenţa obligatorie de dependenţă – art. 46 alin. (7). În lumina prevederilor art. 30 şi 31 din TRIPS, noua reglementare nu a mai păstrat instituţia aşa-numitelor „licenţe din oficiu” (prevăzute de art. 50 – 52 din Legea nr. 64/1991, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 203/2002)314, instituţie care, parţial, a fost absorbită de instituţia licenţei obligatorii pentru cazuri excepţionale.

§7.A. Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare 27. Sediul materiei. Conform art. 46 alin. (1) – (3) din Legea nr. 64/1991: "(1) La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de aplicare a invenţiei.

(3) Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.” 28. Raţiune şi ipoteză. Scopul fundamental al oricărei legislaţii având ca obiect invenţiile îl constituie stimularea realizării de invenţii, în vederea aplicării acestora spre beneficiul omenirii. "Monopolul" de exploatare a invenţiei brevetate nu trebuie "pervertit", prin blocarea utilizării invenţiei, ci trebuie să fie folosit tocmai în vederea atingerii scopului fundamental menţionat. De aceea, titularul brevetului de invenţie are nu numai dreptul de exploatare a acesteia, ci şi, cu anumite circumstanţieri, inventatorului îi revine o obligaţie – juridică – de a proceda, în cadrul anumitor termene limită, la exploatarea invenţiei brevetate, în caz contrar fiind aplicabile sancţiuni, printre care licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare.315 Se poate chiar considera că această formă de licenţă obligatorie reprezintă o manifestare în forme specifice a instituţiei abuzului de drept, în sensul că dreptul subiectiv de exploatare exclusivă nu mai este ocrotit (în

orice caz însă, atunci când este vorba despre mai mult decât simpla absenţă a bunei-credinţe, ne aflăm în prezenţa fraudei, iar fraus omnia corrumpit” (L. Mihai, op.cit., 2002, p. 156).

314 A se vedea L. Mihai, op.cit., 2002, p. 170 – 182. 315 Reamintim că în Statele Unite ale Americii nu există obligaţia titularului de brevet de a

exploata invenţia, sub sancţiunea instituirii unei licenţe obligatorii; nu mai puţin, o asemenea neexploatare poate determina implicaţii pe planul legislaţiei anti-trust. (A se vedea A. R. Miller, M. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell, ediţia a II-a, West Publishing Co., St. Paul, 199l0, p. 129).

79

integralitate) atunci când se face dovada că este exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil.316 Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare constituie o evoluţie legislativă, în raport cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea asupra brevetelor de invenţie din 17 ianuarie 1906, potrivit cu care: "Brevetul pierde validitatea sa: […] c) Când brevetatul n-a exploatat invenţia sa în ţară în interval de 4 ani, socotiţi de la data brevetului, sau când exploataţia a fost întreruptă pe timp de doi ani".317 Conferinţa de la Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenţiei de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale a constatat că decăderea reprezintă o sancţiune prea aspră, astfel încât, printre altele, a modificat dispoziţiile art. 5 lit. A) pct. 2) - 4) din Convenţie, care în prezent au următorul conţinut: "2) Fiecare ţară a uniunii va putea lua măsuri legislative care să prevadă concesiunea de licenţe obligatorii, pentru a preveni abuzurile care ar putea să rezulte din exercitarea dreptului exclusiv conferit de brevet, ca de exemplu în caz de neexploatare. 3) Decăderea din drepturile conferite de brevet nu va putea fi prevăzută decât pentru cazul în care concesiunea de licenţe obligatorii s-r fi dovedit insuficientă pentru a preveni aceste abuzuri. Nici o acţiune în decădere sau în anulare a unui brevet nu va putea fi introdusă înainte de expirarea a doi ani de la concesiunea primei licenţe obligatorii. 4) O licenţă obligatorie nu va putea fi cerută din cauză de neexploatare sau de insuficientă exploatare înainte de expirarea unui termen de patru ani de la depozitul cererii de brevet sau de trei ani de la acordarea brevetului, termenul care expiră cel mai târziu fiind cel care se aplică; ea va fi refuzată dacă brevetatul îşi justifică lipsa de acţiune cu motive valabile. O astfel de licenţă obligatorie va fi neexclusivă şi ea nu va putea fi transmisă, nici chiar sub forma de concesiune de sub-licenţă, decât împreună cu partea din întreprindere sau din fondul de comerţ care exploatează licenţa respectivă." În aplicarea acestor prevederi internaţionale, Decretul nr. 884/1967 privind invenţiile şi inovaţiile a reglementat pentru prima dată în România, prin art. 24, licenţa obligatorie, instituţie care a fost menţinută şi prin art. 46 din Legea nr. 62/1974 privind invenţiile şi inovaţiile, precum şi, în prezent, prin art. 46 şi urm din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Reamintim că materia este reglementată şi prin art. 30 şi 31 din TRIPS.318 29. Condiţii. Următoarele condiţii cumulative trebuie să fie îndeplinite pentru acordarea unei licenţe din oficiu: a) invenţia este brevetată în România; nu importă dacă titularul este subiect de drept din România sau din străinătate;

b) a expirat un termen de 4 ani calculat de la data depozitului reglementar naţional sau a expirat un termen de 3 ani calculat de la data acordării brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu319; deşi legea nu prevede în mod expres, socotim că licenţa obligatorie poate fi solicitată cu succes şi în ipoteza în care înăuntrul acestor termene iniţiale invenţia a fost aplicată, dar, după consumarea termenului care expiră cel mai târziu, această aplicare este abandonată pentru cel puţin

316 Potrivit art. 15 din noul Cod civil, “Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.”

317 Acest text şi-a păstrat redactarea iniţială chiar şi după modificarea Legii din 1906 prin Legea din 21 februarie 1907 şi prin Legea din 6 august 1927.

318 Prevederile art. 30 şi 31 din TRIPS sunt reproduse supra, în Sec�iunea I a prezentului Capitol.

319 "În cazul în care invenţia a fost exploatată după împlinirea termenului de 3 ani [stabilit prin Decretul nr. 884/1967, dar echivalent termenelor de 4 ani sau de 3 ani reglementate prin art. 46 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 - sublinierea noastră, L.M.], dar mai înainte de introducerea cererii pentru acordarea licenţei obligatorii, aceasta nu se poate acorda" (I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 192).

80

4 ani320; c) înăuntrul termenului stabilit conform regulii imediat anterioare, invenţia nu a

fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României; aplicarea (suficientă) a acelei invenţii în străinătate nu împiedică acordarea licenţei obligatorii321; exploatarea pe teritoriul României poate fi reprezentată fie de activitatea desfăşurată de către titularul brevetului, fie de aceea desfăşurată de către beneficiarul unei licenţe contractuale322; cu titlu de exemplu, următoarele activităţi au fost considerate insuficiente spre a împiedica sancţionarea neîndeplinirii obligaţiei de exploatare de către titularul brevetului: simplele încercări făcute în atelierele titularului; un act izolat de fabricaţie; o instalaţie impracticabilă, cu maşini defecte; anunţurile din presă conţinând oferte de acordare a licenţei; fabricarea aflată în disproporţie vădită cu importanţa exploatării aceleiaşi invenţii în străinătate, ce conduce la concluzia unui simulacru de exploatare323; de asemenea cu titlu de exemplu, următoarele activităţi au fost considerate ca aplicare suficientă pe teritoriul statului care a acordat brevetul: fabricarea însăşi a maşinii brevetate, nefiind neapărat necesar să se facă dovada şi a vânzării acesteia; aplicarea neîntreruptă a obiectului brevetat, chiar dacă aplicarea este de minimă importanţă; fabricarea în proporţii mici, dar reală; concesiunea unei licenţe de fabricare imediat utilizată; instalarea unui atelier de fabricare ce a necesitat investiţii mari, la care se adaugă oferte de licenţe şi depozitări de materiale anume construite pentru această investiţie324;325

d) titularul brevetului "nu poate să îşi justifice326 inacţiunea"; sub acest aspect, poate fi vorba, de exemplu, despre obstacole tehnice sau economice, dar nu şi - bunăoară - existenţa unor negocieri pentru acordarea licenţei, sau existenţa exploatării reprezentate de contrafacerea comisă de un terţ etc.327; condiţia nu este îndeplinită atunci când invenţia principală nu este exploatată, dar se exploatează invenţia de

320 Nu selectăm celălalt termen (�i anume, termenul de 3 ani) reglementat prin art. 46 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, deoarece este natural ca în această materie interpretarea să se facă în favoarea titularului de brevet.

321 Se consideră (a se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, Brevetele de invenţiune. Comentar teoretic şi practic al Legii asupra brevetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa română şi străină şi îndrumări tehnice, Bucureşti, 1936, p. 67) că importul din străinătate pe teritoriul statului care a eliberat brevetul nu constituie aplicare a invenţiei în acest din urmă stat. În acelaşi sens s-a pronunţat şi jurisprudenţa franceză (a se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 228).

322 În acest sens, a se vedea I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 192. 323 A se vedea B. Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 67 (şi bibliografia acolo

indicată). 324 Ibidem. 325 Articolul L.613-11 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa, corespondent al art. 49 din

Legea nr. 64/1991, stabileşte - la pct. 2 - condiţia conform căreia "produsul brevetat nu a fost comercializat într-o cantitate suficientă spre a satisface necesităţile pieţei franceze"; socotim că această formulare poate sugera un criteriu care să faciliteze conturarea conţinutului conceptului de "insuficientă aplicare" din legea română.

Aceeaşi finalitate o poate avea şi cunoaşterea cazurilor socotite întemeiate pentru acordarea licenţelor obligatorii potrivit dreptului englez, astfel: 1) invenţia nu este exploatată la întreaga capacitate ce este rezonabil practicabilă; 2) cererea internă pentru produsul brevetat nu este satisfăcută în condiţii rezonabile sau este satisfăcută într-o măsură substanţială prin import; 3) exploatarea invenţiei în ţară este stânjenită sau împiedicată de importul din străinătate; 4) refuzul acordării de licenţe (în condiţii rezonabile) nu permite ca o piaţă potenţială de export să fie aprovizionată cu produse fabricate în ţara care a eliberat brevetul sau prejudiciază înfiinţarea sau dezvoltarea industriei interne. Pentru expunerea acestor cazuri (inclusiv cu indicarea unor precedente judiciare), a se vedea W. R. Cornish, op.cit., p. 256.

326 În sensul că nu îşi poate justifica în mod temeinic inacţiunea (deoarece „justificări” se pot găsi oricând).

327 A se vedea: I. Cameniţă, Protecţia invenţiilor, p. 192; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 229 (şi jurisprudenţa franceză acolo indicată).

81

perfecţionare acelei dintâi; pe de altă parte, neexploatarea brevetului de perfecţionare nu este acoperită prin exploatarea brevetului principal328; e) nu s-a ajuns la o înţelegere între titularul brevetului şi persoana interesată, privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei329 (de exemplu, încheierea unei licenţe contractuale sau a unui contract de cesiune).330 30. Procedura de acordare. Acordarea licenţei obligatorii presupune desfăşurarea unei proceduri judiciare.

30.1. Solicitantul. În acest scop, "orice persoană interesată" (alin. (1) al art. 46) poate sesiza Tribunalul Bucureşti, pentru ca, în cadrul unui proces civil, în contradictoriu cu titularul brevetului de invenţie (care va avea calitatea procesuală de pârât), să facă dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute expres de alin. (1) – (3) din art. 46.

Reclamantul ("orice persoană interesată") poate fi persoană fizică sau persoană juridică (aceasta din urmă, de drept privat sau de drept public331). Se pune, însă, problema dacă, în afara condiţiilor expres prevăzute de art. 46 alin. (1) – (3), mai este nevoie să fie făcute anumite dovezi cu privire la persoana însăşi a reclamantului. Mai precis, este vorba despre faptul că în alte legislaţii (de exemplu, în dreptul francez332) se prevede că solicitantul trebuie să facă dovada că se află în situaţia de a exploata invenţia "într-o modalitate efectivă şi serioasă" (iar, dacă este cazul, instanţa poate să ordone efectuarea unei expertize asupra acestei capacităţi de exploatare a invenţiei). În dreptul român, o asemenea exigenţă nu este prevăzută. Nu este, totuşi, mai puţin adevărat, că art. 46 alin. (1) şi alin. (3) pretind ca acţiunea să fie formulată de o "persoană interesată" (sublinierea noastră, L.M.). Socotim că această formulare nu poate să aibă o semnificaţie tautologică, în sensul că legiuitorul ar fi intenţionat să repete, în cuprinsul redactării acestei dispoziţii legale concrete, principiul că una dintre condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile este existenţa "interesului".333 Aşa fiind, rezultă că, întrucât intenţia legiuitorului a avut o altă finalitate, se poate lua în considerare posibilitatea ca instanţa judecătorească să cerceteze dacă solicitantul este o persoană "interesată", adică aptă să exploateze invenţia ce constituie obiectul cererii sale, fiindcă nu poate avea "interesul" obţinerii unei licenţe obligatorii decât persoana care se află în poziţia de a putea să treacă la exploatarea efectivă a acesteia, într-o modalitate sau alta. Tot astfel, interpretarea pe care am întrevăzut-o se poate baza şi pe constatarea că solicitantul trebuie să facă dovada, printre altele a faptului că nu s-a ajuns la o înţelegere cu titularul brevetului; or, realizarea de astfel de negocieri de către un solicitant care nu deţine capacitatea efectivă de exploatare ulterioară a invenţiei îi poate permite titularului de brevet să îşi justifice inacţiunea de a nu fi aplicat invenţia prin intermediul licenţei acordate acestui solicitant necalificat.

328 În acest sens, G. Vander Haeghen, Brevets d'invention, Bruxelles, 1928, nr. 517 (apud B.

Scondăcescu, V. Longhin, I. Richter, op.cit., p. 67). 329 "Condiţiile excesive propuse de către titularul brevetului echivalează cu un refuz" (A.

Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 228). 330 Totuşi, conform alin. (7) al art. 47, „În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată

pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 46 alin. (3) �i (4) �i art. 47 alin. (3)” – aşadar nici această condiţie analizată în text.

331 Conform alin. (4) al art. 48, „Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta.”

332 A se vedea A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 229 (şi jurisprudenţa acolo citată). 333 Asupra "interesului", ca una dintre condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii civile, a se

vedea, de exemplu, V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Volumul I. Teoria generală, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p. 270 - 273 (şi bibliografia acolo indicată).

82

În plus, după modificarea Legii 64/1991 prin Legea nr. 203/2002, la aceeaşi concluzie se poate ajunge şi prin invocarea alin. (3) al art. 47, potrivit căruia „Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.”334 30.2. Instanţa judecătorească. În ceea ce priveşte instanţa judecătorească sesizată, trebuie observat că Tribunalul Bucureşti are competenţă exclusivă ca primă instanţă. Conform art. 49 alin. (2), hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare, iar potrivit dreptului comun (art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă) recursul va fi soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care pronunţă o hotărâre definitivă şi irevocabilă. 30.3. Înregistrarea licenţei obligatorii. În baza art. 50, licenţa obligatorie trebuie să fie înregistrată la O.S.I.M. (după caz: în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie), care procedează la publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii acordării licenţei obligatorii, în termen de o lună de la primirea comunicării hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, prin grija persoanei interesate. Aceeaşi procedură este urmată şi în cazul retragerii licenţei obligatorii. Deşi nu există nici o prevedere expresă în acest sens, trebuie decis că publicarea produce efecte numai faţă de terţi, iar nu şi între părţi, faţă de care hotărârea judecătorească este opozabilă din momentul în care a rămas definitivă şi irevocabilă335.336 31. Efecte. Dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă expuse mai sus, terţul solicitant dobândeşte dreptul de exploatare a invenţiei, şi anume – astfel cum dispune art. 47 alin. (1) - în condiţiile stabilite prin hotărârea judecătorească „în ceea ce priveşte întinderea şi durata acestora337 [ale licenţelor obligatorii – precizarea noastră, L.M.], nivelul remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licenţelor acordate.”338 Aşadar, licenţa obligatorie este limitată în timp şi cu titlu oneros.

În plus, astfel cum dispune în mod expres acelaşi text legal, aceasta este o licenţă neexclusivă. Rezultă că, după acordarea unei licenţe obligatorii, titularul brevetului îşi păstrează dreptul de a conferi licenţe contractuale altor beneficiari, precum şi că este posibilă acordarea, în condiţiile legii, şi a altor licenţe obligatorii (fiindcă exploatarea realizată de beneficiarul licenţei obligatorii acordate nu îl scuteşte pe titularul brevetului de a-şi îndeplini propria sa obligaţie de aplicare a invenţiei pe care a brevetat-o). La aceeaşi concluzie conduce şi art. 47 alin. (3), care subliniază că „Licenţele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.” Totuşi, trebuie precizat că existenţa unei licenţe obligatorii va constitui un element de care nu poate să facă abstracţie instanţa judecătorească învestită de către un alt solicitant cu o altă cerere de licenţă obligatorie, pur şi simplu pentru că urmează să se ţină seama de necesităţile concrete ale pieţei, în sensul asigurării unui profit ca urmare a

334 Totuşi, pentru invenţiile din domeniul tehnologiei de semiconductori, licenţa obligatorie „va

fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei proceduri judiciare su administrative” (art. 47 alin (4) teza finală).

335 Pentru exprimarea unei opinii care pare contrară, a se vedea V. Roş, op.cit., p. 411. 336 Toate actele efectuate de către beneficiarul licenţei anterior hotărârii judecătoreşti constituie

contrafacere. (A se vedea A. Chavanne, J.J. Burst, op.cit., p. 230, precum şi jurisprudenţa acolo indicată). 337 „Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au

fost autorizate [...]” (fraza întâi din alin. (4) al art. 47). 338 Condiţiile licenţei obligatorii stabilite iniţial de către instanţa judecătorească pot fi modificate

ulterior tot de către instanţă, la cererea fie a beneficiarului licenţei obligatorii, fie a titularului de brevet (a se vedea, în acest sens, A. Chavanne, J. J. Burst, loc.cit.), dar, desigur - adăugăm noi - numai dacă au intervenit circumstanţe noi, altfel opunându-se principiul autorităţii lucrului judecat.

83

exploatării acelei invenţii. Cu alte cuvinte, existenţa pe una şi aceeaşi piaţă a unui anumit număr de utilizatori ai invenţiei brevetate ar fi de natură să disipeze foarte mult monopolul temporar, ceea ce poate echivala cu căderea invenţiei în domeniul public. Aşa fiind, nu excludem dreptul unui beneficiar de licenţă obligatorie de a participa în procesul purtat între un alt solicitant şi titularul brevetului de invenţie, în condiţiile prevăzute de art. 49 şi urm. din Codul de procedură civilă pentru participare terţilor în procesul civil. Astfel cum s-a observat. "[…] în lipsa unei dispoziţii exprese (existente în alte legislaţii), beneficiarul licenţei obligatorii nu va avea calitatea de a intenta o eventuală acţiune în contrafacere a brevetului (prevăzută de art. 57 din lege)."339

În sfârşit, licenţa obligatorie este personală, astfel cum - în prezent340 - rezultă în mod clar din cuprinsul art. 48: „Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât

339 Y. Eminescu, Comentariu, p. 187 (unde referirea la art. 59 trebuie înţeleasă astăzi, după republicarea din anul 2003 a Legii nr. 64/1991, ca având în vedere prevederile art. 59 alin. 1). Articolul L.615-2 alin. 2 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa prevede că beneficiarul licenţei obligatorii poate introduce acţiunea în contrafacere, dacă, anterior, l-a pus în întârziere pe titularul brevetului iar acesta a rămas inactiv.

340 Anterior abrogării alin. 2 al art. 50 din Legea nr. 64/1991 prin art. I pct. 55 din Legea nr. 28/2007, soluţia asupra problemei dacă licenţa obligatorie putea sau nu să fie transmisă terţilor întâmpina una dintre cele mai surprinzătoare dificultăţi după modificarea prin Legea nr. 203/2002 a Legii nr. 64/1991, care în cuprinsul art. 50 conţinea două alineate succesive total contradictorii:

„(1) Licenţa obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea de întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.

(2) Prevederile alin. 1 nu se aplică în cazul în care o licenţă obligatorie a fost acordată conform art. 48.”

Contradicţia exista fiindcă art. 48 constituia sediul materiei pentru toate cele trei categorii posibile de licenţă obligatorie, iar nu numai pentru licenţa obligatorie acordată în caz de neexploatare a invenţiei (alin. 1 - 4 ale art. 48). (Reamintim că art. 48 alin. 5 – 7 reglementa licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale, iar art. 48 alin. 8 reglementa licenţa obligatorie de dependenţă.)

În aceste condiţii, se ridica întrebarea: care dintre cele două alineate succesive prevalează ? Suspectăm faptul că alin. (2) al art. 50 conţinea o gravă eroare de tehnică legislativă, în sensul că

în mod cu totul inexplicabil s-a omis indicarea acelor fragmente ale art. 48 (cel mai probabil, a alin. (8), prin care era reglementată licenţa de dependenţă) ce erau exceptate de la aplicarea regulii stabilite prin alin. (1) al art. 50. Supoziţia noastră se bazează pe faptul că lit. c) a alin. (8) conţinea reglementări proprii (de altfel, şi ele extrem de confuze, până la modificarea lor prin art. I pct. 52 din Legea nr. 28/2007) cu privire la transmisibilitate.

Oricum ar fi, singurul lucru clar în legătură cu art. 50 era acela că ansamblul dispoziţiilor sale era neclar, astfel că devenea necesar ca textul său să fie supus interpretării juridice. În cadrul unui asemenea demers, era natural să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 5 lit. A) pct. 4 teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale: "O astfel de licenţă obligatorie va fi neexclusivă şi ea nu va putea fi transmisă, nici chiar sub forma de concesiune de sub-licenţă, decât împreună cu partea din întreprindere sau din fondul de comerţ care exploatează licenţa respectiv" (sublinierea noastră, L.M.).

De aceea, nu ni se pare că, sub acest aspect, contribuţia art. 31 lit. e) din TRIPS (conform textului: "[…] o astfel de utilizare va fi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a fondului de comerţ care beneficiază de aceasta") ar fi fost determinantă (pentru această din urmă poziţie, a se vedea C. I. Stoica, R. Dincă, op.cit., p. 181), fiindcă nu vedem de ce efectul care este recunoscut acestui din urmă act internaţional în cadrul dreptului intern nu a putut să fie - deja - jucat de către art. 5 lit. A) pct. 4 teza finală din Convenţia de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, care este, de asemenea, un act internaţional căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Constituţie ("Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."). În sfârşit, potrivit alin. (1) al art. 51 (astăzi –art. 49), Tribunalul Bucureşti (ca primă instanţă) putea să fie sesizat, cu o solicitare motivată, de către persoana interesată (în primul rând – desigur – de către titularul brevetului) spre a pronunţa o hotărâre prin care să fie retrasă licenţa obligatorie acordată anterior, „atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.”

84

împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare”.

32. Încetarea licenţei obligatorii. Licenţa obligatorie pentru caz de neexploatare încetează la data indicată în însăşi hotărârea judecătorească prin care a fost instituită. Nu excludem ca aceeaşi persoană să poată re-edita procedura pentru dobândirea unei noi licenţe obligatorii, în măsura în care şi de această dată sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, este evident că licenţa obligatorie nu mai poate produce efecte juridice specifice la momentul încetării (indiferent de motiv) valabilităţii brevetului de invenţie, când invenţia cade în domeniul public. În sfârşit, potrivit alin. (1) al art. 49, Tribunalul Bucureşti (ca primă instanţă) poate să fie sesizat, cu o solicitare motivată, de către persoana interesată (în primul rând – desigur – de către titularul brevetului) spre a pronunţa o hotărâre prin care să fie retrasă licenţa obligatorie acordată anterior, „atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.”

Deşi din formularea textului nu rezultă în mod direct, apreciem că este natural ca licenţa să fie retrasă inclusiv în cazul (de fapt, în primul rând în cazul) în care se constată că beneficiarul acesteia nu şi-a îndeplinit obligaţia de exploatare a invenţiei.

§7.B. Licenţa obligatorie pentru cazuri excepţionale 33. Sediul materiei şi categorii. Potrivit art. 46 alin. (5) şi (6), „(5) În afara

situaţiilor prevăzute la alin.(2), o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti:

a) în situaţii de urgenţă naţională; b) în alte situaţii de extremă urgenţă; c) în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale. (6) Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele prevăzute la alin.

(4) nu impune îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2). Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instanţă.”

Textul legal reprodus (care este inspirat de art. 31 din TRIPS) instituie, aşadar, trei ipoteze distincte a căror trăsătură comună constă în caracterul excepţional al împrejurărilor în care este permisă instituirea licenţei obligatorii.

34. Raţiune. În fiecare dintre aceste trei ipoteze, licenţa obligatorie nu este dispusă cu titlu de sancţiune pentru neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligaţiei sale de exploatare a invenţiei, ci în scopul apărării unor interese generale de natură excepţională.

35. Condiţii. Într-o tehnică legislativă criticabilă, atât alin. (4), cât şi alin. (5) ale art. 46 stabilesc redundant că, pentru ca Tribunalul Bucureşti să admită cererea de autorizare a licenţei obligatorii pentru cazuri excepţionale, nu este necesară cercetarea faptului dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost aplicată insuficient pe teritoriul României, aşadar nu este necesară îndeplinirea condiţiei prealabile prevăzute de alin. (2) ale aceluiaşi articol. Cum însă alin. (2) face referire expresă la prevederile alin. (1), rezultă că – în mod implicit – nici condiţia instituită prin aceste din urmă prevederi nu mai trebuie să fie îndeplinită. Cu alte cuvinte, autorizarea licenţei obligatorii poate fi dispusă chiar şi mai înainte de expirarea unui termen de 4 sau de 3 ani (conform distincţiilor acolo operate), deşi – din nou printr-o criticabilă tehnică legislativă - nici alin. (4) şi nici alin. (5) sau vreun alt text al Legii nu impun această soluţie în mod expres. Soluţia rezultă, de altfel, şi ca urmare a analizei naturii raţiunilor avute în vedere de legiuitor, deoarece „situaţiile de urgenţă naţională” sau „alte situaţii de extremă urgenţă” ori „situațiile de

85

utilizare publică, în scopuri necomerciale” pot apărea atât după, cât şi mai înainte de expirarea, după caz, a menţionatelor termene de 4 sau de 3 ani.

Este însă aplicabilă şi în această ipoteză condiţia stabilită prin alin. (3) al art. 46, în sensul că este necesar să se facă dovada faptului că, „deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.”

În plus faţă de această condiţie generală, pentru fiecare dintre cele trei ipoteze distincte reglementate de alin. (4) al art. 46 este necesară îndeplinirea unor condiţii speciale proprii, asupra cărora apreciază în mod motivat instanţa judecătorească, sub cenzura instanţelor judecătoreşti superioare.

36. Procedura de acordare, efecte, încetare. În privinţa acestor aspecte, rămân valabile precizările făcute anterior cu prilejul analizei materiei licenţei obligatorii pentru caz de neexploatare341. Este util, totuşi, să subliniem că ne aflăm în prezenţa unei proceduri judiciare, iar nu administrative (aşa cum era aceea stabilită pentru „licenţele din oficiu” de art. 50 şi urm. din Legea nr. 64/1991, în redactarea anterioară modificării sale prin Legea nr. 203/2002). În acest context, se vădeşte – din nou – criticabilă tehnica legislativă utilizată la elaborarea Legii nr. 64/1991. De această dată, este vorba despre faptul că prevederi cu caracter de recomandare generală din art. 31 al TRIPS (adresate în principal legiuitorilor naţionali, pentru implementare adecvată în legislaţiile interne) au fost preluate ca atare în cuprinsul art. 46 alin. (5) fraza a doua342 şi alin. (6),343 în sensul că beneficiarul licenţei obligatorii are obligaţia să aducă la cunoştinţa solicitantului sau a titularului brevetului că instanţa judecătorească a autorizat licenţa obligatorie. Într-adevăr, o asemenea obligaţie instituită indistinct face în mod inexplicabil abstracţie de împrejurarea că, întrucât procedura de autorizare este judiciară, solicitantul sau titularul brevetului, ca regulă generală, va fi citat spre a participa la soluţionarea acţiunii prin care s-a cerut instituirea licenţei obligatorii şi, tot astfel, i se va comunica hotărârea judecătorească de către instanţă, în vederea eventualei promovări a căilor de atac. Aşa încât suntem puşi în situaţia de a considera că textele legale menţionate îşi găsesc raţiunea (dar şi atunci doar parţial) exclusiv în ipoteza excepţională a autorizării licenţei obligatorii pe calea ordonanţei preşedinţiale pronunţate fără citarea pârâtului (art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă).

§7.C. Licenţa obligatorie de dependenţă 37. Sediul materiei. Potrivit art. 46 alin. (7) din Legea nr. 64/1991, „În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare:

a) invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior;

341 A se vedea supra, §7.A. 342 „”[…] Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre

autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.” 343 „În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi de

acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.”

86

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei revendicate în brevetul ulterior; c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.” Această limită specială a exclusivităţii exploatării invenţiei brevetate344 constituie o noutate în cadrul legislaţiei române, fiind introdusă prin Legea nr. 203/2002 şi având ca sursă de inspiraţie art. 1 lit. l) din TRIPS, precum şi, într-o oarecare măsură, prevederile art. L.613-15 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa (text modificat prin Legea nr. 96-1106 din 18 decembrie 1996).345 Ea reprezintă o nouă abordare legislativă privind relaţia dintre invenţia aşa-numita „invenţie de perfecţionare” (complementară, dependentă) şi „invenţia perfecţionată” (principală). 38. Ipoteza este aceea în care exploatarea unei invenţii brevetate (invenţia ulterioară) presupune exploatarea inerentă a unei alte invenţii brevetate în baza unei cereri cu o dată de depozit anterioară (invenţia anterioară)346, dar nu s-a ajuns la o înţelegere între cei doi titulari de brevet sub acest aspect. 39. Condiţii. De aceea, în măsura în care este îndeplinită condiţia stabilită prin lit. a) a textului347 şi, în plus, se face dovada că nu s-a ajuns la o înţelegere amiabilă, titularul brevetului ulterior poate solicita Tribunalului Bucureşti autorizarea unei licenţe obligatorii care să îi permită să îşi exploateze propria invenţie fără ca prin aceasta să se considere că sunt încălcate implicit drepturile titularului de brevet anterior. În doctrină, această formă de licenţă obligatorie este uzual denumită „licenţă de dependenţă.” 40. Procedura de acordare, efecte, încetare. Cât priveşte procedura de acordare, precum şi încetarea, rămân valabile – mutandis mutandis - precizările făcute anterior cu prilejul analizei materiei licenţei obligatorii pentru caz de neexploatare348. De asemenea, şi efectele sunt asemănătoare, dar unele particularităţi rezultă din prevederile lit. b) şi c) ale textului. Astfel, pe cale de reciprocitate, dacă s-a acordat o asemenea "licenţă de dependenţă", şi titularul brevetului anterior are dreptul să solicite acordarea – „în condiţii rezonabile” – a unei licenţe asupra invenţiei ulterioare (conform art. 46 alin. (7) lit. b). Licenţa obligatorie de dependenţă - ca atare - este personală (deci netransmisibilă), fiind însă admisibilă transmiterea sa accesorie deodată cu transmiterea brevetului titularului „invenţiei ulterioare”.349 În tăcerea legii (precum şi a prevederilor TRIPS), considerăm că, pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie trebuie să fie dată şi cu privire la eventuala licenţă reciprocă obţinută de către titularul brevetului asupra „invenţiei anterioare”.

344 De asemenea, semnalăm faptul că art. 47 conţine prevederi speciale privind situaţia brevetului de soi nou de plantă (alin. 5) şi a invenţiei biotehnologice (alin. 6).

345 A se vedea: J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, op.cit., p. 117 - 118; A. Chavanne, J. J. Burst, op.cit., p. 230 - 231.

346 Articolul 31 lit. l) din TRIPS utilizează termenii de „al doilea brevet” şi, respectiv, „primul brevet”.

347 Este evident eronată formularea textului în sensul că nu numai prevederile lit. a), ci şi cele ale lit. b) şi c) ar institui condiţii (cumulative); în realitate, în ultimele două situaţii este vorba despre efecte ale instituirii licenţei obligatorii în favoarea titularului brevetului ulterior.

348 A se vedea supra, §7.C. 349 Considerăm că la aceeaşi soluţie trebuia să se ajungă şi anterior modificării prin art. I pct. 52

din Legea nr. 28/2007 a textului lit. c) din art. 48 alin. (8), a cărui redactare era extrem de neclară: „c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care o licenţă obligatorie este, de asemenea, transmisă.” Soluţia se impunea prin interpretarea textului în lumina sub-paragrafului (iii) al art. 31 lit. l) din TRIPS (a sevedea supra, nr. 5).

87

PARTEA A II-A OBLIGATIILE NASCUTE IN LEGATURA CU INVENTIA

CAPITOLUL I CONCEPT SI ENUMERARE

Din examinarea ansamblului dispoziţiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, rezultă că obligaţiile care se nasc în legătură cu invenţia pot fi clasificate în: - obligaţii ale titularului de brevet; - obligaţii ale inventatorului care nu este titular al brevetului. Nu există obligaţii specifice ale unităţii care nu este titular al brevetului.

CAPITOLUL AL II-LEA OBLIGATIILE TITULARULUI DE BREVET

§1. Obligaţia de plată a taxelor prevăzute de lege Conform art. 43, "(1) Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de

invenţie şi brevetele de invenţie prevăzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege. (2) Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.

(3) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite şi anticipat, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.

(4) Taxele datorate de persoane fizice sau juridice străine se plătesc în valută, în contul OSIM.

(5) Contestaţiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plăţii taxelor.".

Taxele la care se referă art. 43 sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora. 350 Cuantumul a fost stabilit prin Decretul nr. 363/1976 (se abroga la intrarea in vigoare a noii legi - art. 70). §2. Obligaţia de exploatare a invenţiei Rezultă - indirect - din existenta sancţiunilor licenţei obligatorii reglementate prin art. 46 alin. (1) – (3).

§3. Obligaţiile titularului care intenţionează să renunţe la brevet Potrivit art. 38 alin. (2), (3) şi (5):

„(2) În cazul invenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi al invenţiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.

(3) Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenţei. […]

(5) La un brevet acordat pentru invenţiile care conţin informaţii clasificate potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), titularul poate renunţa numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (6).” §4. Obligaţiile patrimoniale specifice ale unităţii

350 Republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 iunie 2006, astfel cum a fost

modificată prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2077 (Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2006); rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 351 din 23 mai 2007.

88

titulare de brevet faţă de inventator a) Obligaţiile patrimoniale stabilite prin contract (art. 36); b) Obligaţia de plată a remuneraţiei suplimentare stabilite prin contract încheiat cu autorul invenţiei de serviciu stricto sensu (art. 5 alin. 1 lit. a); c) Obligaţia de plată a remuneraţiei suplimentare stabilite prin act adiţional la contract în cazul invenţiei de comandă (art. 5 alin. 2); d) Obligaţia de plată a preţului stabilit prin contract pentru asistenţa tehnică acordată de către inventator (art. 42 alin. 2); e) Obligaţia de plată a drepturilor băneşti cuvenite inventatorului în cazul aplicării dispoziţiilor tranzitorii ale art. 71 alin. (3). §5. Obligaţia unităţii de abţinere de la divulgarea invenţiei fără acordul inventatorului

- Art. 5 alin. (3); - Art. 40 alin. (1).

§6. Obligaţia unităţii de a informa inventatorul asupra stadiului şi a rezultatelor aplicării invenţiei Art. 42 alin. (1).

§7. Obligaţia inventatorului titular al brevetului corelativă dreptului de prioritate al unităţii Această obligaţie este stabilită prin art. 5 alin. (6) în cazul invenţiei de serviciu lato sensu pentru inventatorul titular de brevet (sau îndreptăţit la un asemenea brevet) care trebuie să transmită invenţia cu prioritate către unitatea in care era salariat la dat realizării invenţiei. CAPITOLUL AL III-LEA

OBLIGATIILE INVENTATORULUI CARE NU ESTE TITULAR DE BREVET

§1. Obligaţia de acordare a asistenţei tehnice Art. 42 alin. (2).

§2. Obligaţia de a informa unitatea asupra creării şi stadiului realizării invenţiei de serviciu sau de comandă şi de a se abţine de la divulgare

Art. 5 alin. (3) şi (4).

TITLUL AL IV-LEA ÎNCETAREA DREPTURILOR NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA351

CAPITOLUL I ÎNCETAREA DREPTURILOR TITULARULUI DE BREVET. ÎNCETAREA

DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI SECŢIUNEA I

EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A BREVETULUI Se aplică art. 31. Expirarea produce efecte pentru viitor (încetare cu începere de la momentul expirării, iar nu şi pentru trecut). Prin expirare, se ajunge la aşa-numita "cădere în domeniul public" a invenţiei.

SECŢIUNEA A II-A RENUNŢAREA LA BREVET

Conform art. 38. Poate fi parţială sau totală. Efecte pentru viitor: cădere parţială ori totală in domeniul public. Act unilateral de vointa, deci irevocabil (anulabil doar daca se dovedeşte existenţa viciilor de vointa la momentul renuntarii). Renunţarea la brevet se realizează prin declaratie scrisa. Înregistrare la OSIM, care dă o hotărâre de admitere sau de respingere. Hotărârea de admitere se publică. Potrivit art. 38 alin. (6), efectele se produc de la data înregistrării la OSIM. Situaţii speciale:

351 "Încetare" = termen cu înţeles convenţional larg, utilizat în continuare atât pentru încetarea cu efect ne-retroactiv, cât şi pentru aceea cu efect retroactiv.

89

a) Art. 38 alin. 2: Situaţia renunţării de către unitate la brevetul pentru invenţia de serviciu stricto sensu ori lato sensu sau pentru invenţia de comandă (art. 5 alin. 1 lit. a şi b şi alin. 2): Titularul brevetului comunică inventatorului intenţia de renunţare; inventatorul are drept de preferinţă pentru un contract de cesiune. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor art. 38 alin. 2 este nulitatea relativă. b) Art. 38 alin. 3: Situatia in care inventia a facut obiectul unui contract de licenta: este necesar acordul beneficiarului licentei. Sanctiunea: nulitatea relativa. c) Art. 38 alin. 5: Situatia renuntarii la brevetul pentru inventiile declarate secrete conform art. 40 alin. 2 (invenţiile din domeniul apararii si sigurantei nationale): Este necesar acordul institutiei care a impus regimul de secret. Nulitate relativa ori absoluta ? Fiind in joc interese generale, nulitatea este absoluta. Există o problemă comună pentru primele două situaţii speciale de mai sus: în ce termen trebuie exercitat dreptul de preferinţă ori, după caz, trebuie să fie dat acordul ? Legea nu conţine nici o dispoziţie sub acest aspect.

SECŢIUNEA A III-A DECĂDEREA DIN CALITATEA DE TITULAR DE BREVET

Este o sancţiune pentru neplata anuităţilor, adică a taxelor anuale de menţinere în vigoare a brevetului. Cuantumul şi termenele de plată ale acestor taxe sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998. Decăderea este reglementată prin art. 43 alin. 3. Încetare prin efectul legii, cu efecte pentru viitor. Poate fi numai totală, iar nu şi parţială. Consecinţa este "căderea în domeniul public" a invenţiei. Hotărârea se publică, pentru opozabilitate faţă de terţi. În mod excepţional, efectele decăderii nu se produc dacă intervine revalidarea (restabilirea, restaurarea) brevetului prin repunerea în termen prevăzută de art. 37. Procedura revalidării: - Cerere la OSIM în maximum 6 luni de la publicarea decăderii; - Trebuie invocate "motive justificate"; - In 60 zile de la inregistrarea cererii, se emite o hotărâre motivată a OSIM (cu recurs la Tribunalul Bucureşti); - Hotărârea se publică in BOPI. Efectele revalidării: se redobândeşte dreptul de proprietate industrială, cu efect retroactiv (dar fără opozabilitate faţă de cel ce are dreptul de folosinţă personală ulterioară, conform art. 36 lt. f).

SECŢIUNEA A IV-A REVOCAREA ADMINISTRATIVĂ A BREVETULUI

Există 2 situaţii: 1. Revocarea prealabilă comunicării hotărârii de eliberare a brevetului (revocarea di oficiu) (art. 29); 2. Revocarea ulterioară publicării menţiunii acordării brevetului (art. 52, 53 si 57). 1. Revocarea prealabilă comunicării hotărârii de eliberare a brevetului (revocarea din oficiu) Se aplică art. 29. Acesta este un text general, aplicabil pentru revocarea oricăror hotărâri ale OSIM (nu numai a celor referitoare la eliberarea brevetului sau la respingerea cererii de brevet). Aici, interesează numai situaţia în care se ia hotărârea de eliberare a brevetului (conform art. 30), însă, mai înainte de comunicarea acesteia, OSIM o revocă. Este o operaţiune care se realizează din oficiu (art. 54 din Regulament) (dar este îngăduit oricui să sesizeze, să se plângă etc.) de către comisia de examinare care a luat hotărârea (art. 54 alin. (2) din Regulament). Articolul 29 din lege circumstanţiază foarte general motivele revocării: "neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege". Deci, sunt avute în vedere condiţiile de fond (atât cele ale obiectului, cât şi cele ale subiectelor),

90

precum şi condiţiile de formă. Totuşi, conform alin. (3) al art. 54 din Regulament, nu se va proceda la revocare, ci doar la o îndreptare a „erorilor materiale sau omisiunilor, în special privind datele de identificare a inventatorului, solicitantului sau titularului […]”. Legea nu arată care sunt efectele revocării. De obicei, termenul "revocare" desemnează o încetare pentru viitor. Dar, aici, este normal ca efectele să fie retroactive (ceea ce nu "incomodează" prea mult, întrucât încă nu s-a făcut comunicarea hotărârii). Conform art. 54 alin. (6) din Regulament, „După revocarea hotărârii […], comisia de examinare va lua o nouă hotărâre privind cererea de brevet imediat după soluţionarea cauzelor care au determinat revocarea hotărârii.” 2. Revocarea ulterioară publicării menţiunii de acordare a brevetului de invenţie Se aplică art. 52, 53 si 57. Procedura: - Sesizare din partea oricărei persoane interesate (iar nu din oficiu); - În scris si motivat; - În termen de cel mult 6 luni de la data publicării prevăzute la art. 30 alin. (2); - Se depune la "comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri” al OSIM (art. 53); - „Cererea de revocare se comunică […] titularului brevetului în cauză, care poate depune în termenul acordat de comisie un răspuns şi eventuale documente pentru susţinere” (art. 57 alin. (1) din Regulament); - Se soluţionează în cel mult 3 luni cu procedura prevăzută de art. 53 alin. (2) si art. 57 (la fel ca şi pentru contestaţia administrativă) (aşadar, hotărârea este supusă apelului la Tribunalul Bucureşti si recursului la Curtea de Apel). Există patru motive de revocare ulterioară (dintre care trei sunt stabilite de art. 52 alin. (1) lit. a) – c) şi cel de-al patrulea de art. 56 alin. 1): a) "obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13”, aşadar pentru neregularităţi privind condiţiile de fond ale obiectului; b) „obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza” (deci pentru nerespectarea art. 18); c) „obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă”(prin nerespectarea art. 27 alin. 5). Un motiv suplimentar este stabilit prin art. 56 alin. 1: nerespectarea cu „intenţie frauduloasă” a condiţiilor de forma: „Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare352 ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase.”353

Soluţiile ce se pot pronunţa de către Comisia de reexaminare (conform art. 59 din Regulament):

„a) admiterea cererii în tot şi revocarea brevetului de invenţie; b) admiterea cererii de revocare în parte şi a revendicărilor amendate de titular în cadrul procedurii de revocare, menţinerea brevetului de invenţie în forma modificată de titular în procedura de revocare şi transmiterea spre republicare a brevetului; c) admiterea în parte a cererii, menţinerea brevetului în forma modificată în urma hotărârii comisiei de reexaminare şi transmiterea spre publicare a brevetului;

352 Din modul in care aceste prevederi sunt amplasate, se poate trage concluzia ca ele nu se referă si la revocarea din oficiu prevăzută de art. 29.

353 Conform art.56 alin. 2, „Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

91

d) respingerea cererii de revocare şi menţinerea brevetului de invenţie în forma modificată de titular în procedura de revocare şi transmiterea spre republicare a brevetului; e) respingerea cererii de revocare şi menţinerea brevetului de invenţie în forma acordată de comisia de examinare.” Întrucât nu se arată care sunt efectele revocării (numai pentru viitor sau şi retroactiv ?), sunt aplicabile aceleaşi precizări - de mai sus - în legătură cu termenul "revocare". De fapt, este o revocare cu efecte de nulitate, aşadar cu efecte retroactive.

SECŢIUNEA A V-A NULITATEA BREVETULUI

Articolele 54 - 56. Este o "încetare" lato sensu, care produce - întotdeauna - efecte retroactive Enumerarea cazurilor: 1. Nulitatea absolută pentru absenţa condiţiilor de fond privind obiectul protecţiei; 2. Nulitatea relativă pentru absenţa condiţiilor de fond privind subiectele protecţiei; 3. Nulitatea absolută pentru încălcarea unor condiţii de formă. De fapt, aici, pe lângă aceste două situaţii, ar mai putea să fie incluse şi cazurile de "revocare" prevăzute de art. 29 şi - mai ales - de art. 52 alin. 1 (analizate supra, în Secţiunea a IV-a a prezentului capitol), fiindcă, din punctul de vedere al efectelor, există identitate. - Competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti (cu apel la Curtea de Apel Bucureşti si recurs la ICCJ); - Cu participarea OSIM;354 - Hotărârea (definitivă si irevocabilă) se înregistrează la OSIM şi (conform art. 55 alin. 4) menţiunea pronunţării sale se publică in BOPI. Efect retroactiv, „începând cu data de depozit” (alin. (3) al art. 54). In toate cazurile, "cădere în domeniul public" (totală sau parţială). 1. Nulitatea absolută pentru absenţa condiţiilor de fond privind obiectul protecţiei Conform art. 54 alin. 1 lit a): „obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13” (la fel ca si la revocarea ulterioara art. 52 alin. (1) lit. a). Presupune existenţa cererii unei persoane interesate (iar nu din oficiu): „la cerere” (art. 54 alin. 1, preambul). In mod criticabil, se foloseşte termenul "anulare", deşi acesta nu este un caz de nulitate relativa. Art. 54 alin. (2): reglementează o nulitate (absolută) parţială sau totală. Conform art. 55 alin. 1, acţiunea se poate introduce in tot cursul duratei de valabilitate a brevetului (după expirare, interesul este diminuat). Care este corelaţia cu art. 52 alin. (1), ce prevede "revocarea" administrativă pentru inexistenţa condiţiilor de fond: sunt paralele aceste două căi sau una o exclude pe cealaltă ? Din redactarea art. 55 alin. (1) rezulta ca aceasta acţiune in nulitate nu poate fi introdusa mai inainte de expirarea termenului de 6 luni in care ar fi putut sa fie introdusa cererea de revocare ulterioara. Asadar, se exclud reciproc, actiunea in nulitate fiind prematura dacă

354 „La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze actele,

documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop” (art. 67 alin. 1). In aplicarea acestui text, jurisprudenţa majoritară este in sensul ca OSIM nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata in cazul in care se admite acţiunea in anulare a brevetului.

92

este introdusă înăuntrul termenului de 6 luni, iar cererea de revocare este tardivă dacă este introdusă după expirarea acestui termen de 6 luni. 2. Nulitatea relativă pentru neîndeplinirea condiţiilor de fond privind subiectele protecţiei Temeiul juridic este art. 54 alin. 1 lit. e): „titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului”. Deoarece este o situatie in care sunt încălcate interesele unuia sau altuia dintre subiectele de drept implicate, deci nu interese generale, aici este vorba despre o nulitate relativa, dar cu un regim juridic special (sub aspectul că actiunea se poate introduce si dupa expirarea termenului general de prescriptie, si anume pe toata durata de valabilitate a brevetului - art. 55 alin. 1). In rest insa, se aplica regimul juridic al nulitatii relative: sfera restransa a persoanelor care se pot prevala si posibilitatea ratificarii ori confirmarii. De aceasta data, conform art. 55 alin. 1, actiunea nu este prematura daca se introduce anterior expirarii termenului de 6 luni prevazut de art. 52 alin. 1 pentru revocare (in sfera careia nu intra si aceasta situatie). Care este corelatia cu prevederile art. 63 ? „ (1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 36 şi art. 42 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. (2) Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, hotărârea nu este opozabilă terţilor.” Interesează suprapunerea referitoare la „calitatea de inventator, de titular de brevet” (care constituie, de asemenea, o situaţie în care se pune problema nerespectării condiţiilor de fond ale subiectelor). Articolul 54 este o reglementare specială fata de art. 63, acesta din urmă aplicându-se în general pentru orice alte litigii în care se pune problema calităţii de inventator sau a aceleia de titular de brevet.355

In consecinta, pentru anularea in caz de nerespectare a conditiilor subiectelor, prevaleaza competenta speciala a Tribunalului Bucuresti (art. 55 alin. 1); aceasta exclude competenta materiala, ca prima instanta, a oricarui tribunal judetean sau a

355 De exemplu, în situaţia art. 66 alin. 2: “Dacă, înainte de acordarea de către

OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi: a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie; b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea iniţială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri; c) să solicite respingerea cererii.”

93

Tribunalul Bucuresti356 prevazuta de art. 63 alin. 1, cu trimitere implicita la art. 2 pct. 1 lit. e) C. proc. Civ.: „procesele si cererile in materie de de creatie intelectuala si de proprietate industriala”.

Sub un alt aspect, in ipoteza unei acţiuni intemeiate pe prevederile art. 63 alin. 1, nu se aplica derogarea referitoare la introducerea actiunii pe toata durata de valabilitate a brevetului, ci se aplică termenul general de prescriptie extinctiva de 3 ani (caracteristic nulitatii relative). In toate situatiile (fie ca este vorba despre o actiune intemeiata pe art. 54 alin. 1 lit. e), fie ca este vorba despre o actiune intemeiata pe art. 63 alin. 1), 66 alin. 1 dispune să se procedeze după cum urmează: „În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată357 că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.” Acest text reglementează o consecinţă a nulităţii analizate: "rectificarea" brevetului de către OSIM. Insa chiar şi fără acest text, OSIM ar fi fost obligat să execute hotărârea instanţei, care trebuie să prevadă în dispozitiv cui anume urmează să îi fie eliberat noul brevet.

3. Nulitatea absoluta pentru nerespectarea conditiilor de forma Articolul 54 alin. 1 lit. b) - d) si art. 56 alin. 1. Enumerarea motivelor prevăzute de art. 54 alin. (1): - lit. b): „obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;”358 - lit. c): „obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;”359

- lit. d): „protecţia conferită de brevet a fost extinsă”.360 Motivul prevăzut de art. 56 alin. (1) constă în nerespectarea cu „intenţie frauduloasă” a condiţiilor de formă („Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase.”361) In toate aceste situatii, este incontestabil că sunt incalcate norme care ocrotesc interese generale, astfel incat sanctiunea este nulitatea absoluta. Cu toate acestea, actiunea nu poate fi introdusa decat in perioada de valabilitate a brevetului (art. 55 alin. 1). Sub aspectul motivelor prevazute de art. 54 alin. (1) lit. b) si c), aceasta actiune in nulitate nu poate fi introdusa decat dupa expirarea termenului de 6 luni prevazut pentru cererea de revocare de art. 52 alin. (1). Ea poate fi introdusa insa incă de la data

356 Aici Tribunalul Bucureşti nu constituie o instanţă cu competenţă generală, ci este o instanţă asimilată oricărui tribunal judeţean. 357 "Constatarea" pe care o indică textul trebuie să rezulte din dispozitivul hotărârii judecătoreşti ori, măcar, să se reflecte în acesta, nefiind suficient să existe numai în considerentele hotărârii.

358 Este vorba despre nerespectarea prevederilor art. 18. 359 Este vorba despre nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (5). 360 Se pare că este vorba despre ipoteza în care, în cadrul procedurii de revocare, se ajunge la o

extindere a întinderii protecţiei acordate prin brevet, de exemplu ca urmare a interpretării revendicărilor în lumina descrierii şi a desenelor invenţiei (art. 32 alin. 3).

361 Reamintim că, potrivit art. 56 alin. 2, „Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

94

eliberării brevetului in cazul actiunii in nulitate recunoscute de art. 54 alin. (1) lit. d) si, respectiv, de art. 56 alin. 1 (fiindca aceste doua motive nu se regasesc si printre motivele de revocare enumerate de art. 52 alin. 1). Desi este vorba despre nulitate absoluta, in cazul prevazut de art. 56 alin. (1) regimul juridic al acesteia este derogatoriu sub aspectul posibilităţii ce este acordată de alin. (2) al art.56 ca titularul brevetului „să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

CAPITOLUL AL II-LEA ÎNCETAREA CELORLALTE DREPTURI ALE TITULARULUI DE BREVET

SECŢIUNEA I ÎNCETAREA DREPTULUI LA DESPĂGUBIRI MATERIALE

Fiind un drept de creanţă, este prescriptibil prin natura sa. Aşadar, va urma dreptul comun cât priveşte stingerea sa. Încetarea brevetului nu îi afectează existenţa, cu condiţia de a se fi născut în timpul valabilităţii brevetului (chiar dacă a fost recunoscut ulterior). Dar declararea nulităţii în condiţiile art. 54 si 56 determină şi desfiinţarea retroactivă a dreptului la despăgubiri.

SECŢIUNEA A II-A ÎNCETAREA DREPTULUI DE PRIORITATE

Încetează deodată cu brevetul în legătură cu care respectiva prioritate a fost invocată. Totuşi, prin jocul regulilor privitoare la priorităţile excepţionale, dreptul de prioritate ar putea avea o viaţă mai lungă decât aceea a brevetului în legătură cu care a fost - pentru prima dată - invocat.

SECŢIUNEA A III-A ÎNCETAREA DREPTULUI LA ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Drept de creanţă, prescriptibil. Declararea nulităţii, în condiţiile art. 54 alin. 1 lit. e), pentru neîndreptăţirea unitatii la calitatea de titular de brevet, cu acordarea ulterioară a acestuia către inventator antrenează şi desfiinţarea retroactivă a dreptului la asistenţă tehnică.

SECŢIUNEA A IV-A ÎNCETAREA DREPTULUI UNITĂŢII TITULARE DE BREVET PENTRU

INVENŢIA DE SERVICIU SAU DE COMANDA DE A FI INFORMATĂ ŞI DE A PRETINDE ABŢINEREA DE LA DIVULGARE

A se vedea art. 5 alin. 2 şi 4. Sunt, de fapt, două drepturi. În principiu, încetează distinct de încetarea brevetului. Dar ambele drepturi încetează atunci când există nulitatea prevăzută de art. 54 alin. 1 lit. e) - pentru nerespectarea condiţiilor de fond ale subiectelor -, care înlătură unitatea de la obţinerea brevetului.

a) Astfel, dreptul de a fi informată încetează la momentul constituirii depozitului reglementar, nemaiavând sens ulterior (a se vedea, totuşi, dispoziţiile art. 28 alin. 1); b) Dreptul de a pretinde abţinerea de la divulgare încetează la momentul în care, în funcţie de procedura aleasă, invenţia se publică. 5. Încetarea dreptului de scutire temporară de impozit pe profit Încetează prin expirarea termenului prevăzut de art. 68.

CAPITOLUL AL III-LEA ÎNCETAREA DREPTURILOR INVENTATORULUI CARE NU ESTE TITULAR

DE BREVET 1. Încetarea drepturilor patrimoniale Toate sunt drepturi de creanţă, deci prescriptibile. Nulitatea brevetului pentru absenţa condiţiilor de fond ale obiectului antrenează şi desfiinţarea retroactivă a acestor drepturi. Nulitatea pentru neîndeplinirea condiţiilor privind subiectele poate, de asemenea,

95

să antreneze această desfiinţare, dacă se va dovedi că inventatorul este cel care are dreptul asupra brevetului. 2. Încetarea dreptului la eliberarea unui duplicat Drept personal-nepatrimonial, imprescriptibil. Nulitatea brevetului se răsfrânge asupra acestui drept. 3. Încetarea dreptului de a fi informat asupra stadiului examinării invenţiei la OSIM Art. 42 alin. 1. Încetează în momentul publicării brevetului ori a respingerii cererii. 4. Încetarea dreptului de a fi informat şi de a pretinde nedivulgarea Art. 5 alin. 3 şi 4. a) Dreptul de a fi informat: încetează în momentul constituirii depozitului reglementar; b) Dreptul de a pretinde nedivulgarea: drept personal-nepatrimonial, imprescriptibil. (A se vedea şi art. 40 alin. 1 şi 3). 5. Încetarea dreptului asupra brevetului, conform art. 71 alin. 4 Întrucât acest drept se naşte "ex lege", constatarea existenţei sale este imprescriptibilă. 6. Încetarea dreptului la calitatea de autor şi a drepturilor derivate din această calitate Sunt drepturi personal-nepatrimoniale. Modurile de încetare propriu-zisă a brevetului nu au nici o influenţă asupra lor. Dar nulitatea brevetului, precum şi revocarea prevăzută de 52 alin. 1 antrenează desfiinţarea, cu efect retroactiv, a acestor drepturi în două cazuri: acela al absenţei condiţiilor de fond ale obiectului şi acela al uzurpării calităţii de inventator.

CAPITOLUL AL IV-LEA

ÎNCETAREA DREPTURILOR UNITĂŢII CARE NU ESTE TITULAR DE BREVET

Unicul drept din această categorie (dreptul de preferinţă în cazul invenţiei de serviciu lato sensu, prevăzut de art. 5 alin. 1 lit. b) încetează la epuizarea termenului de 3 luni calculat de la data ofertei salariatului. Acesta este un termen de decădere, iar nu de prescripţie.

TITLUL VI362

TRANSMITEREA DREPTURILOR NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE Va fi analizată numai transmisiunea drepturilor patrimoniale, celelalte drepturi fiind netransmisibile. Potrivit art. 45 din lege „(1) Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. (2) Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară. (3) Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai

362 Acest material constituie o actualizare a părţii corespunzătoare din lucrarea „Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, a autorilor A. Petrescu, L. Mihai.

96

începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.” Articolul 45 alin. 1 din Legea nr. 64/1991 enumeră drepturile care sunt transmisibile. Se constată, însă, că toate drepturile astfel enumerate sunt drepturi ale titularului de brevet. Aşadar, art. 45 alin. 1 reglementează, în general, transmisiunea drepturilor titularului de brevet. Cu toate acestea, şi alte drepturi decât cele ale titularului de brevet sunt transmisibile, chiar dacă în cuprinsul Legii nr. 64/1991 nu există reglementări exprese în acest sens. Drepturile născute în legătură cu invenţia se pot transmite, dintr-un anumit punct de vedere, pe două căi: inter vivos şi, respectiv, mortis causa. În cadrul cursului de Dreptul proprietăţii intelectuale nu va fi analizată cea de-a doua cale, fiind pe deplin aplicabil dreptul comun al succesiunilor.

CAPITOLUL AL II-LEA

TRANSMITEREA DREPTURILOR TITULARULUI DE BREVET

SECŢIUNEA I DOMENIUL DREPTURILOR TRANSMISIBILE ALE TITULARULUI DE

BREVET Din cuprinsul art. 45 alin. 1, rezultă că sunt transmisibile "dreptul la acordarea brevetului" şi "dreptul la brevet", ceea ce - de fapt - însemnează dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei (dreptul de exploatare exclusivă asupra invenţiei brevetate). Articolul 45 alin. 1 se referă şi la "drepturile ce decurg din brevet", utilizând pluralul. De fapt, este vorba despre „prerogativele" ce compun dreptul subiectiv de proprietate industrială. Deci, art. 45 alin. 1 instituie regula transmisiunii dreptului de proprietate industrială fie în ansamblul său, fie sub aspectul uneia ori alteia dintre prerogativele componente. Celelalte drepturi ale titularului de brevet nu se nasc din brevet. Ele nu sunt enumerate în art. 45 alin. 1; cu toate acestea, sunt ele, totuşi, transmisibile? Astfel:

- Dreptul de prioritate, care este un drept accesoriu al dreptului la brevet, se transmite deodată cu şi în acelaşi mod ca şi dreptul la eliberarea brevetului;

- Dreptul la despăgubiri materiale, ca drept de creanţă de drept comun, se transmite prin cesiunea de creanţă:

- Dreptul la asistenţă tehnică din partea inventatorului se transmite deodată cu brevetul; dar chiar dacă nu ar fi aşa, noul titular are dreptul de a pretinde încheierea unui nou contract de asistenţă tehnică, în temeiul formulării foarte generale a textului art. 42 alin. 2 (care se referă la orice titular de brevet);

- Dreptul prevăzut de art. 5 alin. 3 şi 4 se transmite deodată cu dreptul la eliberarea brevetului;

Rezultă că toate drepturile titularului de brevet sunt transmisibile, deşi art. 45 alin. 1 nu le are în vedere pe toate. În cele ce urmează însă, va fi analizată numai transmisiunea dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei (dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei), singura ce prezintă importanţă practică şi la care face referire Legea nr. 64/1991.

SECŢIUNEA A II-A

CLASIFICAREA MODURILOR DE TRANSMITERE A DREPTULUI SUBIECTIV DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI

Sunt posibile mai multe clasificări, pe baza unor criterii diferite: a) În raport cu momentul producerii efectelor: transmisiune inter vivos şi

97

transmisiune mortis causa (a se vedea teza finală a art. 45 alin. 2, care se referă atât la succesiunea legală, cât şi la cea testamentară);

b) În raport cu izvorul transmisiunii: transmisiune legală, voluntară şi mixtă; c) În raport cu obiectul transmisiunii: cesiunea (are ca obiect însuşi dreptul de exploatare exclusivă) şi licenţa (are ca obiect dreptul de a exploata invenţia într-una sau alta dintre modalităţile pe care le implică această exploatare) (a se vedea art. 45 alin. 2 teza întâi.).

SECŢIUNEA A III-A

ÎNREGISTRAREA LA O.S.I.M. A TRANSMITERII DREPTULUI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ASUPRA INVENŢIEI

Conform art. 45 alin. 3, „ Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM”. Absenţa înregistrării nu afectează valabilitatea transmisiunii însăşi. Înregistrarea constituie o obligaţie a titularului de brevet. Se plăteşte o taxă, conform Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 (în prezent această taxă este de 360 de lei). Deşi textul art. 45 alin. 3 este general, el nu poate privi, totuşi, transmisiunea succesorală.

SECŢIUNEA A IV-A

TRANSMITEREA PRIN CESIUNE §1. Noţiune şi clasificare

Cesiunea este operaţiunea juridică prin care se transmite dreptul la brevetul de invenţie şi, implicit, dreptul de exploatare exclusivă asupra invenţiei de la titularul de brevet către o altă persoană. Specificul ei constă în obiectul transmisiunii, care este însuşi dreptul de exploatare exclusivă asupra invenţiei. În raport cu criteriul izvorului transmisiunii, cesiunile pot fi legale sau voluntare, iar acestea din urmă pot fi cesiuni voluntare speciale şi, respectiv, cesiuni voluntare generale (de drept comun).

§2. Cesiunea legală de brevet Transmisiunea se face, în virtutea şi în condiţiile legii, de la titularul brevetului către o altă persoană, care este desemnată de lege. În raport cu obiectul său, cesiunea poate purta asupra: A) dreptului asupra brevetului; B) dreptului la eliberarea brevetului.

§2.A. Cesiunea legală a dreptului asupra brevetului A se vedea dispoziţiile art. 71 alin. 4: „Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului, prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute la art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat invenţia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei.".

§2.B. Cesiunea legală a dreptului la eliberarea brevetului Trebuie precizat, în primul rând, că nu ne aflăm în prezenţa unei astfel de cesiuni în situaţia reglementată prin art. 5 alin. 1 lit. a), adică în situaţia invenţiei de serviciu stricto sensu; acolo este vorba despre o naştere a dreptului direct în patrimoniul unităţii, iar nu despre o transmisiune. Pe de altă parte, ne aflăm în prezenţa unei astfel de cesiuni în situaţia reglementată prin art.5 alin.5, atunci când, în cazul unei invenţii de serviciu stricto sensu sau al unei invenţii de comandă, dacă, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii invenţiei, cererea de brevet nu a fost depusă la

98

OSIM, în lipsa altei convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine salariatului, în condiţiile prevăzute la alin.1 lit.b).

§3. Cesiunea voluntară de brevet Este actul juridic prin care cedentul, titular de brevet, transmite cesionarului, în tot sau în parte, dreptul la brevet şi, prin aceasta, dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei. Acesta poate fi un act unilateral de voinţă sau, cel mai adesea, un act bilateral (contract). La rândul său, contractul poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Nu există o reglementare generală a cesiunii voluntare. Dar există unele norme în Legea nr. 64/1991. În raport cu această situaţie, cesiunea voluntară poate fi: A) Cesiune specială (pentru care există unele norme speciale în cuprinsul Legii - speciale - nr. 64/1991; B) Cesiune de drept comun.

§3.A. Cesiunea voluntară specială Este vorba despre cesiunea reglementată de art. 5 alin. final, pentru invenţia de serviciu lato sensu. Se pune problema dacă se transmite doar dreptul la acordarea brevetului sau şi dreptul la brevetul deja eliberat? Formularea foarte generală a textului permite concluzia că dreptul de preferinţă există pentru ambele drepturi, aşadar concluzia că unitatea trebuie înştiinţată nu doar mai înainte de eliberarea brevetului, ci şi după primirea brevetului, ori de câte ori inventatorul titular de brevet ar dori să transmită invenţia. În acest caz de cesiune, se aplică - în completare - regulile de la cesiunea voluntară generală (de drept comun).

§3.B. Cesiunea voluntară generală (de drept comun) 1. Noţiune, natură juridică şi clasificare În practică, cesiunea are o frecvenţa mai redusă decât licenţa.

În ceea ce priveşte natura sa juridică, faţă de absenţa vreunor reglementări (altele decât simpla indicare, prin art. 45 alin. 2, a existenţei cesiunii), există vechi şi numeroase controverse. În ceea ce ne priveşte, considerăm că, atunci când cesiunea voluntară de drept comun este un act unilateral, este vorba despre un legat testamentar, iar atunci când ea constituie un act juridic bilateral (contract), trebuie deosebit între situaţia în care actul bilateral este cu titlu gratuit (situaţie foarte rară, desigur), când cesiunea este o donaţie, şi, respectiv, situaţia în care actul bilateral este cu titlu oneros, când cesiunea este un contract de vânzare sau, mai rar, un contract de schimb. În cele ce urmează, pentru raţiuni exclusiv pragmatice, va fi analizat numai contractul (actul bilateral) de cesiune cu titlu oneros sub forma contractului de vânzare. Conform unei definiţii, acesta este contractul prin care titularul de brevet, în calitate de cedent, transmite, în tot sau în parte, dreptul la brevet şi, prin aceasta, dreptul la exploatarea exclusivă asupra invenţiei brevetate către cesionar, care are obligaţia de a plăti un preţ. Aşadar, cedentul trebuie să fie titular de brevet (sau cotitular de brevet), iar ceea ce se transmite este însuşi dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei (care trebuie să existe, valabil, în chiar momentul cesiunii, altfel aceasta nefiind valabilă, indiferent dacă inexistenţa dreptului de proprietate industrială se datorează decăderii, renunţării, expirării sau nulităţii brevetului). Cesiunea poate fi totală sau parţială, din punctul de vedere, după caz, al obiectului său ori al teritoriului la care se aplică. Mai precis, atunci când cesiunea este parţială din punctul de vedere al obiectului, prin aceasta se transmite dreptul numai la o aplicaţie a invenţiei; iar atunci când este parţială din punctul de vedere al teritoriului, cesiunea îşi produce efectele numai pentru teritoriul stabilit prin clauzele sale. În toate cazurile de

99

cesiune parţială, între părţile cesiunii operează regulile de drept comun referitoare la coproprietate. În general, întrucât contractul de cesiune cu titlu oneros este, ca natură juridică, un contract de vânzare, în privinţa obligaţiilor părţilor sunt aplicabile regulile de la materia acelui contract. 2. Efectele contractului de cesiune de brevet Contractul de cesiune de brevet cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, obligaţii care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului. 2.1. Transferul dreptului exclusiv asupra brevetului Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare (art. 1674 NCC, respectiv art.1295 C. civ. anterior), transferul dreptului asupra brevetului operează automat între părţi, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra brevetului unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de brevet se produce în chiar momentul încheierii acestui contract. Transferul dreptului asupra brevetului implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme: a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere pentru actele de contrafacere săvârşite anterior cesiunii de brevet. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra invenţiei (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra brevetului.

b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil, cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra brevetului. În schimb, cedentul ar putea pretinde despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune, dar înaintea înscrierii acestui contract.

Deşi între părţi contractul de cesiune valabil încheiat produce efectul translativ de drepturi fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, faţă de terţi acest efect este inopozabil, indiferent dacă ei înţeleg (ori au interesul) să se prevaleze ori nu de lipsa înscrierii. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se realizează numai prin îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege, iar nu şi prin alte modalităţi (cum ar fi cunoaşterea cesiunii de către aceştia).

100

Dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri. Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, brevetul s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la brevet reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere revine întotdeauna cesionarului.

2.2. Obligaţiile cedentului Cedentul are următoarele obligaţii: - obligaţia de predare; - obligaţia de a garanta pentru bunul transmis. a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de brevet se concretizează în

obligaţia de a remite brevetul de invenţie. Întrucât invenţia este un bun incorporal, predarea se face sau prin remiterea

titlului de protecţie sau prin actele de folosinţă pe care le săvârşeşte cesionarul cu consimţământul cedentului. Potrivit art. 1686 alin.1 NCC (similar cu art.1325 C.civ. anterior), obligaţia de predare cuprinde şi obligaţia de a preda accesoriile bunului. Invenţia fiind o creaţie tehnică, o soluţie a unei probleme, accesorii ar putea fi considerate, în primul rând, toate acele planuri, desene, schiţe, etc. în care s-a materializat această creaţie, dar numai în măsura în care fără predarea lor nu s-ar putea realiza o folosire adecvată a invenţiei. Unii autori apreciază că reprezintă un accesoriu al invenţiei şi know-how-ul folosit de cedent în realizarea acesteia, dar numai atunci când fără acest know- how folosirea invenţiei ar putea fi socotită incompletă.

b) Obligaţia cedentului de garanţie priveşte atât garanţia contra evicţiunii, cât şi garanţia contra viciilor lucrului.

În această materie, obligaţia cedentului de garanţie cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale brevetului.

b1) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra brevetului. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi invenţia cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează invenţia ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere).

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse realizate pe baza invenţiei ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi

101

valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unui termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa produsele aflate în stoc.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al brevetului, tulburări ce provin din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante:

i)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta contra evicţiunii. După cum s-a arătat,363 îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă) nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bună - credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra brevetului aflat în vigoare la acel moment.

ii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct sau un privilegiu asupra brevetului.

iii) Acţiunea terţului în contrafacere împotriva cesionarului; iv) Folosirea invenţiei de către cel care are un drept de folosire personală

anterioară (art. 34 lit. b) sau ulterioară (art. 34 lit. f), ce nu a fost comunicat cesionarului în momentul încheierii cesiunii.

b3) Obligaţia de garanţie contra viciilor juridice ale brevetului. Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale

brevetului, adică împotriva acelor situaţii care duc la nulitatea brevetului. Răspunderea cedentului va fi diferită, după cum nulitatea va fi totală sau

parţială. Astfel, în caz de nulitate totală, cedentul va restitui preţul integral şi, la cererea cesionarului, va putea fi obligat şi la plata de daune-interese; în caz de nulitate parţială, răspunderea cedentului va depinde de alegerea la care are dreptul cesionarul între a cere desfiinţarea cesiunii sau numai reducerea preţului, la care se pot adăuga şi daune-interese364

2.3. Obligaţiile cesionarului a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit

printr-o sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute din exploatarea brevetului cedat sau din produsele valorificate

363 A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68. 364 A se vedea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p.201.

102

sub acest brevet.365 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata invenţia cu diligenţa unui bun proprietar, de a nu renunţa la brevet şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la brevet.

b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

SECŢIUNEA A V-A

TRANSMITEREA PRIN LICENŢĂ §1. Noţiune

Licenţa (de brevet) este operaţiunea juridică prin care se transmite, în întregime sau (numai) în anumite limite, dreptul de folosinţă asupra unei invenţii brevetate de la titularul de brevet către o altă persoană. În acest caz, nu se transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, ci numai folosinţa invenţiei. Prin licenţă, beneficiarul ei nu devine - ca în cazul cesiunii - titular de brevet. Operaţiunea juridică a licenţei este posibilă datorită caracteristicii ubicuităţii sub aspectul folosinţei. §2. Clasificări Sunt posibile mai multe clasificări, în raport cu diverse criterii. În raport cu izvorul lor, există licenţe legale, licenţe mixte şi licenţe voluntare.

1) Licenţele legale: Ele operează în virtutea legii. Nu sunt niciodată exclusive. Ele constituie, de fapt, limitări ale exclusivităţii dreptului de exclusivitate a exploatării invenţiei. Enumerare: - Dreptul de folosire a unei invenţii brevetate în construcţia şi funcţionarea vehiculelor şi a navelor (art. 34 alin. 1 lit. a); - Dreptul de folosire personală anterioară (art. 34 alin. 1 lit. b şi alin. 2); - Dreptul de producere sau de folosire a invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial (art. 34 alin. 1 lit. c); - Dreptul de folosire a invenţiei ca urmare a epuizării dreptului asupra obiectului invenţiei brevetate (art. 34 alin. 1 lit. d); - Dreptul de folosire în scopuri experimentale (art. 34 alin. 1 lit. e); - Dreptul de folosire personală ulterioară (art. 34 alin. 1 lit.f). 2) Licenţele mixte: Au ca izvor atât legea, cât şi voinţa părţilor. Sunt, de asemenea, limitări ale exclusivităţii dreptului de proprietate industrială. Este vorba despre licenţele obligatorii (art. 46 - 50); 3) Licenţele voluntare: Au ca izvor voinţa părţilor. Ele constituie un act juridic civil - unilateral (caz în care au natura de legat testamentar) sau bilateral (contract). În practică, licenţa este, în imensa majoritate a cazurilor, un contract cu titlu oneros (deşi poate îmbrăca şi forma unui contract cu titlu gratuit). În cele ce urmează, pentru raţiuni exclusiv pragmatice, va fi analizat numai contractul (actul bilateral) de licenţă cu titlu oneros. §3. Contractul de licenţă Licenţa contractuală poate fi:

365 Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 200 de mii de lei anual).

103

A) Licenţa voluntară specială (pentru care sunt edictate unele reguli speciale în Legea nr. 64/1991); A) Licenţa voluntară generală (de drept comun). §3.A. Licenţa voluntară specială

În legislaţia pozitivă actuală, este reglementată o singură situaţie, şi anume situaţia prevăzută de art. 5 alin. final. Datorită redactării foarte generale a textului legal, acesta permite nu numai cesiunea, ci şi licenţa. §3.B. Licenţa voluntară generală (de drept comun) 1. Consideraţii generale Toate obiectele dreptului de proprietate industrială – creaţiile intelectuale industriale şi semnele distinctive – au o trăsătură comună ce decurge din natura lor de bunuri necorporale: ubicuitatea. Ubicuitatea se manifestă în două stadii deosebite: apariţia şi folosinţa. Ubicuitatea sub aspectul apariţiei (creării) relevă aptitudinea unui obiect al proprietăţii industriale de a fi creat concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane diferite. Ubicuitatea sub aspectul folosinţei relevă aptitudinea fiecărui obiect al proprietăţii industriale de a fi folosit concomitent, dar în mod independent, de două sau mai multe persoane. În cazul în care un astfel de obiect necorporal este protejat printr-un drept exclusiv, instrumentul juridic prin intermediul căruia ubicuitatea sub aspectul folosinţei se poate manifesta în mod concret este contractul de licenţă. Prin intermediul acestui contract, obiectul dreptului de proprietate industrială poate fi exploatat nu numai de către titularul dreptului exclusiv, ci şi de către alte subiecte de drept, autorizate de către acest titular. În cele ce urmează, vom examina succesiv noţiunea şi natura juridică, apoi caracterele juridice, clasificarea, condiţiile de validitate, efectele şi încetarea contractului de licenţă de brevet. 2. Noţiune şi natură juridică Contractul de licenţă de brevet este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unui brevet de invenţie. Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra invenţiei, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a invenţiei, în limitele stabilite prin contract. Pentru a stabili natura juridică a contractului de licenţă de brevet trebuie să facem o distincţie după cum ne aflăm în prezenţa unei licenţe cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Apreciem că, de lege lata, dacă din voinţa părţilor nu rezultă altfel, contractului de licenţă cu titlu oneros trebuie să i se aplice regulile prevăzute de Codul civil pentru locaţiune. Contractul de locaţiune este acel contract prin intermediul căruia o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială, a unui lucru, în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii, numită chirie. Ceea ce ţine, de asemenea, de esenţa contractului de licenţă este că şi aici se transmite dreptul de folosinţă, iar această transmitere nu poate fi, prin natura lucrurilor, decât temporară, maximum pentru durata de valabilitate a brevetului, pentru că şi

104

dreptul de folosinţă exclusivă născut din brevet este temporar. Tot astfel, transmiterea folosinţei poate fi totală sau parţială, iar în schimbul ei – dacă părţile nu au prevăzut altfel – se plăteşte un preţ. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, dreptul de folosinţă exclusivă este un drept real care poartă asupra unui bun incorporal şi caracterizat prin ubicuitate – invenţia. Aşa fiind, rezultă că, în ceea ce le este ambelor esenţial, contractul de locaţiune şi cel de licenţă cu titlu oneros prezintă trăsături comune. Cu alte cuvinte, de lege lata, licenţa cu titlu oneros este forma de manifestare a contractului de locaţiune în materie de invenţie. Pe de altă parte, această statuare nu trebuie să conducă la neglijarea deosebirilor dintre cele două contracte, existenţa lor datorându-se caracteristicilor proprii ale bunului ce constituie obiectul licenţei – în principal, natura incorporală şi ubicuitatea. Cât priveşte contractul de licenţă cu titlu gratuit socotim că acesta este, de lege lata, un contract de comodat (împrumut de folosinţă) întrucât, mutatis mutandis, întruneşte toate elementele esenţiale ale acestuia 3.Caractere juridice Contractul de licenţă cu titlu oneros este comutativ, bilateral, cu executare succesivă, consensual şi intuitu personae .Unele precizări sunt necesare în legătură cu ultimele trei caractere juridice. - Astfel, este un contract cu executare succesivă, întrucât transmiterea folosinţei se face nu numai pentru momentul încheierii contractului, ci pentru o perioadă de timp, deci până la un termen. Durata contractului nu poate fi perpetuă, veşnică pentru că însăşi durata de valabilitate a brevetului este temporară. - De asemenea, este un contract consensual pentru că dispoziţiile art. 45 alin. 3 privitoare la necesitatea înregistrării la OSIM a transmiterii drepturilor prin licenţă nu instituie o condiţie ad validitatem, ci numai o exigenţă de opozabilitate. Este evident că, aplicându-se dreptul comun, forma scrisă va fi cerută – practic – întotdeauna ad probationem. - Cât priveşte caracterul intuitu personae, potrivit art.81 alin. 9 din Regulament „Licenţiatul poate acorda sublicenţe numai cu consimţământul licenţiatorului”. Rezultă că licenţa se încheie în considerarea calităţilor personale ale beneficiarului. 4.Clasificarea contractelor de licenţă Dintre multiplele posibile clasificări, vom enunţa – ca având importante consecinţe juridice – numai câteva. i) Astfel, din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem:

Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi invenţia şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă. Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi invenţii, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă. Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi invenţia pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă. Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

105

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra invenţiei. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul contractului de licenţă exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească invenţia este beneficiarul licenţei, pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul. Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire a invenţiei săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, potrivit art.81 alin.10 din Regulament, “Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului brevetului”. De asemenea, beneficiarul licenţei exclusive (deci inclusiv a celei absolute) poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului brevetului actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat (Art.81 alin.11 din Regulament). În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp. ii) Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale, ultimele stabilind unele limitări folosinţei transmise, cum ar fi: în timp (totuşi, licenţa neputând dăinui decât cel mult pe perioada de valabilitate a brevetului ), în spaţiu (sub aspectul locului de utilizare sau de comercializare etc.), referitor la obiect (doar anumite elemente ale acestuia), referitor la modul de utilizare (fabricare, vânzare, export, import etc.). iii) Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz în care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. iv) Dintr-un alt punct de vedere, licenţa poate fi pură (când nu i se alătură elemente caracteristice altor operaţiuni juridice) sau complexă, aceasta din urmă reprezentând reunirea licenţei şi a altor contracte (furnizare, cesiune, know-how, etc.), într-o singură operaţiune complexă de transfer de tehnologie. 5.Condiţii de validitate În această materie nu există particularităţi cât priveşte consimţământul şi cauza. De asemenea, legea nu cere respectarea vreunei condiţii de formă ad validitatem 5.1.Capacitatea În principiu, contractul de licenţă se încheie, în calitate de licenţiator, de către titularul brevetului. Dacă nu i s-a interzis expres de către titular, uzufructuarul poate fi licenţiator, în limitele dreptului care i s-a conferit. În ceea ce priveşte licenţiatul, acesta poate încheia un contract de sublicenţă numai cu consimţământul licenţiatorului. Titularul brevetului nu poate avea calitatea de licenţiat în privinţa propriei invenţii decât dacă a dezmembrat în prealabil dreptul său constituind în favoarea unui alte persoane un drept de uzufruct sau dacă a conferit altuia o licenţă exclusivă absolută. În aceste ultime cazuri, uzufructuarul ori, după caz, licenţiatul exclusiv absolut pot acorda licenţe inclusiv titularului brevetului. 5.2. Obiectul contractului

106

Deoarece contractul de licenţă cu titlu oneros este bilateral, obiectul său este dublu: folosinţa invenţiei şi preţul licenţei. Folosinţa invenţiei trebuie să se refere la o invenţie brevetată, iar brevetul să fie în vigoare la momentul încheierii contractului. Încheierea unui contract prin care se transmite folosinţa unei invenţii al cărei brevet expirase este posibilă, dacă părţile sunt în cunoştinţă de cauză , dar operaţiunea nu poate fi calificată în niciun caz drept un contract de licenţă de brevet, fiind – de fapt – un contract nenumit. De asemenea, se pot încheia contracte de licenţă şi pentru invenţii ce se vor breveta în viitor, dacă pentru eliberarea brevetului s-a depus deja cerere la OSIM. Preţul licenţei poate fi o sumă globală ori, cel mai adesea, o redevenţă stabilită în funcţie de cifra de afaceri realizată de beneficiar sau de preţul produselor fabricate sub licenţă. 5.3. Condiţii de formă Legea nu prevede condiţii speciale de forma cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a părţilor trebuie să îmbrace forma scrisă. Există în schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea faţă de terţi a contractului de licenţă. Astfel, potrivit art. 45 alin. 3, «Transmiterea (inclusiv prin licenţă) produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM » 6. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de brevet este faptul că acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi invenţia în limite determinate prin contract. De aceea, în cazul cel mai frecvent, în care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţă de brevet şi în măsura în care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil în materia contractului de locaţiune. 6.1. Obligaţiile licenţiatorului. 1. Obligaţia de a-l pune pe beneficiar în situaţia de a folosi invenţia în condiţiile convenite este forma de manifestare în cadrul licenţei a obligaţiei de remitere (predare) reglementată prin art. 1786 lit.a) şi art.1787 NCC ( art.1420 pct. 1 şi 1421 C. civ. anterior) pentru locaţiune. Aceasta este o obligaţie de a face şi în conţinutul său specific (conturat de natura incorporală şi ubicuă a bunului) întâlnim activităţile de predare a schiţelor, planurilor, modelelor, eşantioanelor etc. cuprinzând descrierea completă a invenţiei (întrucât, de obicei, conţinutul relativ „opac” al brevetului, este insuficient), precum şi orice alte activităţi necesare punerii beneficiarului în situaţia de a folosi invenţia. Este de principiu că obligaţia de predare din materia locaţiunii implică şi predarea accesoriilor - art.1787 NCC. Aceasta se manifestă în cadrul contractului de licenţă, printre altele, sub forma a două probleme pentru care soluţiile oferite de doctrină se constituie într-o panoramă deosebit de controversată: problema transmiterii perfecţionărilor aduse invenţiilor şi cea a acordării asistenţei tehnice. De bună seamă, dacă în cuprinsul contractului există clauze exprese cu acest obiect, soluţiile se vor da în consecinţă. Cât priveşte problema dacă există sau nu obligaţia transmiterii către beneficiar a perfecţionărilor aduse invenţiei de către transmiţător, apreciem că trebuie distins între perfecţionările aduse anterior încheierii contractului de licenţă şi cele aduse ulterior.

107

Astfel, perfecţionările ulterioare vor trebui comunicate doar când se va stabili, prin interpretarea contractului, că între părţi s-au convenit adevărate raporturi de colaborare, transmiterea presupunând însă, în acest caz, şi o modificare a preţului. În ceea ce priveşte perfecţionările anterioare, deşi în literatura juridică de specialitate se dau răspunsuri diferite, noi optăm pentru soluţia netransmiterii lor în măsura în care sunt apărate prin brevete distincte. Problema dacă există sau nu obligaţia informării asupra know-how-ului aferent invenţiei, prin acordarea de asistenţă tehnică ar trebui să capete la prima vedere un răspuns afirmativ, din moment ce dispoziţiile legale prevăd că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) trebuie să predea lucrul „în stare corespunzătoare utilizării acestuia” (art.1787 NCC), respectiv„în aşa stare încât să poată fi întrebuinţat” (1421 alin 1 C. civ. anterior). Se ştie, însă că dispoziţiile Codului civil au în vedere situaţiile medii, iar nu cele ieşite din comun. Aşa fiind, însemnează că art.1787 NCC, respectiv art. 1421 alin 1 C. civ. anterior, se referă la o „situaţie obişnuită”, pe când întrebuinţarea know-how-ului conduce la o întrebuinţare optimă a invenţiei. Este motivul pentru care nu credem că, în lipsa unei clauze exprese, există obligaţia de transmitere a know-how-ului. 2. Obligaţia de plată a anuităţilor rezultă din dispoziţiile art. 1789 NCC (care corespund celor ale art. 1420 pct. 2 C. civ. anterior), care statuează că locatorul (deci şi transmiţătorul licenţei) „este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului”, ceea ce, în materie de licenţă, trebuie înţeles în sensul instituirii obligaţiei de plată a anuităţilor. Totuşi, în practică, părţile stabilesc prin clauze exprese, în cazul licenţelor exclusive, că această obligaţie revine beneficiarului. 3. Obligaţia de garanţie îi impune transmiţătorului să realizeze tot ceea ce este necesar pentru ca locatarul (adică beneficiarul licenţei) să se poată folosi neîmpiedicat în tot timpul locaţiunii (adică a licenţei) (art.1786 pct.3 NCC, respectiv, art. 1420 pct. 3 C. civ. anterior) de invenţie, deci să asigure folosinţa liniştită şi utilă, ceea ce presupune garantarea împotriva tulburărilor provenite: a. din propria faptă; b. din fapta terţilor; c. din cauza viciilor ascunse. a. Garanţia pentru propria faptă se întemeiază pe dispoziţiile art. 1789 NCC („Locatorul este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă), respectiv art. 1424 C. civ. anterior („Locatorul nu poate în cursul locaţiunii să schimbe forma lucrului închiriat...”- formulă care, în materie de licenţă, înseamnă interdicţia schimbării condiţiilor de folosire convenite), nefiind nevoie să se apeleze pentru fundamentare, aşa cum se face uneori, la principiul bunei-credinţe în executarea contractului. De asemenea, nu suntem de acord cu susţinerile care includ în conţinutul acestei garanţii obligaţiile de plată a anuităţilor, de a nu face concurenţă beneficiarului unei licenţe exclusive, de a nu ceda brevetul şi de a prelua la încetarea contractului stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Într-adevăr obligaţia de plată a anuităţilor este distinctă, aşa cum am arătat. În al doilea rând, suntem de acord cu argumentul că, întrucât renunţările la drepturi nu se prezumă, însemnează că transmiţătorului unei licenţe exclusive nu i se interzice să exploateze el însuşi invenţia, cât timp nu există clauză expresă în acest sens. În al treilea rând, este incontestabil, după părerea noastră, că transmiţătorul are dreptul, în lipsă de clauză contrară, să cedeze brevetul în timpul licenţei, întrucât cel mai adesea, în felul acesta nu se ajunge la desfiinţarea licenţei, care este opozabilă şi

108

noului titular de brevet atunci când ea a fost înregistrată la O.S.I.M. (art. 45). Iar în cazurile când, totuşi, se ajunge la desfiinţarea licenţei, aceasta se datorează ori convenţiei exprese în acest sens ori culpei beneficiarului care nu a luat menţionatele măsuri de publicitate faţă de terţi. În sfârşit, în al patrulea rând, nu înţelegem, dacă suntem consecvenţi cu ideea că licenţei cu titlu oneros i se aplică regulile locaţiunii, care ar putea fi (în lipsa unei clauze exprese ) temeiul obligaţiei transmiţătorului ca la încetarea contractului să preia stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute. Cu totul altceva este, însă, dacă vom vorbi de obligaţia transmiţătorului ca, la expirarea licenţei (moment după care beneficiarul nu mai poate exploata în niciun fel invenţia, căci ar încălca dreptul de folosinţă exclusivă al celui dintâi), să îi acorde beneficiarului un termen raţional, potrivit împrejurărilor, pentru lichidarea stocului. O astfel de obligaţie se întemeiază pe art. 1272 NCC („Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului după natura lui”), respectiv art. 970 alin. 2 C.civ. anterior, potrivit cu care convenţiile „obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările ce echitatea sau legea dă obligaţiei, după natura sa ”. b. Garanţia pentru fapta terţului există numai atunci când aceasta se întemeiază pe un drept, nu şi în ipoteza unei tulburări de fapt, pe care însuşi beneficiarul are posibilitatea să o înlăture (art.1793 NCC, respectiv art. 1426 C.civ. anterior). În temeiul garanţiei, transmiţătorul este obligat să acţioneze în contrafacere pe terţii care tulbură folosinţa beneficiarului sau să îl apere pe acesta în cadrul acţiunii în contrafacere introdusă de terţi. c. Garanţia contra viciilor ascunse se fundamentează pe dispoziţiile art.1720-1722 NCC (art. 1420 pct. 3 şi art. 1422 C.civ. anterior). În doctrină, se consideră că în materie de licenţă problema analizată se manifestă, printre altele, sub forma întrebării dacă există sau nu garanţie pentru validitatea brevetului, adică dacă transmiţătorul va răspunde sau nu în cazul când, după încheierea licenţei, brevetul este declarat nul (de exemplu, pentru nebrevetabilitatea invenţiei). În ceea ce ne priveşte, apreciem că, în realitate, aceasta nu este o chestiune de garanţie (care, deci, să fie rezolvată în lumina art.1720-1722 NCC, respectiv art.1420 pct.3 şi 1422 C.civ. anterior), ci una de încetare a contractului pentru imposibilitatea folosirii bunului din cauză că acesta a fost distrus sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaţiei (art.1818 NCC) şi pe care o vom analiza ca atare la materia încetării licenţei. Dar o problemă reală de garanţie contra viciilor ascunse este aceea a răspunderii atunci când obiectul contractului nu este tehnic realizabil şi exploatabil. Soluţia consacrată în teoria şi practica dreptului de proprietate industrială constă în antrenarea răspunderii transmiţătorului ori de câte ori există împrejurări (chiar necunoscute de transmiţător la momentul contractării) care împiedică din punct de vedere tehnic exploatarea. Suntem şi noi de acord că, pe de altă parte, o astfel de răspundere nu va exista atunci când exploatarea nu este rentabilă din punct de vedere comercial (licenţa nu are valoare comercială), părţile putând însă conveni şi în sens contrar (garanţie de fapt, care o înlocuieşte pe cea de drept). 6.2. Obligaţiile licenţiatului. 1. Obligaţia de plată a preţului este adusă la îndeplinire potrivit clauzelor cuprinse în contract (art. 1796 lit.b) NCC, respectiv art. 1429 pct. 2 C.civ. anterior). Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plată a redevenţelor. Acestea sunt stabilite în funcţie de durata contractului de licenţă (la fel ca în cazul contractului de locaţiune), indiferent dacă plata se face dintr-o dată (chiar şi anticipat) sau în rate

109

periodice şi indiferent dacă a fost stabilită într-o sumă fixă sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor realizate pe baza invenţiei. 2. Obligaţia de sistare a exploatării invenţiei la încetarea contractului reprezintă manifestarea, în cazul licenţei, a obligaţiei de restituire a lucrului închiriat (art. 1796 lit. d) şi art.1821 NCC, respectiv art. 1431 C.civ. anterior). 3.Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva tulburărilor cauzate prin fapta unui terţ (uzurpărilor) se întemeiază pe dispoziţiile art.1795 alin.2 NCC, respectiv art. 1433 C.civ. anterior. În temeiul acestei obligaţii, licenţiatul este ţinut să-l înştiinţeze pe licenţiator nu numai cu privire la tulburările de drept provenite de la terţi, ci şi despre actele de contrafacere săvârşite de aceştia, dacă acele acte au ajuns la cunoştinţa licenţiatului. 4. Obligaţia de exploatare a invenţiei este uneori semnalată în literatura de specialitate, cu titlu de generalitate, pentru toate categoriile de licenţe. În ceea ce ne priveşte, credem şi noi că o asemenea obligaţie nu ţine de natura contractului de licenţă şi că despre existenţa ei nu se poate vorbi decât atunci când realizarea unui drept al transmiţătorului o impune (de exemplu, când preţul licenţei este stabilit sub formă de redevenţe raportate la cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului). La aceasta, adăugăm opinia că beneficiarului îi revine obligaţia de exploatare ori de câte ori licenţa este exclusivă absolută, atunci când transmiţătorului îi este interzisă folosinţa; astfel, neexploatarea nici direct de către titularul brevetului, nici de către beneficiarul licenţei ar putea atrage aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 46-50 care consacră licenţa obligatorie. Când o astfel de obligaţie există , exploatarea trebuie să fie personală, serioasă, efectivă şi leală. Acest ultim aspect conduce, după unii autori, la obligaţia beneficiarului, de a comunica şi el, ca şi transmiţătorul, perfecţionările aduse invenţiei după încheierea contractului. Apreciem însă, şi noi că o astfel de obligaţie există numai dacă, prin interpretarea contractului, se constată voinţa părţilor de a stabili între ele adevărate raporturi de colaborare. 7. Încetarea contractului de licenţă Ca orice contract şi licenţa poate înceta: 1. prin convenţia părţilor (art. 1270 alin.2 NCC, respectiv art. 969 alin. 2 C.civ. anterior); 2. ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării contractului de licenţă, cu menţiunea că nulitatea nu poate opera retroactiv, date fiind imposibilitatea restituirii folosinţei invenţiei; 3. de asemenea, urmare a caracterului bilateral al convenţiei, este aplicabilă sancţiunea rezilierii, cu efecte pentru viitor.

Codul civil stabileşte unele reguli speciale pentru încetarea contractului în chiar cuprinsul normelor din materia locaţiunii, reguli care – mutatis mutandis – sunt aplicabile şi licenţei. Astfel:

4. în principiu, licenţa poate înceta prin moartea uneia dintre părţi (art. 1820 NCC, respectiv art. 1440 C.civ. anterior). Dacă părţile nu au prevăzut altfel, decesul licenţiatului are ca efect încetarea contractului întrucât licenţa de brevet are un caracter intuitu personae. Deşi, în principiu, contractul de locaţiune (şi, pe cale de consecinţă, contractul de licenţă de brevet) nu încetează prin decesul locatorului, totuşi părţile pot să prevadă încetarea contractului de licenţă în cazul decesului (încetării existenţei) licenţiatorului.

5. expirarea termenului (cu posibilitatea tacitei relocaţiuni –art.1809 - 1810 NCC, respectiv art. 1437 şi 1452 C.civ. anterior);

110

6. denunţarea unilaterală (art.1816 NCC, respectiv art. 1436 alin. 2 C.civ. anterior);

7. intervenirea nulităţii brevetului. În această ultimă privinţă, socotim că sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la imposibilitatea folosirii bunului din cauză că acesta a fost distrus sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaţiei (art.1818 NCC, respectiv art. 1423 şi 1439 alin. 1 C.civ. anterior, textele din C.civ. anterior referindu-se la „pieirea lucrului”). Aceasta înseamnă că, dacă nulitatea este totală, contractul este desfăcut de drept, neputându-se concepe o licenţă fără obiect. Pe de altă parte, când nulitatea brevetului este parţială, beneficiarul poate, după împrejurări, să ceară fie o scădere a preţului, fie desfacerea contractului. În toate cazurile, transmiţătorul nu va datora daune-interese, dacă intervenirea nulităţii nu îi este imputabilă (art. 1818 alin.4 NCC, respectiv art.1423 alin. 2 C.civ. anterior). Dimpotrivă, însă, dacă i se poate imputa o culpă, el va putea fi obligat să îl despăgubească pe beneficiar (de exemplu, prin restituirea redevenţelor pe care le-a primit).

Art.87 din Regulament prevede că înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicenţe sau înscrierea constituirii unei garanţii reale poate fi anulată din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, după caz, din Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate. CAPITOLUL AL III-LEA

TRANSMITEREA DREPTURILOR INVENTATORULUI CARE NU ESTE

TITULAR DE BREVET

SECŢIUNEA I DREPTURI NETRANSMISIBILE

Sunt drepturi netransmisibile, datorită naturii lor de drepturi personal-nepatrimoniale. - dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului, prevăzut de art. 35 alin. 2; - dreptul de a fi informat, prevăzut de art. 42 alin. 1; - dreptul de a fi informat, prevăzut de art. 5 alin. 3 şi 4; - dreptul la calitatea de autor şi drepturile derivate din această calitate.

SECŢIUNEA A II-A

DREPTURI TRANSMISIBILE Fiind drepturi de creanţă, se transmit - potrivit dreptului comun în materie - următoarele drepturi: - dreptul la o remuneraţie suplimentară, prevăzut de art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 şi de art. 36; - dreptul la recompensă pentru asistenţa tehnică acordată, conform art. 42 alin. 2;

- dreptul (patrimonial) al autorului invenţiei la eliberarea unui titlu de protecţie, în condiţiile prevăzute de lege (acest drept, cu acest conţinut - întrucât nemo dat quod non habet - este transmisibil, ca drept la eliberarea brevetului).

CAPITOLUL AL IV-LEA

TRANSMITEREA DREPTURILOR UNITĂŢII CARE NU ESTE TITULAR DE BREVET

111

Unicul drept din această categorie este cel prevăzut în art. 5 alin. final. Acesta este un drept patrimonial, dar, întrucât este recunoscut de lege intuitu personae, nu poate fi transmis.

APĂRAREA DREPTURILOR NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA366 Dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei, ca orice alt drept subiectiv, comportă un drept material la acţiune, adică un drept al titularului de a apela la forţa de constrângere a statului atunci când dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei este încălcat. Statul asigură protecţia drepturilor subiective de proprietate industrială prin intermediul unor mijloace de drept administrativ, de drept penal şi de drept civil.

1. Mijloace de drept administrativ

a) Contestaţia administrativă

Potrivit art. 51 din Legea nr.64/1991, „(1) Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare. (2) Contestaţia poate avea ca obiect şi o limitare a brevetului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi ». Deşi exprimarea textului pare a fi foarte largă, calea de atac a contestaţiei este deschisă doar persoanelor cărora li s-a comunicat hotărârea contestată. Această restricţie rezultă din modul de reglementare al începutului termenului de trei luni, care curge de la comunicare. În consecinţă, o hotărâre de respingere a cererii de brevet poate fi contestată numai de către solicitant. O hotărâre de acordare a brevetului poate fi contestată tot de solicitant. În acest caz el nu este persoană interesată să conteste hotărârea decât atunci când întinderea brevetului acordat este mai restrânsă decât aceea care a fost solicitată prin revendicări întrucât revendicările au fost parţial respinse. Desigur, contestaţia nu priveşte numai hotărârile privind acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevet, hotărâri care sunt luate în urma examinării condiţiilor de fond ale obiectului protecţiei, ci şi alte hotărâri, cum ar fi cele privind priorităţile revendicate, repuneri în termenele procedurale în faţa OSIM, revalidarea brevetelor, înscrieri de transmiteri de drepturi. Contestaţia se soluţionează de către o comisie de reexaminare din cadrul OSIM, în primă instanţă. Comisia de reexaminare reprezintă un organ administrativ-jurisdicţional

366 © Răzvan Dincă, 2011. Acest material nu este o lucrare ştiinţifică definitivată. El este destinat exclusiv studenţilor Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti, în vederea pregătirii seminarelor şi examenelor.

112

care aplică o procedură contencioasă prevăzută în Lege şi în Regulament care se completează, în lipsa unei prevederi speciale, cu Codul de Procedură Civilă. Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti . Potrivit art. 57 alin. 3 din lege, dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, luată de Comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească se înscriu în registrele naţionale şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată. Potrivit art. 57 alin. 4, OSIM înscrie în registrele naţionale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată. În opinia noastră, OSIM este obligat să procedeze la menţiune şi publicare, chiar dacă persoana interesată a înregistrat hotărârea după expirarea termenului de 60 de zile de la rămânerea sa definitivă şi irevocabilă. În toate cazurile, nerespectarea de către OSIM a obligaţiei de a efectua menţiunea în registru şi de a publica hotărârea în termen de 60 de zile de la înregistrare antrenează atât sancţiunea disciplinară pentru funcţionarul vinovat cât şi răspunderea patrimonială a OSIM faţă de partea prejudiciată prin întârziere.

b) Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

Potrivit Legii 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, titularul unui brevet de invenţie sau beneficiarul unei licenţe pentru exploatarea invenţiei poate cere în scris la autoritatea naţională a vămilor blocarea în vamă a mărfurilor care aduc atingere dreptului său privind invenţia. Această procedură este menită să prevină introducerea în circuitele comerciale naţionale a unor mărfuri contrafăcute, astfel încât titularul brevetului poate opri comercializarea lor încă de la intrarea pe teritoriul României. Potrivit art. 2 din Legea nr. 344/2005, procedura prevăzută de această lege nu se aplică în cazul importului neautorizat al mărfurilor care sunt obiectul brevetului şi care totuşi au fost fabricate cu consimţământul titularului dreptului. De asemenea, această procedură nu se aplică simplelor incidente contractuale constând în nerespectarea de către licenţiat a condiţiilor şi limitelor în care titularul a autorizat exploatarea brevetului. Procedura de blocare în vamă a mărfurilor contrafăcute începe printr-o cerere de intervenţie depusă de titularul de brevet la Autoritatea Naţională a Vămilor. Legea prevede anumite cerinţe obligatorii privind conţinutul cererii şi documentele însoţitoare ale acesteia. În cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor acceptă cererea, stabileşte şi perioada de intervenţie, de pana la un an. La expirarea acestei perioade şi cu condiţia achitării de către titularul dreptului a tuturor costurilor ce decurg aplicarea acestei măsuri, la

113

solicitarea scrisă a acestuia, Autoritatea Naţională a Vămilor poate prelungi perioada de intervenţie cu cel mult un an. Pe baza cererii de intervenţie acceptate şi, când este cazul, după consultarea titularului, autoritatea vamală reţine mărfurile susceptibile a aduce atingere brevetului şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire, notificând în scris această măsură atât titularului dreptului, cât şi declarantului/deţinătorului/destinatarului mărfurilor. Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiţii legale sunt îndeplinite. În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Autoritatea Naţională a Vămilor poate prelungi termenul iniţial cu cel mult 10 zile lucrătoare. Pentru mărfurile perisabile, termenul iniţial este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungit. În situaţia în care titularul dreptului formulează o acţiune civilă în instanţă sau o plângere penală, autoritatea vamală retine mărfurile pana la data când hotărârea judecătorească rămâne definitiva şi irevocabilă. Declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vama, cu constituirea unei garanţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) titularul dreptului să fi depus la Autoritatea Naţională a Vămilor dovada formulării unei acţiuni civile în justiţie sau a unei plângeri penale; b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru introducerea acţiunii de către titularul dreptului; c) toate formalităţile vamale sa fi fost îndeplinite, potrivit legii. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, în schimbul eliberării mărfurilor, garanţia pe care o constituie declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului dreptului. Pe perioada reţinerii în vamă a mărfurilor contrafăcute, autoritatea vamală comunică titularului dreptului informaţii privind aceste mărfuri, îi permite să le viziteze şi să culeagă eşantioane care să fie folosite drept probe în acţiunea în contrafacere declanşată de titular. Dacă în acţiunea în contrafacere s-a stabilit că mărfurile aduc atingere drepturilor titularului de brevet, atunci mărfurile sunt fie distruse fie predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunurilor, către instituţii din domeniul ocrotirii sociale, organizaţii sau asociaţii non-profit cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţământ sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, dacă există acordul scris al titularului dreptului şi dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate. De asemenea, este posibil ca, dacă este autorizat în acest sens printr-o hotărâre judecătorească, să preia el însuşi acele bunuri.

2. Mijloace de drept penal

Potrivit art. 25 C. pr. pen., infracţiunile care nu au fost date prin lege în competenţa

114

altor instanţe sunt de competenţa de primă instanţă a judecătoriei

a) Uzurparea calităţii de inventator

Art. 58 din Legea nr. 64/1991 dispune „Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. » Însuşirea calităţii de inventator reprezintă fapta persoanei care afirmă în mod mincinos că este autorul unei anumite invenţii, în scopul de a produce un anumit efect juridic. Nu este neapărat necesar ca acest efect juridic să conste în dreptul la eliberarea brevetului. Elementele infracţiunii sunt întrunite şi atunci când singurul efect urmărit este dreptul personal nepatrimonial la recunoaşterea calităţii de inventator.

b) Contrafacerea Potrivit art. 59, constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art.32 alin.(2) şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. În lipsa oricărei prevederi speciale derogatorii, fiind o infracţiune comisivă, infracţiunea de contrafacere presupune forma de vinovăţie a intenţiei. După intrarea în vigoare a OUG nr. 190/2005, acţiunea penală privind infracţiunea de contrafacere se pune în mişcare din oficiu, iar nu la plângerea prealabilă a titularului dreptului, aşa cum dispunea reglementarea anterioară. Potrivit art. 299 C. Pen.,”Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei invenţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. » De asemenea, art. 300 din acelaşi cod prevede infracţiunea de punerea în circulaţie a produselor contrafăcute: « Punerea în circulaţie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani » Având în vedere că aceste texte au acelaşi obiect material şi juridic, precum şi acelaşi conţinut constitutiv cu infracţiunea de contrafacere prevăzută de art. 59 din Legea nr. 64/1991, suntem de părere că textele menţionate din Codul Penal au fost abrogate implicit prin intrarea în vigoare a acestei ultime legi. c) Încălcarea confidenţialităţii Art. 62 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 prevede că ”Divulgarea, de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.” Înainte de publicare, invenţia supusă brevetării reprezintă şi un secret comercial iar această dispoziţie conferă protecţia legii penale acestui secret. Infracţiunea are un subiect calificat incluzând personalul OSIM (salariaţi dar şi colaboratori externi, experţi etc) precum şi persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţia adică orice persoană care, în exerciţiul atribuţiilor sale profesionale ia cunoştinţă de datele din cererile de brevet. Această

115

definiţie include developperi, consilieri în proprietate industrială, avocaţi, salariaţi ai unităţii care depune cerea de brevet etc. Noţiunea de cerere de brevet ar trebui înţeleasă în sens larg, cuprinzând şi descrierea şi desenele explicative întrucât în lipsa acestei accepţiuni extensive, textul ar fi lipsit de sens şi de aplicare, valoarea tehnică şi economică a datelor din cererea stricto sensu fiind mult inferioară celei din descriere. Potrivit alin. (2) al art. 62, „OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. 1.” Opinăm că această exprimare este nepotrivită întrucât ea ar indica răspunderea civilă delictuală a OSIM pentru fapta altei persoane, indiferent dacă acea persoană este un prepus al OSIM, membru al personalului său, sau o altă persoană care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile. O asemenea extindere a răspunderii OSIM pentru fapta altuia este greu de justificat şi de aceea considerăm că textul ar trebui interpretat restrictiv ca aplicându-se doar în cazul în care divulgarea a fost săvârşită de personalul OSIM, fiind o aplicaţiune specială a art. 1373 C. Civ. d) Concurenţa neloială Potrivit art. 301 C. Pen, „...Aplicarea pe produsele puse în circulaţie de menţiuni false privind brevetele de invenţii ... în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.” Art. 5 lit a) şi g) din Legea nr. 11/1991 prevede „ Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei: a) folosirea unei … invenţii,… de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;(…) g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, … în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. » Art. 5 lit. g) din Legea nr. 11/1991 abrogă implicit art. 301 C. Pen. În materia brevetelor de invenţie, acţiunea în contrafacere şi acţiunea în concurenţă neloială diferă atât sub aspectul funcţiei urmărite, cât şi sub aspectul actelor sancţionate. Pe când acţiunea în contrafacere sancţionează încălcarea dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei, urmărind să asigure titularului său exclusivitatea exploatării tehnice a acesteia, acţiunea în concurenţă neloială sancţionează nerespectarea îndatoririi comerciantului de a nu aplica menţiuni false privind brevetele pe produsele şi serviciile sale, menţiuni de natură să inducă în eroare publicul consumator şi să deturneze clientela comercianţilor care nu uzează de astfel de practici necinstite.

3. Mijloace de drept civil Fiecare dintre faptele prevăzute ca infracţiuni poate genera pagube în patrimoniul titularilor drepturilor asupra invenţiei. Repararea acestor pagube poate fi cerută pe calea acţiunilor civile. Acţiunea civilă poate fi alăturată acţiunii penale şi judecată împreună cu aceasta, dar poate fi introdusă şi pe cale separată.

116

Potrivit art. 67 alin. (2) din lege, cererile în justiţie din domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.

a) Acţiunea în contrafacere

i) Domeniul de aplicare şi sediul materiei. Acţiunea civilă în contrafacere are un câmp de aplicare mai larg decât acţiunea penală, întrucât pentru introducerea acţiunii civile nu este necesar să se demonstreze că actele de contrafacere s-au săvârşit cu forma de vinovăţie a intenţiei, culpa fiind suficientă. Dispoziţiile speciale ale Capitolului VI al Legii nr. 64/1991 „Apărarea drepturilor privind invenţiile” urmează a se completa cu dispoziţiile dreptului comun privind apărarea drepturilor de proprietate industrială, dispoziţii cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 897 din 7 octombrie 2005. Unele dintre dispoziţiile acestei ordonanţe sunt expres limitate la cazul săvârşirii cu intenţie a activităţii de contrafacere. În orice caz, încălcarea din culpă a unui drept de proprietate industrială este un delict civil şi, în virtutea art. 998 şi urm. C. civ. ea determină obligaţia autorului încălcării de a repara integral prejudiciul suferit de către titularul dreptului încălcat şi/sau de către aceia pe care i-a autorizat să folosească invenţia. ii) Pe calea acţiunii civile introduse de titularul de brevet se poate solicita :

A. încetarea pentru viitor încălcării drepturilor titularului de brevet, eventual sub sancţiunea amenzii civile pe zi de întârziere

B. retragerea sau scoaterea definitivă din circuitele comerciale şi/sau distrugerea produselor contrafăcute, eventual sub sancţiunea amenzii civile pe zi de întârziere

C. distrugerea materialelor si echipamentelor care au servit contrafacerii, eventual sub sancţiunea amenzii civile pe zi de întârziere

D. despăgubiri cu titlu de reparare a prejudiciului suferit de titularul de brevet datorită încălcării drepturilor sale

E. publicarea în presă a hotărârii judecătoreşti pe cheltuiala pârâtului sau prin grija acestuia, eventual sub sancţiunea amenzii civile pe zi de întârziere .

Potrivit art. 13 din OUG nr. 100/2005, dacă s-a dispus una dintre măsurile menţionate la punctele A-C de mai sus, la cererea persoanei care a încălcat dreptul de proprietate industrială, instanţa judecătorească poate să substituie măsura ordonând acestei persoane plata către partea vătămată a unei despăgubiri în locul aplicării măsurii respective. Instanţa va proceda astfel dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) persoana care a încălcat dreptul a acţionat fără intenţie şi din imprudenţă; b) executarea măsurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoană un prejudiciu disproporţionat în raport cu fapta săvârşită; c) plata unei acestor despăgubiri este, în mod rezonabil satisfăcătoare în raport cu împrejurările cauzei. În aplicarea acestei condiţii instanţa va avea în vedere că această

117

convertire a obligaţiilor de face sau de a nu face în obligaţia de a da o sumă de bani echivalentă cu despăgubirile nu trebuie să prejudicieze în nici un fel drepturile titularului de brevet. În special, instanţa va evita să acorde acestei transformări efectele unei licenţe obligatorii, permiţând autorului contrafacerii să continue pe o perioadă lungă sau nelimitată exploatarea invenţiei fără autorizaţia titularului de brevet, chiar cu titlu oneros. Pentru licenţele obligatorii, art. 46 şi urm. din Legea nr. 64/1991 prevăd condiţii speciale, a căror îndeplinire trebuie verificată de instanţa judecătorească în conformitate cu acele texte. Dacă s-a dispus măsura prevăzută la punctul D. de mai sus, atunci, potrivit art. 14 din OUG nr. 100/2005, la stabilirea cuantumului despăgubirilor la care se referă acel punct, instanţa judecătorească poate aplica una din următoarele metode: a) fie să evalueze consecinţele economice negative suportate de reclamant în urma încălcării, în special pierderea câştigului suferită de partea vătămată şi beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat dreptul de proprietate industrială protejat, la care se adaugă, dacă este cazul, elemente extra- economice, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; b) fie, dacă este posibil, să fixeze o sumă forfetară pentru daunele-interese, sumă care va fi cel puţin egală cu totalul redevenţelor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză. Potrivit art. 4 lit b) din OUG nr. 100/2005, si beneficiarul unei licenţe poate utiliza mijloacele procedurale prevăzute de această ordonanţă, în măsura în care în care dovedeşte un interes personal, legitim, născut şi actual pentru exercitarea lor si poate solicita repararea daunelor pe care le-a suferit. iii) Excepţie de la principiul non-cumulului între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală. Daca încălcarea drepturilor născute in legătură cu invenţia reprezintă în acelaşi timp neexecutarea unei obligaţii contractuale, atunci titularul dreptului încălcat va putea introduce şi o acţiune în răspundere civilă contractuală, admiţându-se că, această materie derogă în mod excepţional de la principiul non-cumului celor două forme de răspundere. iv) Sarcina probei în litigiile privind încălcarea brevetelor de procedeu. Art. 61 alin. 1 din lege stabileşte că, în litigiile privind încălcarea drepturilor care rezultă din brevetul asupra unei invenţii de procedeu, sarcina probei se răstoarnă în anumite condiţii determinate. Ratiunea acestor dispoziţii rezultă din dificultatea specifică pe care o întâmpină în plan probatoriu titularul unui brevet de procedeu care introduce o acţiune în contrafacere. Astfel, în cazul unui brevet de produs, este suficient ca titularul brevetului să demonstreze că un terţ comercializează produse identice. Dimpotrivă, în cazul unui brevet de procedeu, în lipsa dispoziţiilor art. 61 alin. 1 din lege, titularului brevetului nu i-ar fi suficientă proba că pârâtul comercializează produse identice acelora care rezultă din aplicarea procedeului brevetat. El ar trebui în plus să demonstreze că, pentru a fabrica aceste produse, pârâtul foloseşte un procedeu identic cu cel brevetat. Procedeul folosit de către pârât în propria sa întreprindere nu poate fi însă cunoscut reclamantului întrucât acesta nu are nici un drept de a pătrunde în întreprinderea concurentă sau de a afla procedeele de fabricaţie folosite de aceasta. De aceea, titularul unei brevet privind o invenţie de procedeu s-ar afla în

118

imposibilitatea de a proba că acel brevet a fost încălcat. Pentru a preveni acest pericol, legiuitorul a dispus ca în litigiile privind brevetele de procedeu, sarcina probei să treacă asupra pârâtului dacă următoarele condiţii sunt întrunite:

A. litigiul poartă asupra încălcării exclusivităţii titularului de brevet ; B. brevetul are ca obiect o invenţie de procedeu ; C. reclamantul trebuie să demonstreze că pârâtul a fabricat, folosit, oferit spre

vânzare, vândut sau importat un produs ; D. acel produs este identic cu produsul obţinut prin procedeul brevetat al cărui

titular e reclamantul E. ne aflăm în cel puţin una din următoarele situaţii :

a) dacă produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou; b) dacă s-a stabilit că suficientă probabilitate că produsul identic a fost

obţinut prin procedeul brevetat şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost utilizat efectiv.

În aceste condiţii se naşte o prezumţie legală relativă în sensul că produsul fabricat, folosit, oferit spre vânzare, vândut sau importat de pârât a fost realizat prin procedeul brevetat de către reclamant.

b) Litigii cu privire la calitatea de titular de brevet Atunci când o persoană câştigă în mod definitiv şi irevocabil o acţiune introdusă împotriva solicitantului sau titularului de brevet pe motivul că acesta din urmă nu este sau nu era îndreptăţit la eliberarea brevetului, art. 66 din lege tratează în mod diferit consecinţele unei asemenea hotărâri, după cum litigiul a fost soluţionat înainte sau după hotărârea de acordare a brevetului. Dacă hotărârea prin care s-a soluţionat litigiul devine definitivă si irevocabila înainte de acordarea brevetului, atunci se aplică art. 66 alin. (2) din lege, potrivit căruia „Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie;

b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19 (principiul unităţii invenţiei), cererea iniţială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri;

c) să solicite respingerea cererii.” În principiu, dacă persoana îndreptăţită nu optează pentru nici una dintre variante în termenul de trei luni prevăzut de acest text, atunci acest drept de opţiune se stinge prin decădere iar OSIM va continua procedura cu solicitantul iniţial, revenindu-se la prezumţia de drept comun prevăzută de art. 14 alin. (5) din lege : « În toate procedurile în faţa OSIM solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la acordarea

119

brevetului. » Cu toate acestea brevetul eliberat la capătul unei asemenea proceduri poate fi revocat din oficiu în condiţiile art. 29 din lege. Dacă hotărârea devine definitivă şi irevocabilă după acordarea brevetului atunci este aplicabil art. 66 alin. (1) din lege. Potrivit acestui text, ”În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este îndreptăţită la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.” În litigiile privind calitatea de titular de brevet, OSIM nu poate fi citat decât pentru a prezenta documentele utilizate depuse şi produse în cursul procedurii de brevetare. Potrivit art. 67 din lege: „La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanţă se va face numai în acest scop. » Evident, teza finala nu poate fi interpretata ca imunitate civilă a OSIM. El va fi citat doar în scopul aducerii actelor numai dacă reclamantul nu are o pretenţie anume fata de OSIM. Orice interpretare mai largă a tezei finale ar contraveni principiilor constituţionale ale accesului liber la justiţie (art. 21) şi dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52).

c) Dispoziţii procedurale speciale Potrivit art. 63 alin. 1 din lege, „Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţă, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. 6, art. 36 şi art. 42 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti » Acest text trebuie coroborat cu 2.1it.e) C.pr.civ. : « Tribunalele judecă în primă instanţă procesele si cererile în materie de creaţie intelectuală şi proprietate industrială » Aşadar, competenţa materială de drept comun pentru a judeca litigiile privind invenţiile revine tribunalului. În principiu, din punct de vedere administrativ, dacă nu există secţii specializate de proprietate intelectuală, litigiile de proprietate intelectuală sunt deferite secţiei civile. În legătură cu hotărârile pronunţate în litigiile menţionate la art. 63 alin.1, art. 63 alin. 2 dispune că „Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială hotărârea nu este opozabilă terţilor »

d) Acţiunea în concurenţă neloială Ca şi acţiunea civilă în contrafacere, acţiunea civilă în concurenţă neloială este o acţiune în răspundere civilă delictuală specială. Răspunderea civilă delictuală, pentru ca acesta este regimul de drept comun aplicabil; specială, pentru ca exista câteva dispoziţii legale speciale care guvernează acest tip de răspundere.

120

Diferenţa dintre cele două tipuri de acţiuni menţionate este aceea că, pe când acţiunea în contrafacere sancţionează încălcarea unui drept (dreptul de proprietate intelectuală), acţiunea în concurenţă neloială sancţionează neîndeplinirea unei obligaţii legale (aceea de a desfăşura activitatea comercială în conformitate cu practicile de concurenţă oneste). Acţiunea civilă în contrafacere se prescrie în termenul general de prescripţie de trei ani de la data la care titularul brevetului a cunoscut sau trebuia sa cunoască săvârşirea actelor de contrafacere si persoana care răspunde de acele acte. Dimpotrivă, acţiunea civilă în concurenţă neloială „se prescrie în termen de un an de la data la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna şi pe cel care a cauzat-o, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei. » e) Măsuri provizorii şi asigurătorii Nu abordăm în acest context regimul general al măsurilor asigurătorii aplicabile pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ne vom referi în acest paragraf numai la dispoziţiile speciale prevăzute de Legea nr. 64/1991 măsurile asigurătorii aplicabile drepturilor privind invenţiile. Astfel, potrivit art. 64, „(1)Titularul de brevet, precum şi licenţiatul autorizat să utilizeze drepturile decurgând din brevetul de invenţie pot solicita instanţei judecătoreşti:

a) ordonarea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă

b) ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.

(2) Instanţa va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet să informeze titularul de brevet asupra identităţii terţilor care au participat la producerea şi distribuirea mărfurilor în cauză, precum şi asupra circuitelor de distribuţie. (3) Măsurile asiguratorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei cauţiuni stabilite de instanţă. (4) Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. (5) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabilă. » După cum dispune alin. 4 citat mai sus, aceste dispoziţii se completează cu dreptul comun, deci cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială şi ale art. 581 –582 şi 591-596 C. Proc. Civ. f) Apărarea drepturilor decurgând din brevet împotriva actelor de exploatare a invenţiei brevetate anterioare eliberării brevetului

121

După cum se ştie, drepturile decurgând din brevet operează retroactiv, începând cu data naşterii depozitului naţional reglementar. Totuşi, numai terţii care au încălcat în mod culpabil aceste drepturi pot răspunde pentru prejudiciile astfel cauzate. Or culpa lor nu poate fi stabilită decât dată la data actelor de exploatare a invenţiei de către terţi demersurile solicitantului de brevet le erau opozabile. În acest scop, legiuitorul a instituit dreptul provizoriu exclusiv de exploatare prevăzut de art. 33 din lege de la publicarea cererii de brevet. Chiar şi anterior publicării, solicitantul poate adresa terţilor care exploatează soluţia în legătură cu care el a cerut brevetarea o somaţiei prin care să solicite încetarea actelor de exploatare. Potrivit art. 60 din lege, în cazul în care aceste acte continuă să fie săvârşite şi după somare, instanţa, la cerere, poate ordona încetarea săvârşirii lor până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii OSIM privind acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevet. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţă. De asemenea, potrivit art. 59 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului. (5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 32 alin. (1), actele prevăzute la art. 32 alin. (2) efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.” Din alin. (4) rezultă aşadar că judecata unei cereri de despăgubiri pentru încălcarea dreptului provizoriu de exploatare exclusivă se face conform dreptului comun cu menţiunea că dacă se va pronunţa o hotărâre judecătorească de condamnare, ea nu va fi executorie decât sub condiţia suspensivă a eliberării brevetului. Într-o exprimare criticabilă, alin. (5) permite concluzia că acelaşi regim se aplică despăgubirilor pentru acte de exploatare a invenţiei săvîrşite de către terţi între depozitul reglementar al cererii de brevet şi publicarea acesteia, dar numai sub condiţia ca aceste acte să fie ulterioare primirii din partea solicitantului a unei somaţii de încetare a actelor de exploatare, însoţită de o copie legalizată a cererii de brevet.

122

MODELELE DE UTILITATE

Sediul materiei - Legea nr.350/2007 privind modelele de utilitate (Monitoprul Oficial nr. 851 di

12.12.2007); - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007, aprobat prin H.G. nr. 1457/2008

(Monitorul Oficial nr. 814 din 4.12.2008). -

Notiune şi condiţii de fond ale obiectului protecţiei Constituie o varietate de creaţie intelectuală industrială.

Conform art. 1 alin. (1) din Lege, „Modelul de utilitate protejează, în condiţiile prezentei legi, orice invenţie367, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.”368 Recunoştem aici, în linii mari, condiţiile de fond pozitive reglementate de Legea nr.64/1991 în ceea ce priveşte invenţiile.369

Aşadar, modelele de utilitate sunt, adesea, o formă de invenţie („mici invenţii”), dar faţă de care – aşa cum va rezulta din cele ce urmează - prezintă patru deosebiri. a) Cea dintâi (şi cea mai importantă) deosebire faţă de invenţia brevetabilă din punctul de vedere al condiţiilor de fond ale obiectului protecţiei pentru modelul de utilitate constă în absenţa cerinţei privind „caracterul inventiv” al creaţiei industriale.

Astfel, după cum se cunoaşte, potrivit art.12 din Legea nr.64/1991, "O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii".370 Pe de altă parte, constatăm că în cazul modelelor de utilitate este suficient ca invenţia „să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale” (art. 1 alin. 1).

Conform definiţiei stabilite prin art.12 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate:

„(1) […] o invenţie depăşeşte nivelul simplei îndemnări profesionale, dacă, în comparaţie cu stadiul tehnicii, potrivit prevederilor art. 3 din lege, aceasta prezintă un avantaj, ca rezultat al rezolvării problemei tehnice.

(2) Avantajul prevăzut la alin. (1) poate fi unul tehnic sau practic, în realizarea sau utilizarea unui produs, sau un avantaj pentru utilizator, cum ar fi unul obţinut în domeniul educaţiei ori al divertismentului."

367 Expresia “Modelul de utilitate protejează […] orice invenţie […]” este, în mod evident, criticabilă. În realitate, modelul de utilitate nu protejează o invenţie, ci - uneori – chiar constituie o invenţie brevetabilă. 368 Potrivit art. 1 alin. (2) şi (3) (al cărui conţinut normativ este identic cu acela al art. 8 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţii): „ (2) Nu sunt considerate invenţii, în sensul alin. (1), în special: a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice; b) creaţiile estetice; c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator; d) prezentările de informaţii.

(3) Prevederile alin. (2) nu exclud protecţia prin model de utilitate a obiectelor sau activităţilor prevăzute, decât în măsura în care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.” 369 Reamintim că, în materie de invenţie brevetabilă, condiţiile pozitive de fond ale obiectului sunt următoarele: noutatea, activitatea inventivă, caracterul industrial, natura de invenţie. 370 Condiţia „activităţii inventive” în materie de invenţie este reglementată detaliat prin art. 43 din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat prin H.G. nr. 547/2008.

123

Subliniem însă că regimul juridic al modelului de utilitate poate fi aplicat371, la cererea persoanei îndreptăţite, chiar şi în cazul soluţiei care prezintă activitate inventivă şi, deci, ar putea fi considerată o invenţie brevetabilă, însă autorul preferă, pentru considerente comerciale, să recurgă la protecţia ce poate fi obţinută mai rapid şi mai ieftin a modelelor de utilitate. În ceea ce priveşte condiţiile negative de fond ale obiectului, prin art. 1 alin. (4) lit. a) şi b) se reia372 conţinutul normativ al prevederilor corespondente ale art. 9 alin. (1) lit. a) (cu referire la creaţiile contrare ordinii publice sau bunelor moravuri) şi lit. b) (cu referire la soiurile de plante şi rasele de animale) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie373.374 Există însă reglementări diferite cu privire la celelalte condiţii negative avute în vedere de către cele două legi, ceea ce se constituie în următoarele trei deosebiri dintre modelul de utilitate şi invenţia brevetabilă. b) Astfel cum rezultă din lit. c) a art. 1 alin. (4) din Legea nr. 350/2007, niciodată nu pot fi protejate ca model de utilitate creaţiile „având ca obiect un material biologic”. În comparaţie, se poate elibera brevet de invenţie pentru asemenea creaţii (ce au ca obiect un material bilogic) dacă este vorba despre: - fie „un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural” (art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 64/1991); - fie orice alte creaţii având ca obiect un material biologic dacă însă nu este vorba despre „invenţii având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene” (lit. c) a art. 9 alin. (1) din Legea nr. 64/1991). c) O a treia deosebire dintre modelul de utilitate şi invenţia brevetabilă constă în aceea că substanţele chimice sau farmaceutice nu pot fi niciodată protejate ca model de utilitate (lit. d) din art. 1 alin. (4) al Legii nr. 350/2007). d) În sfîrşit, în al patrulea rând, modelul de utilitate nu poate avea niciodată ca obiect „un procedeu sau o metodă” (lit. e) din art. 1 alin. (4) al Legii nr. 350/2007). În

371 Dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevăzute de lege în acest scop. 372 Potrivit alin. (4) al art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 350/2007, „ Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate: a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziţie legală; b) soiurile de plante şi rasele de animale; ”. 373 Conform art. 9 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, „(1) Nu se acordă brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru: a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală; b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee; c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene; d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal. (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.” 374 În materie de soiuri de plante şi rase de animale, “procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor” (în privinţa cărora art. 9 alin. 1 lit. b) interzice în mod expres brevetarea ca invenţie), nu pot fi protejate juridic nici ca modele de utilitate, în lumina interdicţiei generalizate cu privire la „procedeu sau o metodă” stabilite de lit. e) din cadrul alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 350/2007.

124

comparaţie, art. 7 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 dispune că „Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu […].” În concluzie, protecţia juridică specifică pentru modelul de utilitate se poate acorda numai pentru creaţia intelectuală care:

1) îndeplineşte cel puţin condiţia de „depăşire a nivelului simplei îndemânări profesionale”375 (chiar şi dacă această creaţie nu „implică activitate inventivă”376);

2) constituie o invenţie brevetabilă, dar care: (i) nu este „un procedeu sau o metodă”377, (ii) şi nici un produs constând:

- în orice fel de „material biologic”378, sau - într-o „substanţă chimică ori farmaceutică”379.

Consecinţa acestei concluzii este că modelul industrial poate fi considerat - uneori380 - ca fiind o formă de invenţie care, pentru motive de oportunitate, este protejată în alte modalităţi decât acelea reglementate prin Legea nr.64/1991.

Reglementări aplicabile

În cea mai mare parte, reglementările din Legea nr.350/2007 reproduc reglementările referitoare la invenţiile brevetabile, aşa cum confirmă art. 28 din Legea nr. 350/2007, conform căruia: "Dispoziţiile Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, referitoare la: a) definiţii, b) dreptul la brevet, c) înregistrarea şi examinarea cererii de brevet, inclusiv la priorităţi şi la retragerea cererii, d) drepturile conferite de brevet şi obligaţiile corelative, precum şi drepturile de folosire anterioară, e) transmiterea drepturilor, f) apărarea drepturilor, se aplică prin analogie modelelor de utilitate şi în conformitate cu regulamentul de aplicare al prezentei legi." Aşadar, dispoziţiile Lgii nr. 64/1991 sunt aplicabile, mutatis mutandis şi dacă nu se prevede altfel prin dispoziţii cuprinse ăn Legea nr. 350/2007, în privinţa: - condiţiilor de fond ale subiectelor protecţiei; - condiţiilor de formă în vederea dobândirii protecţiei juridice; - drepturilor şi obligaţiilor născute în legătură cu modelele de utilitate; - încetării drepturilor; - transmiterii drepturilor; - apărării drepturilor.

Condiţii de formă

Procedura de obţinere a protecţiei juridice pentru modele de utiliatate se desfăşoară în faţa OSIM şi se declanşează prin depunerea unei cereri însoţite de anumite documente, constituindu-se astfel depozitul naţional reglementar (art. 10 – 21 din Legea nr. 350/2007). În cursul procedurii este posibil ca, astfel cum rezultă din art. 14 din Legea nr. 350/2007, o cerere pentru eliberarea unui brevet de invenţie să fie transformată într-o cerere de model de utilitate, păstrându-se data priorităţii aferente cererii de brevet de invenţie. Transformarea poate fi decisă de titularul cererii:

- pentru motive de oportunitate (art. 14 alin. (1) lit. a); sau - în decurs de cel mult 3 luni de la data la care OSIM a publicat hotărârea de anulare a

unui brevet de invenţie pentru motivul absenţei activităţii inventive (art. 14 alin. (1) lit. b).

375 Articolul 1 alin. (1) din Legea nr. 350/2007. 376 Articolul 7 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 64/1991. 377 Articolul 1 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 350 /2007. 378 Articolul 1 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 350 /2007. 379 Articolul 1 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 350 /2007. 380 Dacă este îndeplinită şi condiţia de a fi implicat o activitate inventivă.

125

În oricare dintre cele două situaţii, acea soluţie tehnică va putea fi protejată prin certificat de model de utilitate („benficiind de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenţie” - art. 14 alin. 2). Conform art.14 alin.(3) din Legea nr.350/2007, o asemenea transformare nu are însă efect după expirarea unei perioade de 10 ani, calculaţi de la data depozitului cererii de brevet de invenţie. Pe de altă parte, art. 15 din Legea nr. 350/2007 dispune că solicitantul unui model de utilitate poate să ceară transformarea sau conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie, dar numai dacă o asemenea cerere se face până la luarea unei hotărâri referitoare la cererea având ca obiect brevetul de invenţie. Ca urmare a acestei conversii, se păstrează data de prioritate aferentă cererii de model de utilitate. Modelul de utilitate este protejat prin certificatul de înregistrare, care se eliberează după ce se realizează, conform art.17, examinarea cererii de către OSIM, exclusiv sub următoarele aspecte: identitatea inventatorului, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate, modul în care a fost completată cererea, condiţiile privind depozitul, condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii, condiţia privind necesitatea depunerii unei singure cereri pentru un singur model de utilitate. Potrivit art.17 alin. (3), "OSIM nu examinează obiectul cererii de model de utilitate sub aspectul îndeplinirii condiţiilor privind noutatea, depăşirea nivelului simplei îndemnări profesioanale, precum şi aplicabilitatea industrială." OSIM realizează exclusiv examinarea condiţiilor de formă, procedură care se caracterizează prin celeritate şi prin costuri reduse; de altfel, Legea nr.350/2007 stabileşte şi taxele care se plătesc (şi care sunt mult mai mici decât în cazul invenţiei). Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale, OSIM eliberează certificatul de înregistrare, care are o valabilitate de 6 ani, cu începere de la data depozitului, perioadă care poate fi reînnoită pentru o perioadă de încă 2 ani şi încă o dată pentru 2 ani, astfel încât durata totală a protecţiei juridice să nu depăşească 10 ani de la data depozitului.

Examinarea judiciară a îndeplinirii condiţiilor de acordare a protecţiei juridice Totuşi, o examinare a îndeplinirii condiţiilor (inclusiv a acelora de fond) se poate

realiza în cazul în care, după eliberarea certificatului de model de utilitate, o persoană interesată formulează o cerere de anulare a acestuia, arătând că nu sunt îndeplinite anumite condiţii legale (cum ar fi condiţiile de fond ale protecţiei - de exemplu, pentru motivul că soluţia tehnică nu prezintă noutate absolută în timp şi spaţiu) (art. 23 din Legea nr. 350/2007). Soluţionarea acţiunii în anulare este de competenţa comisiei de examinare din cadrul OSIM, calea de atac împotriva deciziei fiind de competenţa Tribunalului Bucureşti (cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti).

- * -

Reglementarea în această modalitate ingenioasă a modelelor de utilitate constituie un stimul pentru punerea în circuitul tehnic a unei soluţii tehnice care prezintă un avantaj.

126

DESENE ŞI MODELE

CAPITOLUL I: IZVOARE JURIDICE Ansamblul materiei desenelor şi modelelor industriale este reglementat atât prin

izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin. (2) din

Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern." A. Izvoare interne. În prezent381, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia DM382: 1) Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (republicată în Monitorul Oficial383 nr. 876 din 20 decembrie 2007); 2) Articolul 301 din Codul penal (“concurenţa neloială”); 3) Legea nr.11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr.21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298/2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001); 4) Articolul 67 alin. (1) din Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial nr. 541 din 8 august 2007); 5) Articolul 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992); 6) Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093din 5 decembrie 2005); 7) Articolele 2624 şi 2625 din Codul civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009) (republicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011); 8) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 iunie 2006), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 383 din 13 iunie 2002, de aprobare a ordonanţei (Monitorul Oficial nr. 471 din 2 iulie 2002)384, prin Legea nr. 381 din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2006), prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2007 de modificare a Legii nr. 64/1991 şi prin Legea nr. 350 din 3 decembrie 2007 privind modelele de utilitate; 9) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006), astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 331 din 17 iulie 2006 (publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006); 10) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005) şi completată prin Legea nr. 214 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 729 din 28.10.2008); 11) Hotărârea Guvernului nr. 211 din 27 februarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (Monitorul Oficial nr. 181 din 10 martie 2008); 12) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci385 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11 septembrie 1998),

381 Data de referinţă este 28 noiembrie 2011. 382 In cele ce urmează, DM constituie abrevierea expresiei “desene si modele”, DI - “desene

industriale”, iar MI - “modele industriale”. 383 Aici şi în cele ce urmează, este vorba despre Monitorul Oficial al României, Partea I. 384 Rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 20 septembrie 2002.

385 În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale reproduse.

127

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396 din 18 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 813 din 27 noiembrie 2009); 13) Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1 februarie 2006), modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 (Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007); 14) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul O.S.I.M. nr. 113 din 17 septembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009). B. Izvoare din dreptul Uniunii Europene. 1) Directiva nr. 98/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale; 2) Directiva nr. 2004/48/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala; 3) Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, completat; 4) Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002; 5) Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pietei Interne (mărci de comert si desene si modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare; 6) Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedura al camerelor de recurs ale Oficiului de Armonizare in cadrul pietei interne (marci, desene si modele industriale); 7) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala; 8) Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala; 9) Regulamentul (CE) nr. 1172/2007 al Comisiei din 5 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala. C. Izvoare internaţionale. În prezent, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia desenelor şi modelelor industriale: 1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969); 2) Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. de la Stockholm din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr.1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969) ; 3) Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare (ratificat prin Legea nr. 44/1992 - Monitorul Oficial nr. 95 din 15 mai 1992); 4) Actul de la Geneva din 2 iulie 1999 al Aranjamentului de la Haga (ratificat prin Legea nr. 15 din 22 februarie 2001 - Monitorul Oficial nr. 103 din 28 februarie 2001); 5) Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor

128

industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979 (la care România a aderat prin Legea nr. 3 din 8 ianuarie 1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale - Monitorul Oficial nr. 10 din 14 ianuarie 1998); 6) Acordul din 3 aprilie 1992 privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 50 din 27 mai 1992 (Monitorul Oficial nr. 116 din 1 iunie 1992); 7) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994 (ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 - Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994).386

CAPITOLUL II: CONCEPTUL JURIDIC DE DESENE ŞI MODELE Conform art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

industriale387, prin DM se înţelege „d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs388 sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia;” 389

Totodata, conform art. 2 lit. e): „e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţilor Europene;”.

Exemple: Desene = modul in care sunt dispuse firele in cadrul ţesăturii, culorile materialelor textile etc. ; Modele = forma mobilierului, a sticlăriei, a hainelor etc.

Uneori, DM mai sunt desemnate şi prin termenul ”design”, care include însă şi conceptul de “modele de utilitate” (de exemplu, ciocul ibricului, formele cheilor utilizate de

386 Anexa 1 C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751. 387 În continuare, ori de câte ori se face referire la un text fără a se indica şi actul normativ din care acesta face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 129/1992, republicată.

388 Conform art. 2 lit. i) si j): “i) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;

j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului;” 389 Articolul 8 al Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, anterior modificării acesteia prin Legea nr. 585/2002, dispunea: “Poate fi înregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs având o funcţie utilitară.” Această redactare a art. 8 era criticabila, fiind prea larga, în sensul că acoperea nu numai noţiunea de DMI, ci si pe aceea de “modele de utilitate”, care reprezintă o altă categorie de creaţii industriale, la acea vreme încă nereglementată în România.

Anterior ultimei modificari a legii, prin art. 2 DI erau definite astfel: „d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine;”; iar potrivit art. 2 lit. h), prin MI se înţelegea „aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine.”

129

mecanici etc.). Conform art. 1 din Legea nr. 350/2007: „(1) Modelul de utilitate protejează, în condiţiile prezentei legi, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.”390

CAPITOLUL III: CONDIŢIILE DE FOND ALE OBIECTULUI PROTECŢIEI JURIDICE

1) Creaţie intelectuală: A se vedea explicaţiile corespunzătoare de la materia invenţiei.

2) Soluţie de formă, iar nu de substanţă („aspect exterior”), conform art. 2 lit. d): Numai forma este nouă; daca se modifică şi conţinutul, chiar şi doar în mică măsură, nu mai este vorba despre DM, ci, eventual, despre o invenţie (desigur, dacă sunt îndeplinite condiţiile acesteia).

3) Noutatea: Conform art. 6 alin. 1 - 3, “(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.

(2) Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

(3) Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.”391

Rezultă că, în materia DM, la fel ca şi ca si la inventie, noutatea trebuie sa fie absoluta in timp si spatiu. Cu toate acestea, trebuie subliniat că aici noutatea (absoluta) se refera la ansamblu, iar nu la fiecare element constitutiv in parte, fiindcă exista un numar limitat de culori, figuri geometrice, figuri zoomorfe etc. De fapt, noutatea se refera la combinarea culorilor, desenelor, formelor etc.

Nu există noutate dacă aceasta este viciată prin anteriorităţi, aşadar prin publicarea anterioară a DM, în modul reglementat prin art. 7, potrivit cu care: „(1) În sensul aplicării art. 6, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost invocată o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terţe persoane în condiţii explicite sau implicite de confidenţialitate.”

Totuşi, se va considera că există noutate în cazul „divulgării” DM în condiţiile art. 7 alin. 2-3, potrivit cu care: „(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) şi (4), divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public: a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terţ pe baza informaţiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor; b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate este revendicată, la data de prioritate. (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în situaţia în care desenul sau modelul a fost făcut public, ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său.”

4) Caracter individual: Condiţie impusă in terminis prin art. 6 alin. 1. Conform alin. 4 al art. 6, „Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de

390 Anterior modificarii prin Legea nr. 280/2007, Legea nr. 129/1992 definea

modelul de utilitate drept „creaţia care rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcţiei, asamblarea unui produs, şi prezintă noutate pe plan mondial”.

391 Conform art. 2 lit. f), prin „detalii nesemnificative” se înţelege „acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului”.

130

înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.” Totodata, conform art. 6 alin. 5: “La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului”.

5) Să nu fie determinat exclusiv de o funcţie tehnică: Conform art. 8, „(1) Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat. (2) Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să îşi poată îndeplini funcţia proprie. (3) Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.”

Bunăoară, dacă o persoană doreşte să înregistreze forma rotunda a anvelopelor; în ipoteza în care s-ar admite această solicitare, s-ar naste un drept de exploatare exclusiva asupra acestei forme (rotunde) a anvelopelor, cu consecinţa că nimeni nu ar mai putea sa fabrice anvelope rotunde, astfel că pe aceasta cale (mai ieftină şi mai rapidă) s-ar monopoliza categorii de produse si s-ar ocoli dispoziţiile legale cu privire la protectia inventiilor prin brevete.

Pe de altă parte, in legislatiile in care exista o asemenea reglementare, se poate inregistra ca „model de utilitate” o forma noua care este absolut necesara pentru functia (utilitatea) acelui produs.

Totuşi, uneori, DM poate avea nu numai efecte estetice, dar si efecte tehnice. De exemplu, forma (aerodinamică) a caroseriei unui vehicul.

6) Să nu contravină ordinii publice sau bunelor moravuri: Conform art. 9, “Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.” 7) Să aibă aplicabilitate industrială: Deşi, în mod surprinzător, această condiţie nu este exprimată în conţinutul actual al Legii nr. 129/1992,392 existenţa sa se impune totuşi în mod evident din aplicarea şi în această materie a principiilor care guvernează dreptul proprietăţii industriale.

CAPITOLUL IV: CONDIŢIILE DE FOND ALE SUBIECTELOR PROTECŢIEI JURIDICE

Potrivit art. 1, “ (1) Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt dobândite şi protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în condiţiile prezentei legi. (2) Prezenta lege se aplică desenelor şi modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecţii comunitare sau internaţionale. (3) Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile prezentei legi în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.”

Facem referire numai la subiectele «primare» (“originare”), iar nu şi la cele “derivate”. Anterior modificării din anul 2002, în materia subiectelor protecţiei juridice Legea nr.

129/1992 reproducea, practic, dispoziţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. După ultima modificare, art. 3 distinge trei situaţii:

1) DM care este „creat în mod independent”: Potrivit art. 3 alin. 1 – certificatul de înregistrare se acordă autorului DM sau succesorului său în drepturi.

2) DM care „este rezultatul unor contract cu misiune creativă”: Potrivit art. 3 alin. 3, certificatul de înregistrare se acordă „persoanei care l-a comandat”

3) DM care „este realizat de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu”: Potrivit art. 3 alin. 3, certificatul de înregistrare se acordă „persoanei care l-a comandat” (posibil, notiunea de „persoana care l-a comandat” a fost folosita de legiuitor pentru a acoperi si relatiile de munca, nu numai pe cele ce rezulta dintr-un

392 Anterior modificarii prin Legea nr. 280/2007, aplicabilitatea industriala reyulta din cuprinsul definiţiei enunţate de art. 2 lit. f): “un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrială sau artizanală ori de câte ori este necesar”.

131

contract cu misiune inventiva). Totodata, cu privire la posibilitatea crearii de catre mai multe persoane a aceluiasi desen

sau model, alin. 2 al art. 3: prevede ca: „În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare”.

În oricare dintre situaţiile de mai sus, regula generală este că „Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.” – art. 4.

CAPITOLUL V: CONDIŢIILE DE FORMĂ Este necesara înregistrarea unei cereri la OSIM. Depunerea cererii constituie depozitul

naţional reglementar. Se plătesc taxe. Sunt reglementate priorităţile excepţionale: convenţională (unionistă) (6 luni ; spre deosebire de 12 luni, din materia invenţiei) – conform art 16; de expoziţie (6 luni) - art 17. Totodata, se recunoaste „un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate” – art. 16 alin. 2. Cererea se publică (a se vedea art. 20 alin. 1). Există posibilitatea amânării publicării cererii, pentru cel mult 30 luni, la solicitarea deponentului (de exemplu, in materie de modă, este preferabil ca modele pentru «colectia de iarna» sa fie înregistrare cu mai multe sezoane înainte, dar fără ca la aceste DM sa aiba acces concurenta, spre « a nu i se da idei »). Dupa publicarea cererii, cei interesaţi pot face opoziţii scrise intr-un anumit termen (art. 21). Ulterior expirării acestui termen, sectorul de specialitate al OSIM analizează cererea de înregistare şi ia o hotărâre motivata. Pe baza hotararii, DM se inregistreaza intr-un registru special. Apoi se eliberează şi certificatul de DM.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU DM Şi în această materie, la fel ca şi la invenţie, drepturile pot fi clasificate în drepturi ale

titularului certificatului, drepturi ale autorului care nu este titular al certificatului şi drepturi ale unităţii care nu este titular al certificatului.

Dintre acestea, cel mai important este “dreptul de exploatare exclusivă” asupra DM, deci dreptul de proprietate industrială stricto sensu asupra DM, reglementat prin art. 30 (potrivit cu care: „Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri”).

Acest drept este recunoscut ca urmare a eliberării certificatului de înregistrare, pentru o perioada maximă de valabilitate de 10 ani (ce poate fi reînnoită, la cerere, pentru - cel mult - alte 3 perioade succesive de câte 5 ani). Aşadar, durata maxima de valabilitate a protecţiei juridice a unui DM este de 25 ani. (art 35 alin. 1). Termenul de valabilitate curge de la data depozitului naţional reglementar, iar nu de la data eliberarii certificatului de înregistrare a DM.

Si in aceasta materie este reglementat un drept provizoriu de exploatare exclusiva (art 34). Astfel, incepând cu data publicării cererii persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Prin art. 32 şi art. 33, sunt reglementate limitele speciale ale exclusivităţii exploatării DM.393

393 Potrivit art. 32: “Drepturile conferite la art. 30 nu se exercită în privinţa:

a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor şi să se menţioneze sursa; b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica

132

In sfârsit, potrivit art. 37, “Titularii certificatelor de inregistrare a DM pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera “D” majusculă, inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau numarul certificatului.“ Acest semn este menit a atrage atenţia ca este vorba despre o forma protejata juridic.

Problema specială a relatiei dintre protectia DM prin proprietate industriala (protectie mai energica) si/sau prin dreptul de autor:

Atât DM, cat si operele de arta sunt create cu destinatia de a fi se obtine efecte estetice si, de aceea, se ridica problema eventualului cumul dintre cele doua sisteme juridice de protectie. Sub acest aspect, in lume exista mai multe sisteme care solutioneaza legislativ aceasta problema:

1) Sistemul cumulului de protectie: Autorul are latitudinea fie de a solicita simultan atat protectie prin proprietate industriala (certificat de DM), cat si protectie prin dreptul de autor, fie de a opta numai pentru unul dintre aceste regimuri juridice. Sistem existent, de exemplu, in Franta si in România (art. 5, potrivit cu care: „(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor şi altor semne distinctive, brevetelor de invenţie şi modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare. (2) Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia.”);

2) Sistemul cumulului partial (restrictiv): DM pot fi protejate nu numai prin proprietate industriala, ci si prin drept de autor, insa numai daca respectiva creatie atinge un suficient nivel artistic (in caz de litigiu, hotaraste instanta judecatoreasca). Sistem existent, de exemplu, in Germania si Danemarca;

3) Sistemul protectiei specifice: Autorul beneficiaza exclusiv fie de protectia pentru DM (daca acea creatie nu indeplineste conditiile spre a fi considerata opera), fie de protectia prin dreptul de autor (daca, dimpotriva, acea creatie indeplineste conditiile spre a fi considerata opera).

CAPITOLUL VII: ÎNCETAREA, TRANSMITEREA, APĂRAREA DREPTURILOR • Cazurile de incetare a drepturilor sunt asemanatoare celor din materia inventiei. • Dispozitiile referitoare la transmiterea drepturilor (art. 38) le reproduc pe cele din materia inventiei. • Apararea drepturilor se poate realiza prin contestatie administrativa inregistrata la OSIM (art 24 si 25), prin actiune in nulitatea inregistrarii certificatului, de competenta exclusiva a Tribunalului Bucuresti (art. 42), iar pentru actiunile prevazute de art. 43 (potrivit cu care:

comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului şi ca sursa să fie menţionată; c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule; d) folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului; e) folosirii desenului sau modelului cu bună-credinţă, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului restabilit.” Iar conform art. 33, “Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimţământul acestuia.”

133

„Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun”) competenta materiala generala apartine instantelor judecatoresti (de drept comun), deci - in prezent - tribunalului (judetean sau Bucuresti). Sunt aplicabile si actiunile de drept comercial prevazute de Legea nr. 11/1991 (modificata) privind combaterea concurentei neleale. • Apararea drepturilor se poate face si prin mijloace de drept penal, in cazul savarsirii infractiunilor prevazute de art. 301 din Codul penal (concurenta neloiala), de Legea nr. 11/1991 (modificata) si de art. 50, 51 si 52 din Legea nr. 129/1992. • Articolul 53 reglementează măsurile asigurătorii şi de urgenţă, cu caracter provizoriu. (inclusiv în materie vamală).

134

MĂRCILE

I. Sediul materiei Ansamblul materiei mărcilor este reglementat atât prin izvoare interne, cât şi prin izvoare internaţionale. În ceea ce priveşte izvoarele internaţionale, reamintim că, potrivit art. 11 alin.

(2) din Constituţia României, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."

A. Izvoare interne. În prezent394, următoarele acte normative interne sunt aplicabile în materia mărcilor: 1) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată în Monitorul Oficial nr. 350 din 27 mai 2010); 2) Articolul 301 din Codul penal (“concurenţa neloială”); 3) Legea nr.11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei neloiale (Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991) (modificată prin: Legea concurenţei nr.21 din 10 aprilie 1996 – Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996; Legea nr. 298/2001 - Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001); 4) Articolul 150 pct. (4) din Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat (Monitorul Oficial nr. 245 din 1 octombrie 1992); 5) Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093 din 5 decembrie 2005); 6) Articolele 2624 si 2625 din Legea nr. 287 din 3.06.2009 privind Codul civil (republicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011; 7) Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (republicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 iunie 2006), astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2077 (Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2006); rectificare în Monitorul Oficial nr. 351 din 23 mai 2007; 8) Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006); 9) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005) şi completată prin Legea nr. 214 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 729 din 28.10.2008); 10) Hotărârea Guvernului nr. 1134 din 10 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2010); 11) Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci395 (Monitorul Oficial nr. 345 din 11

394 Data de referinţă este 25 noiembrie 2011.

395 În continuare, "Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci" se va abrevia "O.S.I.M.", inclusiv în cadrul textelor legale reproduse.

135

septembrie 1998), modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396 din 18 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 813 din 27 noiembrie 2009); 12) Hotărârea Guvernului nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale (Monitorul Oficial nr. 905 din 18 decembrie 2003), completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1174 din 29 septembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 927 din 18 octombrie 2005); 13) Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1 februarie 2006), modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 (Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007); 14) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005); 15) Instrucţiunile O.S.I.M. nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 826 din 15 noiembrie 2002), modificate prin Ordinul O.S.I.M. nr. 113 din 17 septembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 633 din 24 septembrie 2009); 16) Articolul 8.10 din Anexa I la Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, pus în aplicare prin Ordinul nr. 385 din 5 august 2010 al preşedintelui Consiliului Concurenţei (Monitorul Oficial nr. 553 din 5 august 2010). B. Izvoare de drept al Uniunii Europene. 1. Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 409/94 din 20 decembrie 1993al Consiliului privind marca comunitara; 2. Regulamentul (CE) nr. 2869/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie platite Oficiului pentru Armonizare in cadrul pietei interne (marci, desene si modele industriale); 3. Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedura al camerelor de recurs ale Oficiului de Armonizare in cadrul pietei interne (marci, desene si modele industriale); 4 Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala; 5. Directiva nr. 2004/48/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala; 6. Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala; 7. Regulamentul (CE) nr. 1172/2007 al Comisiei din 5 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind interventia autoritatilor vamale impotriva marfurilor suspectate de a aduce atingere

136

anumitor drepturi de proprietate intelectuala, precum si masurile care trebuie aplicate marfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuala. 8. Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci; 9. Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara.

C. Izvoare internaţionale. În prezent396, următoarele acte internaţionale sunt aplicabile în materia mărcilor: 1) Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 1883 (revizuită de mai multe ori, ultima dată la Stockholm în 1967), ratificată de România pentru prima dată în 1920, iar cel mai recent prin Decretul nr. 1177 din 28 decembrie 1968 (Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969); 2) Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998); 3) Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. de la Stockholm din 14 iulie 1967 (ratificată prin Decretul nr.1175 din 28 decembrie 1968, Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969); 4) Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat prin Decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968 (publicat în Monitorul Oficial nr.1 din 6 ianuarie 1969). 5) Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1969, ratificat prin Legea nr.5 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.11 din 15 ianuarie 1998). 6) Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998); 7) Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, din 15 aprilie 1994 (ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994 - Monitorul Oficial nr. 360 din 27 decembrie 1994).397 8) Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr. 4 din 8 ianuarie 1998 (publicată în Monitorul Oficial nr.10 din 14 ianuarie 1998). 9) Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 24 martie 2006, ratificat de România prin Legea nr. 360 din 4 decembrie 2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 25 ianuarie 2008).398

II. Definiţie

396 Data de referinţă este 25 noiembrie 2005.

397 Anexa 1 C ("Acord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ" - TRIPS) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 bis din 27 decembrie 1994, p. 717 - 751.

398 Textul Tratatului de la Singapore privind dreptul marcilor a fost publicat separat, in Monitorul Oficial nr. 49 bis.

137

Marca (denumita uneori si „marca de fabrica, de comert ori de servicii”) este un semn susceptibil de reprezentare grafică care serveste la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice ori juridice de cele aparţinând altor persoane.

III. Condiţiile de fond ale obiectului protecţiei Pentru a fi protejată prin eliberarea unui certificat de înregistrare din care se

naste dreptul subiectiv de proprietate industriala, marca trebuie să îndeplinească în mod cumulativ anumite condiţii. Din anasamblul reglementarilor legale, rezulta ca aceste conditii sunt urmatoarele: (A) Marca trebuie să fie un semn; (B) Marca trebuie să fie un semn distinctiv; (C) Marca trebuie să fie nouă (disponibilă); (D) Marca trebuie să fie licită; (E) Marca să nu fie deceptivă.

Neindeplinirea chair si a uneia dintre aceste conditii constituie motiv de refuz al inregistrarii sau, atunci cand marca a fost deja inregistrata, motiv de de constatare a nulitatii ori, dupa caz, de anulare a inregistrarii marcii.

Legea distinge intre „motivele absolute” (reglementate prin art. 5) si „motivele relative” (reglementate prin art. 6). In cazul „motivelor relative”, „O marca nu este [totusi – sublinierea noastra] refuzata la inregistrare sau, dupa caz, nu este [totusi – sublinierea noastra] anulata atunci cand titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la inregistrarea marcii ulterioare” (art. 6 alin. 6). Motivele relative isi au domeniul de aplicare in privinta conditiei ca marca sa fie noua (disponibila).

A. Marca este un semn Potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), „Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate

nule daca sunt inregistrate, […]: „a) semnele care nu pot constitui o marca in sensul art. 2;”. Articolul 2 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice399 cuprinde o enumerare nelimitativă a semnelor care pot constitui mărci: „Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.” Cuvintele – pot desemna, după caz, nume, pseudonime sau denumiri. Numele – problemele sunt diferite după cum este vorba de numele propriu, de numele unui terţ, de numele istorice sau de un nume imaginar. În ceea ce priveşte numele patronimic, s-a observat, pe de o parte, că folosirea lui creează un risc permanent de confuzie, datorită omonimiilor posibile, pentru că numele patronimic se află „la limita între originalitate şi indicaţia generică”, iar pe de altă parte, că această folosire conduce la un monopol exorbitant, care se traduce prin

399 În continuare, ori de câte ori se va face referire

la un text legal fără a se indica şi actul normativ din care face parte, se va înţelege că este vorba despre Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata in anul 2010.

138

dreptul recunoscut titularului mărcii de a-şi atribui exclusiv un nume care, dacă este al său, poate aparţine şi altor persoane, omonimii săi. De aceea, doctrina şi jurisprudenţa au stabilit că dreptul exclusiv la care dă naştere marca alcătuită dintr-un nume patronimic nu poartă decât asupra formei speciale sub care se înfăţişează numele. De exemplu: Ionescu nu poate fi folosit ca atare ca marcă, el trebuie să aibă o anumită înfăţişare (de plidă, marca „Gerovital H3 Dr. Ana Aslan” – unde numele este scris într-un anume mod şi este însoţit de semnătură; sau marca „Gillette”, care, uneori, este prezentată sub formă de semnătură în cazul anumitor produse). Altfel spus, ceea ce este protejat ca marcă nu este numele în sine, ci aranjamentul, dispoziţia specială, culoarea sau forma caracterelor folosite pentru a scrie numele. Toate precizările făcute în cazul numelui sunt valabile şi în cazul prenumelui şi al pseudonimului. Numele unui terţ –este controversată problema dacă numele unui terţ poate fi protejat ca marcă. Opinia majoritară este în sensul că se admite protecţia unei astfel de mărci dacă există acordul celui în cauză. Legat de acest aspect, legea română (art.5 alin.1 lit.j) prevede că sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România. Per a contrario, dacă există acordul titularului, se poate înregistra ca marcă imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România. De asemenea, se admite înregistrarea ca marcă a numelui unui terţ dacă acel nume este de o aşa manieră combinat cu alte cuvinte încât astfel se transformă într-o denumire de fantezie, adică o combinare ce abstractizează numele terţului. De exemplu, în practica franceză au fost recunoscute ca mărci din această categorie „Allumettes Nilson” sau „Elixir Lamartine”. Numele istorice – adică numele unor personalităţi celebre sunt admise la înregistrare ca mărci. De exemplu, cognac „Napoleon”; ţigări „Churchill”; vodcă „Gorbachov” sau „Rasputin”; vin „Aramis” sau „Ferdinand”; produse farmaceutice „Calipso”; „Hercule”-pentru un mecanism foarte puternic; „Dracula Park”-pentru servicii de turism etc. Potrivit art.5 alin.1 lit.i), nu pot fi înregistrate mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri. Aceasta înseamnă că înregistrarea unei mărci constituite dintr-un nume istoric va fi respinsă ori de câte ori se va considera că folosirea numelui, în acest mod, ar aduce atingere memoriei unei personalităţi istorice dispărute . De asemenea, reamintim art. 5 alin.1 lit.j) pe care l-am enunţat anterior. Numele imaginare pot fi utilizate ca marcă. În acest caz nu este vorba decât în aparenţă de un nume; în realitate, suntem în prezenţa unei mărci compuse dintr-o denumire (de fantezie). Pseudonime – presupun aceleaşi probleme ca şi la nume. Denumirile – pot constitui o marcă, cu condiţia de a fi arbitrare sau de fantezie, iar nu necesare, uzuale (generice) sau descriptive. Denumirea adoptată ca marcă nu trebuie să fie necesară, ceea ce înseamnă că ea nu trebuie să reprezinte insusi cuvântul care desemnează produsul sau serviciul pentru care este folosit ca marcă. După cum s-a spus, „o denumire este necesară atunci când folosirea sa este cerută pentru desemnarea obiectului în cauză sau este impusă de natura

139

ori de funcţia acestui obiect.”400 Soluţia contrară ar însemna să se permită unei singure persoane să monopolizeze o întreagă categorie de produse sau servicii, apropriindu-şi sub formă de marcă denumirea lor. De exemplu, nu se poate alege ca marcă denumirea „LAPTE” pentru produsul lapte, pentru că s-ar ajunge pe cale ocolită la monopolizarea produsului. Prin marcă uzuală înţelegem acea marcă ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. De exemplu: Aragaz, Frigidere etc. De această problemă ne vom ocupa în cadrul analizei fenomenului degenerării mărcilor formate din denumiri. Marcă descriptivă – ne vom referi la această problemă în cadrul analizei condiţiei ca marca să fie un semn distinctiv. Denumirile istorice de ţări sau oraşe care nu mai există au fost admise ca mărci, fiind considerate ca având o semnificaţie simbolică. De exemplu, „Tomis” sau „Callatis” pentru anumite tipuri de băuturi alcoolice. În principiu, este admisă folosirea ca marcă a denumirilor împrumutate dintr-o limbă străină, cu condiţia ca denumirile să nu fie necesare sau descriptive. De exemplu, au fost admise la înregistrare mărcile „Leukos” – alb, strălucitor – (în Germania), „Prima” – cea mai bună – (în Belgia), „Cellophane” (în Belgia şi Franţa), „First Bike” cu element figurativ, pentru biciclete. Marca poate fi constituită dintr-un cuvânt sau chiar dintr-o combinaţie de cuvinte. Pentru această din urmă situaţie se pune problema admisibilităţii sloganurilor. Răspunsul este în sensul admiterii înregistrării ca marcă a sloganurilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru înregistrarea unei mărci. De exemplu: „Totul este mai ieftin la Bon Marché”; „Lada - conduceţi-le fără mănuşi”; „Într-o lume de copii, noi suntem originalul”; „Vopseşti uşor, vopseşti cu Spor”; „Parbrizele noastre sunt mereu în faţă”; „O femeie cu picioarele pe pământ”; „Noaptea bună se cunoaşte de dimineaţă”; „Mai greu pentru noi, mai uşor pentru dumneavoastră”; „Seriozitatea face toţi banii” etc. Fenomenul degenerării mărcilor formate din denumiri. Acest fenomen este caracteristic mărcilor celebre (de mare renume). În această categorie intră acele mărci care datorită succesului comercial deosebit au ajuns să se confunde cu însăşi denumirea produsului respectiv. De exemplu, maşina de gătit marca „Aragaz”, răcitorul electric marca „Frigidere”; „Adidas”, „Bretelle”, „Xerox”, „Aspirină”, „Scotch”, „Alain Delon”. Degenerarea unei mărci poate sa atraga după sine pierderea dreptului exclusiv de exploatare asupra acelei mărci, daca sunt indeplinite condiţiile art.46 din lege. Pentru a se evita degenerarea mărcilor, titularii lor folosesc, în principal, următoarele metode:

a) aplicarea alături de marcă a unui semn care atestă faptul că marca e protejată. De exemplu: ® , ™ , „Marcă înregistrată” etc.

b) folosirea mărcii care tinde să se identifice cu produsul ca atribut substantival, iar nu ca şi complement. De exemplu: „cumpăraţi pantofi de tenis „Adidas”!”, iar nu „cumpăraţi „Adidas”!”!

c) aplicarea mărcii care tinde să se identifice cu produsul şi pe alte produse. De exemplu, „Adidas” – pentru pantofi de tenis, dar şi pentru parfumuri şi alte produse cosmetice.

400 J.Schmidt-Syalewski, J-L. Pierre, Droit de la propriete industielle, editia a 4-a, Editura Litec, Paris, 2007, , p.212.

140

d) aducerea la cunoştinţa publicului prin mass-media a faptului că denumirea care tinde să se identifice cu produsul este o marcă. Aşa s-a întâmplat cu mărcile „Xerox” sau „Bikini” (în Franţa). Desenele – sunt admise la înregistrare Exemple de desene: purceluş-puşculiţă; vulpoiul economisirilor; o vacă ce râde,

un crocodil, un şoricel etc.Dacă desenul este protejat prin dreptul de autor, înregistrarea ca marcă a acelui desen nu trebuie să aducă atingere drepturilor autorului.

Potretele, fotografiile pot fi, în principiu, înregistrate ca marcă. Orice persoană poate folosi ca marcă propriul său portret sau pe acela al unui terţ, cu consimţământul acestuia.

Jurisprudenţa occidentală a considerat că folosirea ca marcă a propriului portret se transformă într-un act de concurenţă neloială atunci când asemănarea de figură şi de atitudine cu aceea a unui portret adoptat anterior ca marcă este prea izbitoare.

Potrivit art. 5 alin.1 lit.j), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”.

Sub acest aspect, art. 73 din noul Cod civil dispune: „(1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.

(2) In exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa impiedice reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice ori a vocii sale sau, dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozitiile art. 75 raman aplicabile.”401

Iar conform art. 79 din noul Cod civil, „Memoria persoanei decedate este protejata in aceleasi conditii ca si imaginea si reputatia persoanei aflate in viata.”

In acest context, intereseaza si dispozitiile art. 5 alin.1 lit. k) şi l), potrivit cu care: „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: […]

k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris;

l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii”.

Literele – sunt admise la înregistrare ca mărci. Cel mai adesea, reprezintă iniţialele unui nume sau ale unei firme. De exemplu:

L&M; BMW; FIAT; B&B; MTV; LG; A.E.G. ; XC 90; OMV; INMH; BP (pentru ulei de maşină); RAR (Registrul Auto Român). Chiar şi o literă a fost admisă la înregistrare: P; M; H (Honda) – dar prezentate într-o formă stilizată, ce asigură distinctivitate.

401 Potrivit art. 75 din noul Cod civil: „(1) Nu constituie o incalcare a drepturilor prevazute in aceasta sectiune atingerile care sunt permise de lege sau de conventiile si pactele internationale privitoare la drepturile omului la care Romania este parte. (2) Exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale cu buna-credinta si cu respecatrea pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte nu constituie o incalcare a drepturilor omului.”

141

Cifrele – sunt admise la înregistrare, dar numai dacă îmbracă o anumită formă pentru ca marca să fie distinctivă. De plidă, nu ar putea fi înregistrată ca marcă doar cifra „4”(scrisă ca atare), pentru că în acest mod s-ar crea în favoarea titularului un drept de monopol, iar cifra „4” n-ar mai putea fi folosită în alte combinaţii. Exemple de mărci formate din cifre: deodorantul 8×4; parfumul 4711; cognac 53.

Elemente figurative Figurile geometrice simple, neînsoţite de alte elemente, nu pot fi adoptate ca

mărci, fiind considerate insuficient de distinctive. De exemplu, o linie, un pătrat, un cerc, un romb.

Diversele figuri geometrice, mai mult sau mai puţin regulate, sunt de regulă folosite ca mărci combinate.

Forma produsului şi a ambalajului său Forma produsului – foarte rar întâlnită. Potrivit art. 5 alin.1 lit.e), „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate:

mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului”.

Câteva detalii sunt necesare: - „impusă de natura produsului” –în sensul că, prin natura sa, produsul respectiv

nu poate avea decât acea formă. De exemplu, nu poate fi înregistrată ca marcă forma rotundă a anvelopelor pentru anvelope sau forma sferică pentru mingi de fotbal;

- „este necesară obţinerii unui rezultat tehnic” – scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui produs brevetat (brevetul fiind valabil doar 20 de ani);

- „dă o valoare substanţială produsului” - scopul este acela de a nu aplica protecţia nelimitată prin marcă în cazul unui desen sau model industrial ori în cazul unei opere de artă protejate prin dreptul de autor. De exemplu, forma artistică a unui serviciu de cristal nu poate fi înregistrată ca marcă în ceea ce priveşte cristalurile, pentru că valoarea substanţială a acestui produs constă în frumuseţea formei sale. Tot astfel, un creator de modă nu ar putea obţine protecţia unui model de rochie prin solicitarea înregistrării unei mărci, întrucât s-ar crea un monopol nelimitat în timp asupra acelei forme a rochiei; în acest caz, soluţia este aceea a protecţiei acelei forme a rochiei prin înregistrarea ca model industrial ori prin mecanismul dreptului de autor, în ambele situaţii existând o limitare în timp a protecţiei. Forma ambalajului – mult mai des întâlnită. Exemple: forma sticlelor de Coca-Cola, Pepsi-Cola; forma buteliei de apă

minerală Dorna ; forma flacoanelor de produse cosmetice. Tribunalul comercial de la Bruxelles (1991), într-un litigiu privitor la forma

unor borcane cu pate de ficat, s-a pronunţat în sensul că forma ambalajului are caracter distinctiv şi că a devenit şi mai distinctivă prin utilizare.

Este necesar ca forma ambalajului să nu fi devenit uzuală, pentru că marca n-ar mai avea un caracter distinctiv (de exemplu, sticla de ½ l obişnuită) şi s-ar crea astfel un monopol.

În ceea ce priveşte mărcile tridimensionale, un caz interesant a fost cel prin care se solicită înregistrarea ca marcă tridimensională (decembrie 1999) a unei periuţe de dinţi pentru clasa 21.402 Elementele specifice ale acestei periuţe erau reprezentate de o

402 Clasa 21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau bucătărie

142

zonă ondulată, realizată pe coada periuţei, zonă ce permitea o anumită flexibilitate a capului periuţei în raport cu coada acesteia, un cap uşor înclinat faţă de coada periuţei, iar pe partea inferioară a cozii, două zone având trei rânduri de puncte. În speţă, s-a pus problema de a şti dacă nu cumva forma mărcii dă o valoare substanţială produsului, nu cumva forma periuţei are funcţii noi, care să-i crească valoarea de întrebuinţare? Din spoturile publicitare furnizate în cauză rezulta că onduleurile au o funcţie tehnică. În avizul trimis solicitantului se preciza refuzul de a înregistra marca din cauza faptului că forma era impusă de funcţia suplimentară a periuţei.

Combinaţiile de culori – sunt admise ca mărci Dar o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă? În România, legea anterioară prevedea posibilitatea alegerii ca marcă a „uneia

sau mai multor culori”, iar legea actuală prevede „combinaţii de culori”. Deşi s-ar putea susţine că legiuitorul a decis să renunţe la vechiul sistem, având

în vedere caracterul exemplificativ al enumerării de la art. 2 şi soluţiile împărtăşite de doctrina şi jurisprudenţa occidentală, nu excludem posibilitatea înregistrării unei mărci alcătuite dintr-o singură culoare, cu condiţia ca aceasta să fie distinctivă. Exemple din jurisprudenţa franceză mai veche: galbenul Kodak (Trib Paris 1977); saumon-orange (Trib Marsilia 1939)

Mărcile compuse dintr-o singură culoare - pentru a putea fi considerată marcă, solicitantul trebuie să facă dovada distinctivităţii dobândite pentru acea culoare.

Curtea Europeană de Justiţie a decis (cazul „Libertel”, 2003) că o culoare poate să aibă un caracter distinctiv, cu condiţia ca aceasta să poată fi reprezentată grafic într-un mod clar, precis, durabil şi obiectiv.

În România au fost acceptate la înregistrare combinaţii de culori pentru clasa 05.403 Doctrina admite că şi o singură culoare poate deveni distinctivă prin modul în care este aplicată şi, drept urmare, poate deveni o marcă valabilă.

Lipsa de distinctivitate poate fi depăşită prin dovedirea dobândirii distinctivităţii prin folosire, respectiv folosirea la scară largă şi obţinerea recunoaşterii de către un număr cât mai mare de consumatori.

Holograme. Semnale sonore – dar inregistrarea se face cu privire la reprezentarea grafica a

sunetului (de obicei, prin notele muzicale), Orice combinaţie a acestor semne – printr-o asemenea combinaţie (de cuvinte, de desene, litere, cifre, culori etc.), un semn banal poate fi transformat într-un semn distinctiv, susceptibil de a fi apropriat ca marcă. B.Marca trebuie să fie un semn distinctiv

Prin functiile sale, marca este un semn care serveste la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice ori juridice de cele aparţinând altor persoane.

(nici din materiale preţioase, nici placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă, necuprinse în alte clase. 403 Clasa 5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicina; substante dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunatoare; fungicide, ierbicide.

143

Asadar, ea trebuie sa fie distinctiva, adica „[…] sa permita identificarea originii indstriale sau comerciale a obiectelor pe care le desemneaza. Pentru a-si indeplini functia, semnul trebuie deci sa aiba aptitudinea de a distinge obiectele la care se aplica in raport cu acelea oferite de concurenti.”404

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) – e), „Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate […]:

b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora; e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului;[…]”. La analiza, rezulta ca situatiile reglementate prin lit. c), d) si e) nu constituie altceva decat manifestari speciale ale absentei caracterului distinctiv. Cu alte cuvinte (intr-o tehnica legislativa preluata din cuprinsul Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci), legea romana (dupa modficarea sa in anul 2010) enunta in cuprinsul lit. b) a art. 5 alin. (1), cu caracter general, necesitatea indeplinirii conditiei caracterului distinctiv, iar in cuprinsul lit. c), d) si e) din acelasi text legal indica anumite criterii negative pentru conturarea sferei notiunii de caracter distinctiv (in sensul ca nu sunt distinctive, printre altele, situatiile in care semnul este: uzual; descriptiv; o forma impusa de natura produsului ori de obtinerea unui rezultat tehnic, sau este o forma care da o valoare substantiala produsului).

Principiul stabilit prin lit. b) a art. 5 alin. (1) are ca ipoteza de aplicare prin excelenta situatia semnelor necesare – a se vedea supra, analiza efectuata in legatura cu denumirile necesare. In plus, se inacdreaz aici orice alta ipoteza in care functia marci de a deosebi intre diferite produse si servicii nu poate fi indeplinita. In privinta semnelor uzuale (generice) (art. 5 alin. (1) lit.c), in doctrină se arată că prin marcă uzuală se înţelege marca ce a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată pentru desemnarea produselor respective. În această categorie intră acele mărci care (fie datorită succesului comercial deosebit, fie datorită faptului că în limba ţării respective nu există un substantiv comun care să desemneze produsul sau serviciul) determină publicul consumator să utilizeze marca pentru a desemna insusi produsul sau serviciul. Într-un asemenea mod, termenul din limbajul curent care desemnează produsul sau serviciul dobândeşte un sinonim (si anume, acea marcă), iar – cu timpul – acest din urmă termen se substituie celui dintâi. Aşa s-a întâmplat cu fostele mărci „Apa de colonie”, „Aragaz”, „Frigidaire”, „Thermos”, „Clacson”, „Aspirina”, „Bretelle” etc.

Semne descriptive: Potrivit art. 5 alin.1 lit.d) din lege, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia (de exemplu, spirt rafinat; vin distilat etc.), calitatea (de exemplu, ciocolată fină; hotel de lux; pantofi flexibili), cantitatea (de exemplu: zahăr la 1kg; vin la 1litru etc.), destinaţia (de exemplu, pompă de irigare; ulei comestibil; ruj de buze), valoarea (de exemplu, detergent la 5 lei, parfum la 50 de lei etc.), originea geografică (de exemplu, unt Dorna; sticlă de Jena etc.) sau

404 J.Schmidt-Syalewski, J-L. Pierre, op.cit., p. 209.

144

timpul fabricării produsului ori prestării serviciului (de exemplu, vin din 1990; şampanie din 1950 etc.) sau alte caracteristici ale acestora.

Dacă s-ar admite la înregistrare astfel de mărci, s-ar crea un monopol asupra acestor semne în favoarea unor persoane, ceea ce ar avea ca efect frânarea concurenţei (de exemplu, nimeni nu ar mai putea comercializa vin la 1litru.).

În cazul semnelor descriptive, trebuie să se dintinga între termeni, deoarece nu toţi termenii care evocă anumite calităţi ale produsului sau serviciului sunt descriptivi. Astfel:

- termenii evocatori: nu sugerează decât calităţile produsului sau serviciului, fără a-l descrie într-o manieră directă şi necesară. Mesajul nu trebuie să fie prea direct (de exemplu „Femme” pentru parfumuri sau pentru reviste destinate publiculu feminin; ori ‚Silhouette” pentru produse dietetice; sau „La Mer” pentru produse cosmetice ce contin substante extrase din organisme marine, ori „Quick” pentru servicii rapide de alimentatie);

- termenii descriptivi: cei care indică trăsăturile unui produs, fără însă a fi singurii termeni care pot descrie acele caracteristici (de exemplu, „Baby-dry” pentru scutece de copii.

Pentru a constitui un motiv de refuz la înregistrare a mărcii, legea şi practica cer ca semnul să fie format exclusiv din termeni descriptivi. Dacă un termen descriptiv este alăturat altor termeni descriptivi şi împreună formează un ansamblu, marca ar putea deveni valabilă.

Forma produsului, desi in principiu este un semn admisibil la inregistrare ca marca, poate fi refuzata – pentru lipsa de distinctivitate - atunci cand este vorba despre una dintre situatiile enumerate de art. 5 alin. (1) lit. e), Acestea au fost analizate supra. In sfarsit, in legatura cu distinctivitatea, mai trebuie aratat ca, potrivit art. 5 alin. (2), „Dispoziţiile alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.” Aceasta este, de obicei, situatia in care inregistrarea unei marci este precedata de o intensa si eficienta campanie publicitara, care are ca rezultat faptul ca, la data constituirii depozitului, semnul respectiv are deja aptitudinea de a identifica produsele ori serviciile tiularului de cele ale concurentilor sai.

C. Noutatea („disponibilitatea”) Pentru a putea fi înregistrat ca marcă, un semn trebuie să fie disponibil, în sensul

de a nu aparţine altuia, de a nu fi făcut anterior obiectul unei aproprieri din partea altcuiva. Cu alte cuvinte, inregistrarea acestui semn nu trebuie sa intre in conflict cu drepturile unor terti.

Aceste drepturi ale tertilor pot sa poarte (i) asupra unui alt semn distinctiv (de exemplu, marca, firma, emblema), (ii) asupra unui alte categorii de obiecte ale proprietatii industriale (de exemplu, model sau desen industrial) , (iii) asupra unei opere protejate prin drept de autor sau poate sa fie vorba despre (iv) un drept al personalitatii (de exemplu, dreptul asupra propriei imagini).

În acest sens, potrivit art. 6 alin. (1), „ În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe

145

care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.”405

In plus, conform alin. (4) al art. 6, „O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare; b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare; c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială; d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit; e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit; f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca; g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.”

405 Pentru a fi corect aplicate, dispozitiile alin. (1) al art. 6 trebuie sa fie analizate impreuna cu cele ale alin. (2) din acelasi text, conform caruia: „În accepţiunea alin. (1), sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii: a) mărcile comunitare; b) mărcile înregistrate în România; c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România; d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări; e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor; f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.” Mai precizam si ca, potrivit definitiei date de art. 3 lit. b), “marca anterioara – marca inregistrata, precum si marca depusa pentru a fi inregistrata in Registrul marcilor, cu conditia ca ulterior sa fie inregistratata;”.

146

Semnul nu este disponibil nici atunci cand inregistrarea sa ca marca se realizeaza prin realizarea de activitati care nu corespund practicilor comerciale corecte. Sub acest aspect, alin. (5) si (7) dispun dupa cum urmeaza: „(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare. […] (7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile prevăzute la art. 6 septies din Convenţia de la Paris.”406 In sfarsit, reamintim ca, in oricare dintre cazurile de indisponibilitate reglementate prin art. 6, „O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare” (art. 6 alin. 6). In materie de marca, noutatea este relativa atat in spatiu, cat si in timp.

Astfel, din reglementarile reproduse mai sus rezulta ca in acest domeniu al proprietatii industriale noutatea este relativă în spaţiu, pentru că nu pot fi înregistrate şi protejate ca mărci semnele înregistrate anterior în România sau care sunt protejate pe teritoriul României în baza unor convenţii internaţionale la care România este parte. Prin excepţie de la caracterul relativ în spaţiu al noutatii, nu pot fi înregistrate în România (astfel cum rezulta din combinarea prevederilor alin. (1) al art. 6 cu cele ale alin. (2) lit. f)407) nici mărcile care sunt identice sau similare cu o marcă notorie în România, Conform definitiei cuprinse in art. 3 lit. d): „marca notorie – marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.”

Si in cazul marcii notorii semnul trebuie să îndeplineasca toate condiţiile pentru a fi marcă, şi, implicit, să fie distinctiv (distinctivitatea putând fi dobândită chiar prin notorietate).

406 Conform art. 6 septies al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, “1) Daca agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei marci într-una dintre tarile uniunii va cere, fara autorizatia acestui titular, înregistrarea pe propriul sau nume a marcii respective în una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea dreptul sa se opuna înregistrarii cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii îngaduie aceasta, sa ceara transferul înregistrarii în favoarea sa, afara de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. 2) Titularul marcii va avea dreptul, sub rezerva alineatului 1 de mai sus, sa se opuna folosirii marcii de catre agentul sau reprezentantul sau, daca el nu a autorizat aceasta folosire. 3) Legislatiile nationale pot sa prevada un termen echitabil în care titularul unei marci va trebui sa valorifice drepturile prevazute de prezentul articol.” 407 Acestei situatii ii este asimilata si aceea reglementata prin alin. (3) al art. 6: “O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.”

147

Pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acesteia în segmentul de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora li se aplică. Pentru a fi considerată larg cunoscută în România, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul ţării sau pentru majoritatea locuitorilor acesteia, ci în cadrul segmentul de public căruia i se adresează produselor sau serviciile cărora li se aplică acea marcă. Pentru a verifica dacă o marcă este larg cunoscută nu este necesar ca aceasta să fie înregistrată sau utilizată ca marcă în România. Iar acest lucru este posibil deoarece datorită mijloacelor de comunicare moderne şi reclamei, marca poate deveni foarte cunoscută în regiuni în care nu este încă înregistrată sau utilizată sau nici una dintre acestea.

Iniţial notorietatea era considerata a fi rezultatul vechimii, dar mai nou notorietatea mărcii se poate dobândi într-un timp foarte scurt şi fără a se justifica în mod obligatoriu prin calitatea produsului şi/ sau serviciului, ci mai mult ca rezultat al tehnicii de lansare şi al modului de publicitate.

Exemple relevante pot fi marca ADIDAS pentru echipament sportiv sau marca POIANA asociată de consumatori cu ciocolata.

Din aceste caracteristici, notorietatea apare a fi o problemă de fapt care se apreciază în raport cu condiţiile locale, având totuşi în vedere unele criterii, cum ar fi: vechimea mărcii, intensitatea publicităţii, ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea. Marca este considerată notorie ori de câte ori într-o anumită perioadă aproape totalitatea cumpărătorilor potenţiali ai produselor cărora le este destinată marca o recunosc.

Tradiţional, notorietatea mărcii putea fi stabilită de instanţă având în vedere următoarele elemente:

- vechimea depozitului; - importanţa vânzărilor realizate cu produsele privind marca vizată; - importanţa bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului.

Însă aşa cum rezultă din sondaje, singurul criteriu obiectiv care trebuie avut în vedere pentru apreciere caracterului notoriu este cunoaşterea mărcii de către public, caracteristică ce nu poate fi stabilită decât prin sondaje, în scopul evitării unui posibil arbitrariu din partea celor chemaţi să se pronunţe asupra acestei trăsături a mărci.

Conform art. 24, „(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi: a) gradul de distinctivitate, iniţială sau dobândită, a mărcii notorii în România; b) durata şi întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele şi serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată; c) durata şi întinderea publicităţii mărcii notorii în România; d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România; e) gradul de cunoaştere a mărcii notorii pe piaţa românească de către segmentul de public căruia i se adresează; f) existenţa unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparţinând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie. (2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de la autorităţi publice, instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietăţii mărcii în România.”

Noutatea are caracter relativ si din punctul de vedere al timpului. Intr-adevar, este posibilă înregistrarea unui semn ce a mai fost înregistrat, dacă însă titularul său a renunţat pe parcurs la protecţie. Aceasta constituie o deosebire faţă de invenţie: în vreme ce la invenţie noutatea este absolută în timp şi spaţiu, în cazul mărcii, dacă s-a

148

pierdut dreptul exclusiv de exploatare, semnul devine disponibil, prezintă caracter de noutate.

În materie de mărci, anteriorităţile sunt numai scrise şi sunt reprezentate fie de o marcă înregistrată, fie de o marcă depusă spre a fi înregistrată (cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată). Publicitatea prin ea însăşi nu constituie o anterioritate. Dacă o persoană a făcut publicitate unei mărci, dar n-a înregistrat-o, nu dobândeşte drept exclusiv de exploatare şi nici nu se poate opune ca altcineva să o înregistreze. Excepţie – dacă prin publicitate a devenit notorie.

În alte sisteme de drept (SUA) – publicitatea unei mărci este recunoscută ca anterioritate. În acele sisteme de drept, nu se înregistrează o marcă dacă mai înainte solicitantul n-a folosit-o şi nu i-a făcut publicitate. Raţiunea constă în aceea că se doreşte să se admită înregistrarea unei mărci doar dacă titularul ei doreşte realmente să o folosească, iar nu doar să interzică altora să o folosească.

În doctrină se arată că anteriorităţile sunt limitate în timp, în spaţiu şi din punct de vedere profesional.

În timp – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atâta timp cât această marcă nu a fost abandonată sau titularul său n-a fost decăzut din drepturi.

În spaţiu – nu este indisponibil un semn adoptat anterior ca marcă decât atâta timp cât această marcă est înregistrată pe teritoriul României (ori depusă spre a fi înregistrată şi sub condiţia ca ulterior să fie înregistrată) sau protejată în baza unei convenţii internaţionale cu aplicabilitate pe teritoriul României.

Excepţie – mărcile notorii Din punct de vedere profesional – ceea ce este esenţial în materia mărcilor este

evitarea confuziei, iar nu neapărat noutatea în sine a semnului. De aceea, acelaşi semn poate fi folosit ca marcă în două industrii diferite de către titulari diferiţi.

Se vorbeşte despre regula specialităţii mărcii care permite folosirea simultană a aceleiaşi mărci pentru produse diferite.

Într-o speţă, marca „Chesterfield” a fost înregistrată pentru ţigări şi ciorapi de damă; marca CONTINENTAL pentru anvelope şi hoteluri. Excepţie: mărcile notorii în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c) potrivit căruia „Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: […] c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.”

D. Marca trebuie să fie licită

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. i) – n), ”Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: […] i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; j) mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România; k) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; 408

408 Potrivit art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale: “1) a) Tarile uniunii convin sa refuze sau sa invalideze înregistrarea si sa interzica prin masuri corespunzatoare

149

l) mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;

folosirea, fara autorizatia organelor competente, fie ca marci de fabrica sau de comert, fie ca elemente ale acestor marci, a stemelor, drapelelor si altor embleme de stat ale tarilor uniunii, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garantie adoptate de catre ele, precum si a oricaror imitatii de blazoane. b) Dispozitiile de sub litera a de mai sus se aplica de asemenea stemelor, drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale uniunii, cu exceptia stemelor, drapelelor si altor embleme, initiale sau denumiri care au format deja obiectul unor acorduri internationale în vigoare, menite sa asigure protectia lor. c) Nici o tara a uniunii nu este obligata sa aplice dispozitiile de sub litera b de mai sus în dauna titularilor de drepturi cîstigate cu buna-credinta înainte de intrarea în vigoare, în tara respectiva, a prezentei conventii. Tarile uniunii nu sînt obligate sa aplice aceste dispozitii atunci cînd folosirea sau înregistrarea prevazuta sub litera a de mai sus nu este de natura sa sugereze publicului existenta unei legaturi între organizatia în cauza si stemele, drapelele, emblemele, initialele sau denumirile respective, sau daca aceasta folosire sau înregistrare nu este în mod vadit de natura a însela publicul cu privire la existenta unei legaturi între cel care le foloseste si organizatie. 2) Interzicerea semnelor si a sigiliilor oficiale de control si de garantie se va aplica numai în cazurile cînd marcile în care ele vor fi cuprinse vor fi destinate sa fie folosite pentru marfuri de acelasi fel sau de fel asemanator. 3) a) Pentru aplicarea acestor dispozitii, tarile uniunii convin sa-si comunice reciproc, prin intermediul biroului international, lista emblemelor de stat, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garantie pe care doresc sau vor dori sa le puna, în masura absoluta sau în anumite limite, sub protectia prezentului articol, precum si orice modificari ulterioare ale acestei liste. Fiecare tara a uniunii va pune în timp util la dispozitia publicului listele care i-au fost notificate. Totusi, în ceea ce priveste drapelele statelor, aceasta notificare nu este obligatorie. b) Dispozitiile de sub litera b a alineatului 1 al prezentului articol nu sînt aplicabile decît stemelor, drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale pe care acestea le-au comunicat tarilor uniunii prin intermediul biroului international. 4) Orice tara a uniunii va putea, în termen de 12 luni de la primirea notificarii, sa transmita tarii sau organizatiei internationale interguvernamentale interesate eventualele sale obiectii, prin intermediul biroului international. 5) Pentru drapelele statelor, masurile prevazute la alineatul 1 de mai sus se vor aplica numai marcilor înregistrate dupa 6 noiembrie 1925. 6) Pentru emblemele de stat altele decît drapelele, pentru semnele si sigiliile oficiale ale tarilor uniunii si pentru stemele, drapelele si alte embleme, initialele sau denumirile organizatiilor internationale interguvernamentale, aceste dispozitii nu se vor putea aplica decît marcilor înregistrate dupa mai mult de 2 luni de la primirea notificarii prevazute la alineatul 3 de mai sus. 7) În caz de rea-credinta, tarile vor putea sa radieze chiar si marcile înregistrate înainte de 6 noiembrie 1925 si care comporta embleme de stat, semne si sigilii. 8) Cetatenii fiecarei tari care vor fi autorizati sa foloseasca emblemele de stat, semnele si sigiliile tarii lor vor putea sa le foloseasca chiar atunci cînd exista o similitudine cu cele apartinînd altei tari. 9) Tarile uniunii se obliga sa interzica folosirea neautorizata, în comert, a stemelor de stat ale celorlalte tari ale uniunii, atunci cînd aceasta folosire ar fi de natura sa induca în eroare cu privire la originea produselor. 10) Dispozitiile precedente nu constituie un obstacol pentru exercitarea dreptului pe care îl au tarile de a refuza sau de a invalida, prin aplicarea punctului 3 de la litera 13 a articolului 6 quinquies, marcile care contin, fara autorizatie, steme, drapele si alte embleme de stat, sau semne si sigilii oficiale adoptate de o tara a uniunii, precum si semne distinctive ale organizatiilor internationale interguvernamentale mentionate la alineatul 1 de mai sus.”

150

m) mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; n) mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.”

E. Marca trebuie să nu fie deceptivă (de la „decepţie”)

Conform art. 5 alin. (1) lit. f) - h), „Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: […] f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului; g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine; h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;”.

Regula potrivit căreia marca nu trebuie să fie deceptivă izvorăşte dintr-o

preocupare de protecţie a consumatorilor şi este consecinţa directă a funcţiei de garanţie a calităţii, pe care marca este chemată s-a îndeplinească.

Jurisprudenţa a considerat deceptive mărcile de natură să inducă în eroare pe consumator asupra provenienţei geografice a produsului (de exemplu: „Yankee” – pentru produse ce nu erau din SUA; „Tricosuisse” – pentru produse ce nu proveneau din Elveţia; „Brazil” – pentru cafea ce nu era din Brazilia; „Havane” şi „Cubanitas” – pentru ţigări ce nu erau din Cuba; „American Cola” – pentru răcoritoare ce nu aveau nicio legătură cu America) sau asupra calităţilor produsului (de exemplu: „Menthol” – pentru ţigări care nu conţineau mentol; „Supermint” – pentru un produs ce nu conţinea mentă; „Cobra” – pentru pantofi ce nu erau din piele de şarpe).

IV. Condiţiile de fond ale subiectelor protecţiei Conform definitiei stabilite prin art. 3 lit. a), prin „titular” al unei marci se

intelege „persoana pe numele careia marca este inregistrata in Registrul marcilor si poate fi orice persoana fizica sau juridica de drept public sau de drept privat”.

V. Condiţiile de formă

În dreptul comparat există mai multe sisteme relative la condiţiile de formă în

materie de mărci: a) Sistemul formalist – există o procedură fără de care nu se recunoaşte existenţa

dreptului subiectiv de proprietate industrială. Acesta este un sistem constitutiv de drepturi.

b) Sistemul realist – dreptul exclusiv de exploatare asupra mărcii se naşte ca urmare a folosirii ulterioare a acesteia. De exemplu, în SUA, pentru naşterea dreptului subiectiv de proprietate industrială trebuie să se facă dovada că marca a fost folosită. Scopul constă în aceea că se doreşte să se evite blocarea unor mărci de către anumite persoane doar în scopul stânjenirii concurenţei.

151

c) Sistemul mixt – dreptul asupra mărcii se naşte din folosirea anterioară a acesteia, dar se îngăduie şi un depozit reglementar din care se naşte un singur drept: dreptul la acţiunea în contrafacere (de exemplu, Marea Britanie). România a adoptat sistemul formalist, sistem care conferă, neîndoielnic, anumite

avantaje, pentru că elimină incertitudinile care apar în legătură cu momentul naşterii dreptului exclusiv de exploatare.

În cadrul procedurii înregistrării mărcilor, pot exista 5 etape, dintre care două sunt facultative, iar trei sunt obligatorii.

2 etape facultative: - prima, anterioară – efectuarea cercetării documentare prealabile, etapă

care rezultă doar din enumerarea atribuţiilor OSIM; potrivit art. 97 lit.h) din lege, „În domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:[…] h) efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci;”

- a doua, ulterioară–reînnoirea înregistrării mărcii: „(2) La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. (3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate” (art.30 alin.2 şi 3 din lege).409 ▪ 3 etape obligatorii:

A. Etapa constituirii depozitului reglementar a) Articolul 8 dispune: „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus

primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.” Potrivit art. 10 alin.1, „(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română şi conţinând elementele prevăzute la alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii. (2) Cererea de înregistrare a mărcii conţine următoarele elemente: a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii; b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului; c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută; d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii; e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii. (3) Cererea prezintă menţiuni exprese atunci când marca: a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii; b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;

b) conţine o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.”

Iar conform art. 10 alin. 1, „Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii în condiţiile în care aceasta conţine toate elementele prevăzute la art. 9 alin. (1).”

b) Se pot invoca: (i) prioritatea convenţională (art.10 alin.2 si art. 12) si/sau prioritatea de expoziţie (art.11 si 12).

c) Cererea se depune de către solicitant direct sau prin mandatar cu domiciliul (sediul) în România. B. Etapa controlului condiţiilor de formă şi de fond

409 A se vedea si art. 30 alin. 3 – 6 si art. 31 – 33.

152

a) Articolul 16: „(1) În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii. (2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge. (3) Dacă taxa de înregistrare şi examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14, OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni. (4) În cazul neplăţii taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunţat la înregistrarea mărcii şi cererea se respinge. „

b) Articolul 17: „Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.” c) Articoul 18: „În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula observaţii privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.” d) Articolele 19, 20 si 21: - Art. 19: „ (1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6. (2) Opoziţiile trebuie să fie formulate în scris, motivat şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziţia prezintă OSIM dovada că: a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată; b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziţie. (4) În cazul neplăţii taxelor legale pentru opoziţie, se consideră că aceasta nu a fost făcută.”

- Art. 20: „(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, de îndată, opoziţia formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea mărcii.

(2) În termen de 30 zile de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere. (3) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii: a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia; b) marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de decădere, până la soluţionarea definitivă a cauzei. (4) În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluţionării opoziţiei, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.”

153

- Art. 21: „(1) Opoziţia formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se soluţionează de o comisie din cadrul Serviciului mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziţiei, care este avut în vedere la examinarea pe fond.” e) Articolul 22: „- (1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii prevăzute de lege. (2) Sub condiţia achitării unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare şi de examinare prevăzute de lege, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de înregistrare a mărcii, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia. (3) OSIM examinează: a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) şi j), după caz;410 b) condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), dacă în cerere se invocă o prioritate; c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) şi, dacă este cazul, observaţiile formulate. (4) În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la examinarea pe fond. (5) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) şi (2), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.” f) Articolul 23: „(1) Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, OSIM cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declaraţia se publică odată cu marca înregistrată. (2) În lipsa declaraţiei prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se respinge.” g) Articolul 26 alin. 2 si 3: „(2) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să îşi poată prezenta punctul de vedere ori să îşi retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, la cererea solicitantului şi cu plata taxei prevăzute de lege. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), OSIM va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii ori va lua act de retragerea cererii.” h) Articolul 26 alin. 1: „Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22 şi 24, se constată îndeplinirea condiţiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar OSIM

410 Conform art. 3 lit. h) si j): “h) solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii; […] j) mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea şi calitatea de reprezentant în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM;”

154

eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare şi eliberare.” C. Etapa înregistrării mărcii Articolul 29 „(1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare. (2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege. (3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. (4) Registrul mărcilor este public.”

Articolul 30 alin.1: „Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.”

VI. Drepturile născute în legătură cu mărcile 1. Dreptul exclusiv de exploatare (dreptul subiectiv de proprietate

industrială) Potrivit art. 36 alin. 1 din lege, „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un

drept exclusiv asupra mărcii.” Caractere juridice.

a. drept absolut, opozabil erga omnes; b. drept patrimonial; c. drept transmisibil; d. drept teritorial, dar cu vocaţie la universalitate. Principiul teritorialităţii mărcii înseamnă, sub aspect pozitiv, că marca este

apărată pe întregul teritoriu al ţării în care a fost înregistrată, iar sub aspect negativ, că actele de dobândire şi conservare a dreptului la marcă nu îşi produc efectele decât în ţara pe al cărei teritoriu sunt săvârşite.

Prin mecanismul convenţiilor internaţionale (în special, Aranjamentul de la Madrid din 1891) s-a ajuns ca prin folosirea unei anumite proceduri, înregistrarea internaţională a unei mărci să producă efecte şi pe alte teritorii.

e. drept temporar, dar cu vocaţie la perpetuitate. Acest caracter al dreptului la marcă rezultă din posibilitatea nelimitată de a

reînnoi depozitul mărcii la expirarea fiecărei perioade de protecţie. Conţinutul dreptului subiectiv de proprietate industrială Principalele prerogative care alcătuiesc dreptul la marcă sunt următoarele: a. dreptul exclusiv de a folosi sau exploata semnul ales ca marcă (latura pozitiva); b. dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de către terţi (latura negativa). În acest sens, in art.36 alin.2 si 3 din lege se prevede: „(2) Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;

155

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia. (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate. Mai precizăm şi faptul că dreptul exclusiv de exploatare a mărcii este, ca orice drept, o posibilitate, o prerogativă, o putere conferită titularului, dar, ca şi în materia invenţiilor, titularul are şi obligaţia exercitării acestui drept. Sancţiunea nerespectării acestei obligaţii constă în decăderea titularului din dreptul la marcă, conform art.46. Natura juridică a dreptului exclusiv de exploatare. Aşa cum s-a arătat în partea introductivă a cursului, dreptul exclusiv de proprietate industrială este un drept real, si anume aplicabil unui bun incorporal şi destinat utilizării în industrie. În literatura de specialitate s-a arătat că dreptul la marcă, spre deosebire de dreptul născut din brevetul de invenţie, ar fi un drept relativ, în sensul că titularul său nu-l poate opune decât unui număr limitat de persoane, respectiv concurenţilor săi, adică acelor persoane care desfăşoară o activitate identică sau similară (de exemplu, dacă marca este înregistrată pentru detergenţi, înseamnă că ea poate fi opusă doar acelora care produc şi comercializează detergenţi, nu şi acelora care produc şi comercializează autoturisme). Şi aceşti autori, însă, formulează anumite rezerve în ceea ce priveşte mărcile notorii. Considerăm că existenţa „principiului specialităţii mărcii” nu este incompatibilă cu caracterul absolut al dreptului la marcă, întrucât opozabilitatea acestui drept se extinde virtual şi abstract la oricine ar exercita la un moment dat o activitate identică sau similară titularului mărcii. Altfel spus, există un subiect pasiv nedeterminat, precum în cazul drepturilor absolute.

Limitele dreptului exclusiv de exploatare asupra mărcii. Exista limite generale si limite speciale. Limite generale:temporalitatea şi teritorialitatea, cu nuanţările pe care le-am enunţat deja. Limite speciale:

a. epuizarea dreptului subiectiv de proprietate industrială. Potrivit art. 38, „(1) Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său. (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.”

156

Într-o speţă soluţionată în anul 1979, Tribunalul Rotterdam a decis că procedează ilegal un cumpărător care aplica marca pe un ambalaj nou, confecţionat fără ştirea titularului mărcii.

b. exercitarea de către un terţ în cadrul activităţilor sale comerciale a unor acte menite să asigure protecţia consumatorilor.

Potrivit art.39 din lege, „Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului; b) indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora; c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile, cu condiţia ca folosirea elementelor prevăzute la lit. a)-c) să fie conformă practicilor loiale.”

2. Dreptul provizoriu de exploatare exclusivă a mărcii

Potrivit art. 37 din lege, „(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia. (2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii. (3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.” Iar potrivit art. 90 alin. 5 din lege, „Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu constituie infracţiuni [de contrafacere] dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.”

3. Dreptul de prioritate

Potrivit art. 8 din lege, „Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.”

Dreptul de prioritate este dreptul celui care cel dintâi a efectuat depozitul unei cereri de înregistrare a unui anumit semn ca marcă, de a fi recunoscut ca titular al mărcii.

4. Dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului subiectiv

de proprietate industrială asupra mărcii Potrivit art. 90, „- (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte: a) contrafacerea unei mărci; b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate; c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.

157

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de un grup infracţional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranţa ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn: a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. (4) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.”

Iar art. 85 dispune că „Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”

Titularul certificatului de înregistrare poate decide să nu recurgă la calea procesului penal (în cadrul căruia să se constituie parte civilă), ci, întemeiat pe dispoziţiile art. 1357 şi urm. din noul C0d civil, să pretindă despăgubiri printr-o acţiune civilă.

I. Transmisiunea drepturilor asupra mărcilor

1.Aspecte introductive 1.1. Obiectul studiului. - Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a

calităţii produselor, de organizare a concurenţei pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia contemporană. Consecutiv, a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca marca să poată fi transmisă de la un subiect de drept la altul.

Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele/ modelele industriale, topografiile circuitelor integrate), marca - cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere nici unui drept personal nepatrimonial, ci numai unor drepturi patrimoniale. Cum drepturile patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.

În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca: dreptul de prioritate,411 dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,412 dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii,413 dreptul exclusiv de

411 Art. 8 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede că: ”Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a dispus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii” 412 Art. 9-12 din Legea nr. 84/1998.

158

exploatare a mărcii414 şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.415

Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un “drept asupra mărcii”, ci este un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă, dreptul la despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea creanţelor416. Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.

Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare a mărcii417, se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.418

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.

În fine, dreptul provizoriu exclusiv de exploatare a mărcii este accesoriu dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare şi, deci nu poate fi transmis decât împreună cu acesta. Ca şi dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă are caracter esenţialmente temporar, fiind recunoscut doar până la data şi sub condiţia rezolutorie a eliberării certificatului de înregistrare. Totuşi, spre deosebire de dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, dreptul provizoriu de exploatare exclusivă nu se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar, ci la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. În orice caz, dreptul provizoriu de exploatare are acelaşi conţinut cu dreptul de exploatare exclusivă a mărcii conferit de certificatul de înregistrare, astfel încât transmiterea sa va produce, mutatis mutandis, efecte similare cu ale transmiterii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

În cele ce urmează, vom examina problemele care se pun în legătură cu transmiterea, în tot sau în parte, a dreptului exclusiv de exploatare a mărcii. 413 Art. 37 din Legea nr. 84/1998. 414 Art. 36 din Legea nr. 84/1998. 415 Art. 92 coroborat cu art. 90 din Legea nr. 84/1998. 416 Art. 1566-1592 C. civ.. 417 Dreptul de prioritate al titularului mărcii este posibilitatea sa juridică de a se opune înregistrării ulterioare de către o altă persoană a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. Deşi se naşte la data constituirii depozitului naţional reglementar al mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (în continuare, OSIM), dreptul de prioritate se consolidează numai prin eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii. Certificatul de înregistrare conferă dreptul exclusiv de exploatare a mărcii pentru o perioadă de 10 ani, cu începere de la aceeaşi dată a constituirii depozitului naţional reglementar. Dreptul de prioritate apare astfel ca un mijloc de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii în raport cu orice terţ care ar pretinde ulterior înregistrarea unei mărci identice sau similare. 418 Pentru un raţionament similar în materia invenţiilor, a se vedea A. Petrescu, L. Mihai, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1987, p. 140-141 şi 187-188.

159

Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, «Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licenţă sau pe cale succesorală» Din acest text rezultă că există două forme principale de transmitere a drepturilor asupra mărcii, respectiv contractul de cesiune şi contractul de licenţă.

1.2. Scurt istoric cu privire la transmiterea mărcilor. - Deoarece din punct de vedere cronologic, prima funcţie ce i s-a atribuit mărcii de către reglementările moderne a fost aceea de identificare a originii comerciale a produsului, s-a considerat multă vreme că marca trebuie să fie inseparabilă de această origine comercială, astfel încât ea nu putea fi înstrăinată decât împreună cu fondul de comerţ sau cu întregul patrimoniu al comerciantului, ori cel puţin cu o fracţiune a acestui patrimoniu (principiul conexităţii mărcii).

Restricţia a fost menţinută şi după ce a devenit dominantă funcţia mărcii de garanţie a calităţii. Se susţinea că, dacă s-ar admite transmisibilitatea mărcii, de vreme ce întreprinderea dobânditoare produce întotdeauna bunuri de o altă calitate decât întreprinderea transmiţătoare, publicul va fi prejudiciat considerând în mod eronat că produsele cărora marca li se aplică au aceeaşi calitate. Această concepţie restrictivă cu privire la transmisibilitatea dreptului la marcă s-a dovedit a fi ineficientă şi chiar nocivă în raport cu scopul său declarat, protecţia consumatorilor şi evitarea confuziei. Ineficientă, întrucât putea fi eludată prin renunţarea expresă la marcă a titularului « cedent » (în schimbul unui preţ) urmata de un nou depozit al aceleiaşi mărci pe numele « cesionarului » (care a plătit respectivul preţ). Nocivă, deoarece în intervalul de timp creat între renunţare şi noul depozit, terţii de rea-credinţă ar putea înregistra marca pe numele lor fără a suporta nici un cost, fără a putea fi urmăriţi de cesionar sau de cedent şi fără ca funcţia de identificare a originii produsului şi de garanţie a calităţii să fie îndeplinită. Dimpotrivă, creştea astfel riscul de inducere în eroare a consumatorului de către acest terţ, veritabil uzurpator al mărcii.419

Pentru a evita consecinţele negative ale acestor practici, în urma creşterii valorii mărcii în cadrul fondului de comerţ şi pentru a răspunde necesităţii de ordin economic de a fluidiza circulaţia sa juridică, mai multe legislaţii au adoptat, sub influenţa doctrinei, principiul liberei cesiuni a mărcii.420 În România, în mod tradiţional, legislaţia din domeniul mărcilor a consacrat principiul transmisibilităţii mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. Astfel, art. 5 alin. 1, teza a doua din Legea asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ din 15 aprilie 1879 prevedea că “Marca de fabrică este însă transmisibilă”. În temeiul acestui text, în doctrină şi jurisprudenţă s-a decis în mod constant că “din moment ce nu există prohibiţiune din partea legiuitorului, marca poate fi transmisă independent de întreprinderea care o foloseşte, cu condiţiunea însă ca să nu cuprindă nici o indicaţiune care ar putea să inducă în eroare pe cumpărător asupra originii produsului.”421

419 A se vedea A. Chavanne, J.-J. Bust, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, 1998, p.652. 420 Pentru detalii asupra evoluţiei concepţiilor în legătură cu transmisibilitatea mărcii, a se vedea Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 153-158. 421 F. Porescu, V. Longhin, P. Demetrescu, Legea mărcilor de fabrică şi de comerţ. Convenţiile diplomatice şi internaţionale. Comentar şi jurisprudenţă, Editura Eminescu S. A., p. 45-46.

160

Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu consacra în mod implicit - dar neîndoielnic - cedarea mărcii, separat de fondul de comerţ sau de întreprinderea ale cărei produse, lucrări sau servicii le individualiza.422

Urmând această linie tradiţională, actuala lege a mărcilor a consacrat în mod expres principiul transmisibilităţii mărcii, independent de fondul de comerţ din care face parte. Astfel, art. 40 alin. 1, teza I prevede că « Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, indiferent de transmiterea fondului de comerţ în care aceasta este încorporată » (s. n.).

A. CESIUNEA DE MARCĂ 1. Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară) 2.1. Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a mărcii.

Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii.

2.2. Clasificare 2.2.1. După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul

este transmis în întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte). Teoretic, în materia mărcilor, ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere

teritorial şi cesiuni parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă. Deşi literatura de specialitate nu s-a concentrat asupra acestor aspecte, considerăm că reprezintă o cesiune parţială de marcă şi cesiunea unei cote părţi din dreptul asupra mărcii, precum şi cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. În cele ce urmează vom examina aceste varietăţi de cesiune parţială.

a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 41 alin. 2, teza finală, « cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă ». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur judeţ sau al unei singure regiuni istorice.

Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general. Temeiul de drept aplicabil este art. 41 alin. 2, coroborat cu art. 1250 si art. 1253 C. civ. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.

b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea parţială din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. 423 Astfel, art.

422 Pentru amănunte, a se vedea E. Holban, S. Marinescu, Legea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu. Texte comentate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 202-204; Y. Eminescu, op. cit., p. 154. 423 Avem în vedere situaţia în care o marcă a fost

161

41 alin. 2 teza I prevede că « transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea »

Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun însă o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la care se referă. Astfel, potrivit art. 41 alin. 4, « Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului de transmitere. »

Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi totală a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în eroare, OSIM). De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa de judecată din oficiu.

Reţinem însă că sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind mărci identice sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul încheierii contractului. 424 Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja folosită la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular (cedentul), dar care a fost folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este valabil contractul prin care titularul a două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi clase de produse, dar care nu au fost folosite cedează numai una dintre aceste mărci, pe care cesionarul urmează, evident, să o folosească.

În toate aceste ipoteze însă, titularul mărcii înregistrate, dar care nu a fost folosită până la momentul încheierii contractului de cesiune, poate începe folosirea mărcii ulterior acestui moment, fără ca titularul mărcii identice sau similare să fie obligat să înceteze folosirea acesteia. În aceste situaţii, ca urmare a încheierii contractului de cesiune, se creează condiţiile ca mărci identice sau similare să poată fi folosite concomitent, pe înregistrată pentru mai multe clase de produse sau servicii (de exemplu, pentru clasa 3 – detergenţi, respectiv pentru clasa 32 – sucuri de fructe) şi se cesionează numai dreptul de folosire exclusivă a mărcii cu privire la o parte din aceste clase de produse sau servicii (de exemplu, doar pentru clasa 3 – detergenţi). Titularul mărcii înregistrate pentru cele două clase poate de asemenea să cedeze marca pentru clasa 32 unui cesionar, iar pentru clasa 3 unui alt cesionar. În acest caz, contractul se analizează ca o dublă cesiune parţială. 424 O altă interpretare a art. 41 alin. 4 ar contraveni nu numai principiului potrivit căruia normele sancţionatorii, inclusiv acelea care instituie nulităţi, sunt de strictă interpretare (art. 10 C. civ.), dar ar lipsi de orice aplicabilitate art. 6 alin. (6) . S-ar încălca astfel şi regula de interpretare potrivit cu care norma juridică trebuie interpretată în sensul în care să se aplice, iar nu în sensul înlăturării aplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat). Pentru corelaţia dintre art. 41 alin. 4 şi art. 6 alin. (6), a se vedea infra, nr. 4.2.

162

aceeaşi piaţă, pentru produse identice sau similare de către doi titulari diferiţi. Această împrejurare este de natură să producă o confuzie gravă în rândurile consumatorilor, mai ales atunci când produsele celor doi titulari sunt de calitate diferită. De aceea, pentru a respecta în totalitate spriritul reglementărilor moderne din materia mărcilor, care urmăresc în primul rând protecţia consumatorilor, considerăm că, de lege ferenda, se impune ca art. 41 alin. (4) să fie modificat prin înlocuirea termenului “folosite” cu termenul “înregistrate”.

Pe de altă parte, observăm că în actualul stadiu al legislaţiei, posibilitatea ca, în urma cesiunii, doi titulari diferiţi să folosească mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare este prejudiciabilă chiar pentru interesele comerciale ale părţilor contractante. Spre exemplu, în ipoteza în care unul dintre titularii mărcilor similare promovează mai bine produsele sale (reclamă, publicitate, nivel calitativ mai ridicat etc), el suportă costuri care îi vor profita şi titularului celeilalte mărci similare.

De aceea, este recomandabil ca obiectul contractului de cesiune să îl constituie toate mărcile identice sau similare pentru produse identice sau similare ale cedentului, chiar dacă acesta nu le-a folosit pe toate până la data încheierii contractului. Dacă acest lucru nu este posibil, cesionarul ar trebui să insiste pentru introducerea în contract a unei clauze prin care cedentul să se oblige să nu folosească în viitor mărcile similare reţinute. Această prevedere ar trebui însoţită şi de introducerea unei clauze penale prin care să se evalueze anticipat despăgubirile care urmează a fi primite de cesionar în cazul încălcării de către cedent a acestei obligaţii. În acest mod sunt protejate în mod corespunzător atât interesele consumatorilor, cât şi acelea ale părţilor contractante înseşi.

c) Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii. – Considerăm că ne aflăm în ipoteza unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:

1. Marca a fost înregistrată pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelei mărci. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra mărcii. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la marcă alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2. Titularul exclusiv al unei mărci cedează o cotă-parte din dreptul asupra mărcii. În această ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceleiaşi mărci.

În legătură cu cea de a doua situaţie, se poate ridica o problemă specială în

legătură cu validitatea unui contract de cesiune a unei cote părţi din dreptul asupra unei mărci folosite anterior de către un singur titular. Pornind de la art. 41 alin. 4, s-ar putea considera că dacă titularul unor mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare le poate ceda numai în totalitate către un singur cesionar, a fortiori titularul unei singure mărci nu poate ceda o cotă parte din dreptul său asupra acelei mărci, rezervând pentru sine o altă cotă parte ori înstrăinând-o unui alt cesionar. De vreme ce interesul de a evita riscul de confuzie în rândul consumatorilor impune interzicerea cesiunii separate a unor mărci similare, acelaşi interes ar justifica şi nulitatea cesiunii separate a unor cote părţi din dreptul asupra aceleiaşi mărci.

Considerăm că din ansamblul prevederilor legale rezultă concluzia contrară. Pe de o parte, nu există o diferenţă esenţială între cotitularitatea care rezultă

dintr-o cesiune a unei cote-părţi din dreptul la marcă şi cotitularitatea care decurge din înregistrarea concomitentă a mărcii pe numele mai multor titulari. Or, posibilitatea unei asemenea înregistrări este consacrată în mod expres prin

163

dispoziţiile art. 13 alin. 1: “Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană ...”

Pe de altă parte, evitarea confuziei între producătorii care acţionează pe aceeaşi piaţă în rândurile consumatorilor se poate asigura nu numai prin normele care guvernează validitatea contractelor de cesiune parţială, ci şi prin aplicarea în mod adecvat a regimului juridic al coproprietăţii asupra mărcii, astfel cum vom arăta în continuare.

În toate cazurile cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra mărcii potrivit regimului de drept comun al coproprietăţii.425 În materia mărcilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

• Actele de conservare (spre exemplu, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii – conform 30 alin. 2 - , folosirea mărcii în vederea evitării riscului de decădere din dreptul la marcă – conform art. 46 lit. a) şi b) - , introducerea unei acţiuni în contrafacere,426 intentarea unei acţiuni în anularea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare427 – conform art. 47 - etc) pot fi efectuate/încheiate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesară aplicarea regulii unanimităţii (art. 640 C. Civ.);

• Actele de administrare (spre exemplu, folosirea normală a mărcii în propria întreprindere, contractul de licenţă neexclusivă pe durata mai mica de trei ani - cu excepţia situaţiei în care contractul se încheie pentru a evita decăderea din dreptul asupra mărcii -428, acţiunea contractuală pentru obligarea beneficiarului licenţei la

425 Art. 634-645 C. civ. 426 Acţiunea în contrafacere este un mijloc specific de apărare a dreptului exclusiv asupra mărcii. Prin intermediul acestei acţiuni, titularul dreptului asupra mărcii urmăreşte, în principal, obligarea teţului pârât să înceteze actele de folosire a unei mărci identice sau similare, săvârşite fără consimţământul titularului. Prin urmare, temeiul acţiunii în contrafacere este că pârâtul nu poate folosi marca fără consimţământul reclamantului. Or, acest temei este pe deplin valabil chiar dacă reclamantul deţine numai o cotă-parte din dreptul la marcă, iar nu totalitatea acestui drept. De aceea apreciem că acţiunea în contrafacere va putea fi introdusă de oricare dintre cotitulari singur, chiar dacă pe calea acestei acţiuni el nu va putea cere despăgubiri civile decât pentru prejudiciul pe care l-a suferit personal, iar nu pentru ansamblul prejudiciului decurgând din încălcarea dreptului exclusiv de exploatare pe care îl deţine împreună cu ceilalalţi cotitulari. 427 Această acţiune poate fi introdusă de orice persoană interesată şi reprezintă un act de conservare a dreptului la marcă întrucât introducerea sa permite înlăturarea unui drept concurent şi întrerupe termenul de prescripţie de cinci ani aplicabil, de regulă, unei asemenea acţiuni. 428 Considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz. a) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare

atunci când prin încheierea sa se urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un

164

plata redevenţelor datorate etc) pot fi realizate numai cu acordul cotitularilor care deţin majoritatea cotelor părţi (art. 641 C. Civ.). Sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de cotitularii care nu au consimţit la actul de administrare, el nu trebuie să împiedice exercitarea de către acesti cotitulari a dreptului exclusiv asupra marcii. Spre exemplu, produsele sau serviciile cărora urmează să le fie aplicată marca nu trebuie să fie de natură să antreneze decăderea din dreptul la marcă pe motivul că aceasta ar fi devenit deceptivă – art. 46 lit. c);

• Actele de dispoziţie (spre exemplu, renunţarea la dreptul asupra mărcii, contractul de cesiune,429 contractul de licenţă exclusivă, constituirea unui drept real asupra

terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 46 alin. 1 lit. a).

b) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul în care un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin inopozabilitatea contractului faţă de cotitularii vizaţi.

c) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, încheierea unui contract de licenţă exclusivă de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.

429 Avem în vedere cesiunea dreptului asupra mărcii, în ansamblul său. Dimpotrivă, cotitularul poate înstrăina cota parte din drept pe care o deţine, fără consimţământul celorlalţi cotitulari, întrucât asupra acestei cote el are un drept de proprietate exclusiv. În ipoteza în care unul dintre cotitulari renunţă la dreptul la marcă potrivit art. 45 din lege, apreciem că ceilalţi cotitulari vor avea un “drept de adăugire”, cota renunţătorului fiind distribuită între aceştia în proporţie cu cota pe care ei o deţineau anterior renunţării. În consecinţă, după părerea noastră, nu este necesar ca renunţarea la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari să fie notificată beneficiarului licenţei, întrucât în dreptul comun (art. 45 alin. 3) această notificare are rolul de a-l avertiza pe beneficiarul licenţei în legătură cu potenţiala stingere a dreptului exclusiv asupra mărcii şi să îi permită ca, în cel mai scurt timp după renunţare, să poată înregistra marca pe numele său. Or, nici una dintre aceste raţiuni nu se regăseşte în cazul

165

mărcii, orice act cu titlu gratuit cu privire la marcă etc) sunt supuse regulii unanimităţii (art. 641 alin. (4) C. Civ.).

În ipoteza în care unul dintre cotitulari înstrăinează în totalitate dreptul asupra mărcii, atunci acest contract va fi inopozabil cotitularilor care nu au consimțit la act. Actul va fi însa valabil iar în temeiul sau cedentul va fi obligat sa transmită cesionarului întregul drept asupra mărcii (art. 1683 alin. (5). In cazul în care obligația nu este executata de către cedent, cesionarul îl poate obliga la reducerea prețului și daune-interese, iar dacă demonstrează ca nu ar fi contractat dacă ar fi știut ca nu obține întregul drept exclusiv, el poate cere chiar rezoluțiunea contractului de cesiune.

d) Cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. – Se pune întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de marcă, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv asupra mărcii pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a certificatului de înregistrare. De exemplu, certificatul de înregistrare mai este valabil pentru o perioadă de 7 ani iar dreptul asupra mărcii este transmis pentru o perioadă de 5 ani.

În opinia noastră, principiul libertăţii convenţiilor impune un răspuns pozitiv la această întrebare. Deşi are efectul unei cesiuni parţiale, această operaţiune juridică poate fi concepută ca o dublă cesiune totală a dreptului la marcă. Prima cesiune totală, pură şi simplă, operează la momentul încheierii contractului şi are drept efect transferul dreptului asupra mărcii de la cedent către cesionar. A doua cesiune totală este afectată de modalitatea termenului şi presupune transferul dreptului asupra mărcii în sens invers, de la cesionar la cedent, la data la care expiră perioada pentru care cesiunea a fost consimţită.

Operaţiunea pe care o analizăm nu poate fi considerată ca o vânzare cu pact de răscumpărare. Aceasta pentru că cedentul nu este obligat la plata vreunui preţ pentru retransmiterea în patrimoniului său a dreptului asupra mărcii, la momentul împlinirii termenului pentru care cesiunea a fost consimţită. Singurul preţ care se datorează în temeiul contractului de cesiune a dreptului la marcă pentru o perioadă determinată se plăteşte de către cesionar în schimbul dobândirii dreptului exclusiv de exploatare a mărcii pentru un termen determinat

Pe baza acestui raţionament considerăm că este admisibilă şi cesiunea dreptului asupra mărcii până la expirarea certificatului de înregistrare, dar fără posibilitatea pentru cesionar de a îndeplini procedura prevăzută de lege (art. 30-33) pentru reînnoirea înregistrării mărcii. În acest caz, dreptul la reînnoirea înregistrării mărcii revine cedentului.

De asemenea, este posibilă transmiterea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă mai lungă decât durata iniţială de valabilitate a certificatului de înregistrare (de exemplu, pentru o perioadă de 15 ani). În acest caz, cesionarului îi revine obligaţia contractuală de a efectua formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

De altfel, în toate cazurile, cesionarul va fi obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a conserva dreptul la marcă până la expirarea duratei cesiunii (de exemplu, să împiedice decăderea, să introducă acţiunea în anularea înregistrării unei mărci identice sau similare ulterior înregistrate, să plătească taxele necesare

renunţării la dreptul asupra mărcii de către unul dintre cotitulari, întrucât aceasta nu are drept efect stingerea dreptului asupra mărcii, ci numai stingerea dreptului asupra cotei-părţi deţinute de cotitularul în cauză.

166

reînnoirii să refuze autorizarea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare în condiţiile art. 6(6) etc).

În lipsa unei clauze contractuale contrare,430 cesionarul poate transmite la rândul său dreptul asupra mărcii pentru o perioadă cel mult egală cu aceea pentru care el însuşi a dobândit acest drept. Daca nu a fost liberat de cedent potrivit regulilor preluării de datorie sau cesiunii de contract, cesionarul inițial rămâne obligat fata de cedent pentru decăderea din dreptul asupra mărcii sau pentru tolerarea folosirii unei mărci posterior înregistrate.

Pentru opozabilitatea contractului de cesiune de marcă încheiată pentru o perioadă determinată de timp, este suficientă o singură înscriere a contractului la OSIM. Astfel, în urma acestei înscrieri, devine opozabilă terţilor atât cesiunea de la cedent la cesionar, cât şi cesiunea inversă, de la cesionar la cedent, care va opera la împlinirea termenului în mod automat, în temeiul înţelegerii iniţiale, a cărei publicitate este, prin ipoteză, asigurată prin prima înscriere.

2.2.2. După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, in funcţie de natura contraprestaţiei, o sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau accesorie.

Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. După cum am arătat,431 legea permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De asemenea, conform art. 41 alin. 3, « În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă ».

Teza finală a art. 41 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului, adică atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o universalitate de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului măcii) . Cu toate acestea, în opinia nostră, textul nu înlătură posibilitatea ca, în lipsa unei prevederi contrare, transmiterea mărcii să opereze automat prin efectul cesiunii fondului de comerţ căruia îi este ataşată.432 Considerăm că, dacă părţile nu au

430 Prin contract, cedentul va putea interzice cesionarului concedarea unor licenţe. În cazul în care cesionarul încalcă această obligaţie contractuală şi încheie un contract de licenţă, această licenţă nu va putea fi opusă cedentului, întrucât interdicţia de a licenţia a devenit opozabilă beneficiarului licenţei din momentul înscrierii contractului de cesiune la OSIM. 431 A se vedea supra, punctul 1.2. 432 Avem în vedere ipoteza cea mai frecvent întâlnită în practică, ipoteză în care marca este folosită ca semn distinctiv al unei activităţi comerciale. Cu toate acestea, marca poate fi înregistrată şi folosită ca semn distinctiv şi de unele subiecte

167

dispus altfel, marca va fi considerată un element intrinsec fondului de comerţ transmis, astfel încât transmiterea fondului de comerţ va atrage după sine şi transmiterea dreptului la marcă.433 Ne aflăm în cazul unei cesiuni de marcă accesorii.434

Voinţa contrară a părţilor poate fi expresă, atunci când părţile au exclus în mod explicit marca din rândul elementelor fondului de comerţ transmise, sau implicită, atunci când, spre exemplu, fără a preciza că se transmite fondul de comerţ în totalitatea lui, părţile au enumerat limitativ elementele fondului de comerţ transmise şi nu au inclus în enumerare şi dreptul la marcă.435

2.3. Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi 2.3.1.Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 41 alin. 1

teza finală, « Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub de drept care nu desfăşoară activităţi comerciale (asociaţii, fundaţii, partide politice, ministere etc). De aceea, considerăm că este criticabilă formularea art. 36 alin. 2, care pare a restrânge exclusivitatea de care beneficiază titularul dreptului asupra mărcii doar la domeniul activităţii comerciale: “ Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului ...” 433 “În virtutea principiului că accesoriul urmează soarta principalului, cesiunea unui fond de comerţ atrage de la sine şi pe aceea a mărcilor care intră în compunerea lui, cu excepţia cazului când părţile au stipulat contrariul. Faptul că în contractul de cesiune nu s-a spus nimic despre marca ce făcea parte din fondul de comerţ cedat, nu poate fi interpretat decât în sensul unei cesiuni totale, mai ales când în contract se prevede obligaţia pentru cedent de a nu face nici o concureţă cesionarilor, în orice loc s-ar afla.” (Curtea din Bourges, decizia din 5 februarie 1935, în Annales de la propriété industrielle, 1936, p. 291, apud B. Scondăcescu, D. Popovici, Mărcile de fabrică şi de comerţ, Bucureşti, 1938, p. 73, speţa nr. 11). “O marcă exploatată numai în interesul unui fond de comerţ constituie un element al acestuia. Donaţia fondului de comerţ cuprinde şi donaţia mărcii, care formează unul dintre elementele sale, când din împrejurările cauzei rezultă că părţile nu au înţeles să separe marca de fabrică de întreprinderea de care este legată, concluzie justificată chiar dacă actul de donaţie nu cuprinde nici o menţiune cu privire la marcă.” (Curtea de Apel din Paris, decizia din 1 iunie 1965, în Révue internationale de propriété industrielle et artistique, nr. 61/octombrie 1965, p. 201 şi urm., apud E. Holban, S. Marinescu, op. cit., p. 212, speţa nr. II). 434 A se vedea, în acelaşi sens, A. Chavanne, J. J. Burst, op. cit., p. 653. 435 Avem în vedere situaţia în care părţile au dispus “se transmite fondul de comerţ aparţinând cedentului, compus din următoarele elemente:...” , după care urmează o enumerare limitativă în care nu figurează şi dreptul la marcă, deşi acesta a făcut parte din fondul de comerţ al cedentului până la data transmisiunii. Într-un asemenea caz, dreptul la marcă va rămâne în patrimoniul cedentului.

168

sancţiunea nulităţii. » Rezultă că legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem, consimţământul trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe înscris. În situaţia în care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată de asemenea în formă scrisă şi semnată de mandant (art. 2013 alin. (2) C. Civ.).436

Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.

Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevazută pentru categoriile de transmisiuni respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul Civil pentru acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad validitatem (art. 1011 C. civ.). Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate, sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.437 În toate cazurile, întrucât dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el trebuie nu numai menționat, ci și evaluat printr-un înscris, care poate fi și sub semnătura privata. Absenta evaluării atrage nulitatea absoluta a donației, conform art. 1011 alin. (3) C. Civ.

In ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

2.3.2. Potrivit art. 42 alin. 3, «La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă terţilor de la data publicării acesteia. »

Această regulă de opozabilitate se aplică şi în cazul în care marca este transmisă în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei fracţiuni din patrimoniu. În acest caz, în ipoteza în care contractul s-a încheiat valabil prin simplul acord de voinţă (solo consensu), el va da naştere – printre altele - şi unei obligaţii de a face, adică de a întocmi un înscris referitor la cesiunea de marcă, pe baza căruia urmează să se îndeplinească formalităţile de înscriere a cesiunii pentru opozabilitate faţă de terţi.

În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, cesionarul se va putea adresa instanţei judecătoreşti (respectiv Tribunalului, potrivit art. 2 pct. 1, lit. e) C. proc. civ.), cu acţiune în constatare, întemeiată pe art. 111 C. proc. civ. Prin această acţiune, cesionarul va solicita să se constate existenţa în patrimoniul său a dreptului asupra mărcii, cu începere de de la data încheierii valabile a actului prin care s-a transmis marca (spre exemplu, contractul de cesiune a fondului de comerţ). În cadrul acestui

436 Procura (sau mandatul, dacă este cazul) formează un tot indivizibil cu actul în vederea încheierii căruia a fost dată. Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 313, precum şi autorii citaţi la nota de subsol nr. 7. 437 A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 140-148.

169

litigiu, cesionarul va putea proba încheierea valabilă a contractului cu orice mijloc de probă (art. 46 C. Com., ramas in vigoare pana la intrarea in vigoare a unui nou cod de procedura civila). Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile, cesionarul va putea solicita îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate la OSIM.

2.3.3. Potrivit art. 42. alin. (1) si (2) din lege, „ Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoţită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii. OSIM refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă rezultă în mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, în afară de situația în care beneficiarul transmiterii acceptă să limiteze transmiterea mărcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este înșelătoare.” Se are în vedere ipoteza în care, aplicata la produsele cesionarului, marca ar deveni deceptiva pentru public.

De asemenea, potrivit art. 40 alin. (3) „Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătorești cu privire la acestea.” Consideram ca soluția legiuitorului este profund criticabila întrucât ea împiedică opozabilitatea fata de terți a unor acte care pot fi încheiate valabil de titularul mărcii pe perioada unui litigiu prin care dreptul sau este contestat netemeinic.

2.3.4. De la data înscrierii, cesiunea devine opozabilă terților care nu au cunoscut-o pe altă cale (art. 22 C. Civ.). Terți în această materie sunt cesionarii subsecvenți, beneficiarii unei licențe asupra mărcii transmise, și ai oricăror alte drepturi privind aceasta marca. In schimb, terții care săvârșesc acte de contrafacere nu pot invoca lipsa opozabilității, întrucât formalitățile de publicitate sunt menite sa protejeze numai interesele legitime ale terților fata de actul juridic. Or în măsura în care exploatează fără drept un semn ce trezește confuzia cu o marca înregistrată, terțul se afla în culpa chiar dacă nu cunoaște cine este titularul actual al mărcii, astfel încât interesul său de a nu răspunde fata de acest titular pentru exploatarea ilegală a semnului nu poate fi considerat legitim.

Sunt ipoteze în practică în care, deşi contractul de cesiune este valabil încheiat şi nu există nici un impediment pentru efectuarea înscrierii la OSIM, cesionarul să aibă interesul economic de a amâna înscrierea mărcii. Avem în vedere, de exemplu, situaţia în care cesionarul urmăreşte să se lanseze într-un nou domeniu de activitate prin achiziţionarea acţiunilor sau a părţilor sociale ale unei societăţi atractive care însă nu deţine şi un portofoliu de mărci de succes. În acest caz, cesionarul va încerca sa păstreze caracterul confidenţial al contractului de cesiune a unei mărci de succes în domeniul vizat pentru a nu dezvălui intenţiile sale de extindere pe o nouă piaţă de produse sau servicii. 2.4. Efectele contractului de cesiune de marcă

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele cesiunii bunurilor necorporale.

Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

2.4.1. Obligaţiile cedentului

170

Cedentul are următoarele obligaţii: - obligaţia de a transfera dreptul asupra marcii; - obligatia de predare; - obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

2.4.1.1. Obligatia de a transfera dreptul exclusiv asupra mărcii

Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art. 1674 C. civ.), transferul dreptului asupra mărcii operează automat între părti, prin efectul încheierii valabile a contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să supună transferul dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul translativ de drepturi al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii acestui contract.

Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect se ridică următoarele probleme:

a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite anterior cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz, contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului civil) (art. 1578 C.civ.).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.

b) Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz, ]n lumina evolutiilor textelor privind opozabilitatea licentei precum si a jurisprudentei recente, opinam ca si în absenţa formalităţilor necesare pentru opozabilitatea cesiunii, cesionarul va putea introduce actiunea in contrafacere intrucat interesul tertului nefiind legitim el nu poate invoca absenta formalitatilor de publicitate. In orice caz, dacă, în urma intentării acţiunii împotriva terţului culpabil de acte de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite după încheierea contractului de cesiune, dar înainte de înscrierea acestuia la OSIM, cedentul a obţinut despăgubiri, considerăm că, în lipsa unei prevederi contractuale contrare, cesionarul este îndreptăţit să solicite de la cedent restituirea acestor despăgubiri.

171

Temeiul cererii de restituire astfel formulată îl reprezintă contractul de cesiune care, între părţi, este valabil şi opozabil încă din momentul încheierii sale în condiţiile legii. Cu alte cuvinte, marca s-a transmis din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarului la momentul încheierii contractului de cesiune, astfel încât atingerile aduse de terţ dreptului la marcă reprezintă - din perspectiva părţilor - o pierdere patrimonială a cesionarului. În consecinţă, în raporturile cu cesionarul, cedentul ar păstra fără drept despăgubirile primite pentru această atingere.

c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

2.4.1.2. Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în

obligaţia de a remite certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de predare să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip (spre exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său), precum şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca dobândită.

2.4.1.3. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

a) Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a nu mai folosi marca cedată. Chiar dacă această obligaţie este contractuală, atunci când cedentul exploatează marca ulterior încheierii contractului de cesiune, la alegerea cesionarului, răspunderea cedentului va putea fi angajată atât pe tărâm contractual, cât şi pe tărâm delictual (pentru săvârşirea delictului civil de contrafacere). După cum se ştie, cea mai importantă excepţie de la principiul nedmiterii opţiunii între cele două tipuri de răspundere este aceea că opţiunea este permisă în cazul în care neexecutarea contractului constituie, în acelaşi timp, şi o infracţiune.438 Or, potrivit art. 90 folosirea fără drept a unei mărci în prejudiciul titularului acelei mărci reprezintă infracţiunea de contrafacere, astfel încât opţiunea între cele două forme de răspundere este permisă.

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil. Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil. În plus, atunci când cesionarul a încheiat un contract de licenţă de marcă, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în procesul având ca obiect acţiunea în contrafacere intentată de către cesionar, solicitând repararea de către cedent a prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii (art. 44 alin. 3). O asemenea posibilitate nu ar fi existat dacă cesionarul ar fi fost obligat să intenteze o acţiune în garanţie pentru evicţiune, care este de natură contractuală.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate

438 A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 132.

172

mare de produse care poartă marca ce formează obiectul cesiunii. În ipoteza în care cedentul doreşte să valorifice ulterior produsele aflate în stoc, cu prilejul încheierii contractului el este obligat să-l informeze pe cesionar în legătură cu această stare de fapt. Părţile pot conveni o soluţie reciproc avantajoasă, cum ar fi: preluarea şi valorificarea produselor de către cesionar ori acordarea unei termen rezonabil cedentului pentru lichidarea stocului de produse, chiar după data încheierii contractului ş.a.m.d. Cedentul este pe deplin interesat să rezolve această problemă cu ocazia încheierii contractului de cesiune, deoarece în ipoteza în care situaţia stocurilor nu va fi reglementată, el nu va mai putea comercializa, sub marca cedată, produsele aflate în stoc.

Un alt caz de garanţie pentru evicţiunea decurgând din fapta proprie este acela în care, anterior înscrierii contractului de cesiune, cedentul încheie cu un terţ un nou contract având ca obiect acelaşi drept asupra mărcii. Dacă terţul înscrie primul contractul prin care a dobândit marca, el va fi preferat cesionarului care nu şi-a înscris cesiunea. Acesta din urmă se va putea întoarce împotriva cedentului cu o acţiune în garanţie contra evicţiunii.

b2) Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă

obligaţia cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care determină răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului pentru evicţiune.

A. Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune: i)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit

această marcă timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă). În acest caz, cesionarul nu se mai poate opune folosirii mărcii posterioare de către terţ, cu excepţia situaţiei în care înregistrarea mărcii posterioare a fost cerută cu rea credinţă (art. 48). În cazul în care, la momentul încheierii contractului, cesionarul nu a fost informat de către cedent sau nu a cunoscut, pe orice altă cale,439 situaţia mărcii similare, cedentul va fi chemat să răspundă pentru evicţiune.

ii)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent anterior contractului de cesiune. În acest caz, dacă licenţa anterioară a fost înscrisă, ea este opozabilă cesionarului care este obligat să o respecte. În ipoteza în care, la momentul încheierii contractului de cesiune, cesionarul nu a cunoscut existenţa licenţei, el se va putea întoarce împotriva cedentului în temeiul obligaţiei acestuia din urmă de a-l garanta pentru evicţiune. După cum s-a arătat,440 îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate a contractului anterior (în speţă, a contractului de licenţă)

439 Spre exemplu, dacă folosirea timp de cinci ani a mărcii similare înregistrate este notorie, se poate presupune că cesionarul a cunoscut această situaţie, astfel încât şi-a asumat riscul de a suporta concurenţa titularului mărcii similare. 440 A se vedea C. Toader, Evicţiunea în contractele civile, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 68.

173

nu înlătură garanţia pentru evicţiune a înstrăinătorului, întrucât opozabilitatea nu presupune cunoaşterea efectivă a cauzei evicţiunii la momentul încheierii contractului de înstrăinare. Necesitatea unui comportament onest, loial, de bună credinţă, la momentul încheierii contractului îi impune cedentului îndatorirea de a face cunoscute cesionarului contractele de licenţă asupra mărcii aflate în vigoare la acel moment.

iii)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de uzufruct, de ipotecă mobiliară sau un privilegiu asupra mărcii,441 precum şi atunci când terţul a obţinut acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 6(6).442 B. Tulburări care nu determină angajarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:

i)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială (prin utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul că nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în calitate de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în concurenţă neloială.

ii)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 19-21, sau – dacă marca a fost deja înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în temeiul art. 47.443

iii)În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere ipoteza în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a autorizat comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior

441 În cazul dreptului de uzufruct, evicţiunea se produce prin exercitarea de către terţ a dreptului său. În cazul ipotecii mobiliare şi a privilegiilor, evicţiunea se produce numai dacă debitorul principal (de regulă, cedentul) nu-şi plăteşte datoria iar creditorul procedează la realizarea creanţei asupra dreptului la marcă. 442 Pentru amănunte privitoare la regimul juridic al acordului consacrat de art. 6(6), a se vedea infra, nr. 4.2. 443 În cazul în care, anterior contractului de cesiune, a fost înregistrată o marcă similară cu marca transmisă considerăm că nu se ridică problema răspunderii pentru evicţiune a cedentului. Similaritatea celor două mărci nu poate fi stabilită decât pe calea unei acţiuni în anulare. Calitatea procesuală activă în acţiunea în anulare nu o are, după înscrierea cesiunii, decât cesionarul. Prin urmare, el va introduce o acţiune în anularea înregistrării mărcii. Dacă acţiunea este respinsă, atunci înseamnă că mărcile nu sunt similare şi deci nu există nici un temei pentru a se angaja răspunderea pentru evicţiune a cedentului. Dacă acţiunea în anulare este admisă, atunci marca terţului va radiată din Registrul Naţional al Mărcilor şi deci evicţiunea prin fapta terţului este înlăturată, astfel încât răspunderea cedentului pentru o astfel de evicţiune nu mai intră în discuţie.

174

cedată. În acest caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul acestuia, întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a “epuizat” (art. 38 alin. 1). Fiind o limită specială a dreptului la marcă, “epuizarea” este inerentă dreptului exclusiv, indiferent în patrimoniul cui s-ar afla acesta. În consecinţă, cesionarul nu se va putea opune comercializării produselor în legătură cu care dreptul la marcă a fost “epuizat” de către cedent.444 c) Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare. Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem în vedere, în principal, următoarele situaţii

i) Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare prin radierea mărcii (art. 47 din Legea nr. 84/1998). Precizăm că anularea nu atrage răspunderea cedentului pentru evicţiune decât dacă hotărârea prin care se constată anularea a rămas definitivă şi irevocabilă ulterior încheierii contractului de cesiune. În cazul în care hotărârea de anulare a rămas definitivă şi irevocabilă anterior încheierii contractului, acesta este lovit de nulitate absolută pentru lipsa obiectului. Dacă anularea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1659 C. civ.).

În cazul în care cesionarul este acţionat în judecată în vederea anulării înregistrării mărcii, este recomandabil ca acesta să îl introducă în proces pe cedent, printr-o cerere de chemare în garanţie, în condiţiile art. 60-63 C. proc. civ, pentru a-l apăra contra eventualei evicţiuni. În caz contrar, dacă cesionarul va pierde procesul, eventuala acţiune în garanţie pentru evicţiune pe care o va introduce împotriva cedentului, pe cale principală, va putea fi paralizată de acesta prin invocarea excepţiei procesului rău condus (exceptio mali processus) potrivit art. 1705 C. civ.445 Pentru invocarea cu succes a acestei excepţii, cedentul va trebui să facă dovada că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi avut mijloacele potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului.446 444 Totuşi, dacă anterior încheierii contractului, cedentul a comercializat el însuşi sau a autorizat comercializarea unei mari cantităţi de produse pe care se aplică marca şi nu l-a informat pe cesionar în legătură cu aceasta, atunci cesionarul va putea solicita anularea contractului de cesiune de marcă pentru dol prin reticenţă, dacă dovedeşte întrunirea elementelor acestui viciu de consimţământ. Apreciem că este recomandabil ca, la momentul încheierii contractului, cesionarul să solicite cedentului prezentarea unei situaţii globale a comercializării produselor (ce poartă marca) în perioada imediat anterioară încheierii contractului, inserând în contractul de cesiune şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care această situaţie nu corespunde realităţii. Practic, în acest caz, se va angaja răspunderea cedentului în temeiul obligaţiei de a garanta pentru evicţiune. 445 A se vedea, pentru materia contractului de vânzare-cumpărare, Fr. Deak, op. cit., p. 79-80. 446 De exemplu, ar fi putut invoca prescripţia extinctivă, dispoziţiile art. 47 alin. ultim, art. 48, ori ar fi putut demonstra că a obţinut acordul titularului mărcii anterioare, conform art. 7. De asemenea, cedentul ar fi putut invoca în

175

O problemă specială se ridică în ipoteza în care titularul pârât într-un litigiu referitor la anularea înregistrării mărcii înstrăinează marca în timpul procesului. În această ipoteză, considerăm că hotărârea prin care se anulează înregistrarea mărcii devine opozabilă cesionarului, chiar dacă el nu a fost introdus în procesul cu terţul evingător, cu atât mai mult cu cât este posibil ca înstrăinarea mărcii să intervină în cursul soluţionării apelului sau a recursului declarat împotriva hotărârii de anulare. Cesionarul va suporta indirect efectele hotărârii de anulare, întrucât aceasta a fost prin ipoteză pronunţată în contradictoriu cu OSIM, care este obligat să publice hotărârea judecătorească în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiunea Mărci şi să facă menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor .

În această situaţie, evicţiunea intervine în urma unui proces la care cesionarul nu a fost parte, iar cedentul nu poate invoca excepţia procesului rău condus. Atragem însă atenţia că, potrivit dreptului comun, cedentul va răspunde pentru evicţiune numai dacă cesionarul nu a cunoscut cauza evicţiunii. Cunoaşterea cauzei evicţiunii presupune cunoaşterea faptului că s-a introdus o acţiune în anulare sau cel puţin a motivelor pe care se întemeiază această acţiune. Oricum, sarcina probei cunoşterii cauzei evicţiunii de către cesionar incumbă cedentului.

ii) Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut obiectul cesiunii.447 Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet lipsit de eficienţă, iar

procesul cu terţul evingător autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri prin care s-a respins o acţiune în anulare introdusă anterior de acelaşi terţ, pentru aceleaşi motive. Puterea de lucru judecat a acestei hotărâri profită şi cesionarului întrucât, după cum s-a arătat în literatura de specialitate, “reclamantului din prima cerere i se poate opune cu succes puterea lucrului judecat de pârâtul din a doua cerere, altul decât cel din primul proces, dacă are aceeaşi situaţie cu primul pârât, deoarece reclamantul a avut la dispoziţie toate garanţiile dreptului de apărare în cadrul unor dezbateri contradictorii. În noţiunea de părţi, trebuie incluse şi unele persoane care nu au figurat personal la judecată: (...) dobânditorii cu titlu particular, dar aceştia numai în privinţa hotărârilor obţinute împotriva autorului lor, anterioare actului de transmisie a bunului.” (a se vedea V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II. Editura Naţional, Bucureşti, 1997, p. 273-274, precum şi lucrările şi hotărârile judecătoreşti citate la notele nr. 954 şi 955), 447 A se vedea Tribunalul Braşov, sentinţa civilă nr. 925/2001, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 462/2001 a Curţii de Apel Braşov, secţia comercială şi de contencios administrativ, publicată în Pandectele Române nr. 2/2002, p. 168-181. Prin această hotărâre, au fost obligate patru societăţi pârâte să înceteze definitiv producerea şi comercializarea – inclusiv activităţile de marketing, promoţionale, reclamă, distribuire – a produselor purtând marca SANTE, sub sancţiunea plăţii de către fiecare pârâtă, a unor daune cominatorii, în cuantumul echivalentului în lei, la cursul de schimb BNR, al sumei de 10.000 USD, în executarea voluntară a sentinţei rămasă definitivă şi irevocabilă, pe fiecare zi de întârziere.

176

cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv asupra mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din anularea înregistrării mărcii.448

De altfel, urmare a admiterii acţiunii în contrafacere şi/sau acţiunii în concurenţă neloială pe motivul existenţei unei similarităţi între mărcile în litigiu, la cererea terţului care a introdus acea acţiune (şi/sau a celui ce a intervenit în litigiu în condiţiile art. 44 alin. 3) Tribunalul Bucureşti va anula înregistrarea mărcii cesionarului, potrivit art. 47.449

iii) Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului de cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă. Avem în vedere următoarele ipoteze:

• Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 46 lit. a);

• Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 46 lit. b);

• Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare (art. 46 lit. c).

În aceste trei ipoteze, pentru angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune este absolut necesar ca hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea să fi rămas definitivă după încheierea contractului de cesiune. Dacă hotărârea prin care s-a pronunţat decăderea a rămas definitivă înainte de a se fi încheiat contractul de cesiune, atunci acest contract este nul absolut pentru lipsa obiectului. Dacă decăderea a fost numai parţială, atunci cesionarul poate solicita fie anularea contractului, fie menţinerea contractului cu o reducere proporţională din preţ (art. 1659 C. civ.), ca şi în cazul anulării înregistrării mărcii.

În ceea ce priveşte excepţia procesului rău condus, sunt aplicabile mutatis mutandis observaţiile făcute în legătură cu evicţiunea decurgând din anularea înregistrării mărcii.450

Din cele ce preced, rezultă că, pe lângă unele ipoteze în care evicţiunea provine

exclusiv din fapta terţului, există şi situaţii când ea se datorează fie numai faptei personale a cedentului, fie atât faptei personale a cedentului cât şi faptei unui terţ. De asemenea, viciul juridic al certificatului de înregistrare se poate datora exclusiv faptei personale a cedentului sau faptelor conjugate ale cedentului şi terţului.

448 De exemplu, cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi invocat cu succes prescripţia, autoritatea de lucru judecat sau ar fi probat că nu exista risc de confuzie ori că mărcile nu sunt similare sau nu sunt de natură a induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. 449 În acelaşi sens, a se vedea Y. Eminescu, op. cit., p. 187-188. 450 Cedentul va putea dovedi că, dacă ar fi fost chemat în garanţie, ar fi probat că marca a fost efectiv folosită sau că nu a devenit uzuală ori, după caz, deceptivă.

177

În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului (în mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1699 C. civ).451

2.4.3. Obligaţiile cesionarului a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit

printr-o sumă globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile obţinute sub marca cedată sau din produsele valorificate sub această marcă.452 În acest caz, cesionarul are şi obligaţia de a exploata marca cu diligenţa unui bun titular, de a nu renunţa la marcă şi de a se abţine de la orice acţiune de natură a atrage decăderea din dreptul la marcă. Dacă procentul din încasări este stabilit pe o perioadă care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, atunci cesionarul este obligat să reînnoiască înregistrarea mărcii, conform art. 30-33, până la expirarea acestei perioade.

Obligaţia de plată a preţului este garantată cu privilegiul cedentului (care este o aplicaţie a privilegiului vânzătorului de mobile consacrat de art. 2339 alin. (1) lit. a) C. civ).

b) Cesionarul este, de asemenea, dator să suporte cheltuielile necesitate de încheierea contractului de cesiune şi de îndeplinire a formalităţilor de înscriere a acestuia la OSIM.

B. CONTRACTUL DE LICENŢĂ DE MARCĂ

1. Noţiune

Contractul de licenţă de marcă este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială sub aspect temporal), contractul de licenţă nu transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi, aşa cum vom arăta în continuare, sub un anumit control din partea titularului mărcii.

2. Clasificări

451 Pentru dezvoltări privind modificările convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii în materia contractului de vânzare-cumpărare, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 83-84; C. Toader, op. cit., p. 40-42. 452 Este de asemenea posibil ca preţul să fie stabilit sub forma unui procent din încasări, dar nu mai puţin de o sumă globală minimă (de exemplu, potrivit convenţiei părţilor, cedentul urmează să primească 10% din încasările cesionarului pentru o perioadă de 5 ani, dar nu mai puţin de 20 de milioane lei anual).

178

Licenţele de marcă pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii, şi anume: după tipul de folosinţă autorizată beneficiarului, după gradul de complexitate al obiectului contractului, după întinderea folosinţei autorizate, după întinderea folosinţei rezervate de către titularul mărcii, după scopul urmărit de părţi şi, în fine, după importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului licenţei. Cele cinci clasificări pot fi combinate, întrucât ele pornesc de la criterii diferite. În cele ce urmează vom analiza fiecare dintre aceste clasificări, precum şi importanţa lor juridică.

A. Din punctul de vedere al tipului de folosinţă autorizată beneficiarului, deosebim453 :

Licenţa de exploatare, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca pe propriile sale produse454 ;

Licenţa de folosire, prin care beneficiarul este autorizat sa aplice marca numai asupra produselor primite de la licenţiator455 ;

Licenţa de reclamă, prin care beneficiarul este autorizat să folosească marca numai în scop promoţional.

În opinia noastră, licenţa de reclamă nu poate fi decât accesorie unei licenţe din primele două tipuri mai sus-menţionate. Într-adevăr, este de neconceput un

453 A se vedea, în acest sens, Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 165-166. 454 În doctrină, s-a apreciat că licenţa de exploatare este acea formă de licenţă “prin care titularul mărcii acordă unui terţ nu numai dreptul de a aplica marca transmisă, dar şi de a fabrica produsul, astfel încât acelaşi semn ajunge să individualizeze două producţii de origine diferită, dar identice cât priveşte caracteristicile lor.” (Y. Eminescu, eod loc.). Nu împărtăşim această opinie, deoarece prin licenţa de marcă nu se acordă dreptul de a fabrica un anumit produs ca atare, ci doar dreptul de a aplica o anumită marcă pe un anumit produs. Dreptul de a fabrica produsul se poate transmite eventual, printr-un contract de licenţă de brevet de invenţie, un contract de licenţă de know-how etc. De exemplu, un producător (A) poate fabrica becuri, în exercitarea libertăţii comerţului, cu autorizaţiile prevăzute de lege, fără a fi nevoit să ceară autorizarea unui alt producător de becuri (B), care nu are în patrimoniul său vreun monopol asupra acestora. Dimpotrivă, dacă A doreşte să fabrice becuri sub o anumită marcă, aparţinând lui B, atunci va fi nevoit să încheie cu acesta din urmă un contract de licenţă de marcă. Întrucât se încheie doar un contract de licenţă de marcă, A dobândeşte de la B numai dreptul de a aplica marca pe becurile sale, nu şi însuşi dreptul de a fabrica becuri. Ţinând seama de nevoia unor producători de prestigiu de a-şi proteja drepturile de proprietate industrială (brevete, design, mărci, know-how etc), în practică acestea sunt transmise deseori împreună în cadrul unor contracte complexe de transfer de tehnologie sau de franciză. 455 Exemplul clasic este acela în care producătorul-licenţiator livrează anumite produse în vrac, iar distribuitorul-licenţiat este autorizat să ambaleze produsele sub marca producătorului.

179

contract de licenţă de reclamă de sine stătătoare.456 Apreciem că este lipsit de cauză contractul prin care “beneficiarul” ar primi doar dreptul de a face reclamă unei mărci, în condiţiile în care producţia şi comercializarea produselor ce poartă marca nu i-ar aduce nici un câştig (fiind, eventual, obligat şi la plata unei remuneraţii în schimbul acestui drept). Dimpotrivă, contractul prin care o societate de publicitate se angajează să desfăşoare o campanie publicitară promovând marca cocontractantului său nu este un contract de licenţă de marcă, ci un contract de antrepriză, supus dreptului comun,457 în care titularul mărcii are calitatea de client, iar societatea de publicitate este antreprenor.

B. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei autorizate beneficiarului, licenţele pot fi totale sau parţiale din punct de vedere teritorial, profesional şi temporal.

Astfel, potrivit art. 43 alin. 1 fraza I din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, «Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licenţă, să autorizeze terţii să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată. »

a) Licenţa totală din punct de vedere teritorial conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca, în modalitatea prevăzută în contract, pe întreg teritoriul pentru care este protejată marca. Dimpotrivă, atunci când beneficiarului i se conferă dreptul de a folosi marca numai pentru o parte a acestui teritoriu, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial.

În legătură cu criteriul acestei clasificări, este necesară o precizare: Atunci când art. 43 alin. 1 evocă licenţa totală ca fiind aceea “prin care terţii sunt autorizaţi să folosească marca pe întreg teritoriul României”, legiuitorul are în vedere regula caracterului teritorial al dreptului de proprietate industrială asupra mărcii.458 Dacă, prin excepţie de la această regulă, titularul mărcii a înregistrat-o

456 În doctrină, se consideră că licenţa de reclamă constă în autorizarea folosirii, în scop comercial şi publicitar, a unei denumiri care formează obiectul unui drept personal al altora şi se dă ca exemplu autorizarea de a folosi numele sau pseudonimul unor vedete sau al unor personaje fictive popularizate prin literatură sau desen, ca Mickey Mouse, James Bond etc. (Y. Eminescu, op. cit., p. 166). Chiar din exprimarea autoarei citate rezultă că folosinţa mărcii nu poate fi niciodată autorizată în scop pur publicitar, ci numai dacă beneficiarului i se conferă şi şi un drept de utilizare comercială – adică o licenţă de exploatare sau de folosire. Mai mult, atunci când contractul priveşte folosirea unei denumiri ce formează obiectul unui drept personal al altuia, nu ne aflăm în prezenţa unei licenţe de marcă deoarece aceasta are ca obiect transmiterea dreptului patrimonial de folosinţă a mărcii. În fine, având în vedere cele ce precedă, exemplele invocate ne par inadecvate. 457 Pentru analiza acestui contract (numit uneori, în practică, şi contract de prestări de servicii), a se vedea Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 291 şi urm. ; D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 244 şi urm.; C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 195 şi urm. 458 Potrivit art. 1, “Drepturile asupra mărcilor şi

180

internaţional în mai multe ţări diferite ori în cazul unei marci comunitare, caracterul total sau parţial din punct de vedere teritorial al licenţei se apreciază în funcţie de ansamblul teritoriului pentru care este înregistrată marca. Astfel, dacă prin contractul de licenţă beneficiarul a primit dreptul de a folosi licenţa numai în unele dintre ţările în care marca se bucură de protecţie, inclusiv România, licenţa este parţială din punct de vedere teritorial, deşi acoperă întreg teritoriul României.

Spre deosebire de cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial – care este interzisă de legea română459 - licenţa parţială de marcă este expres autorizată de legiuitor. În materia cesiunii, interdicţia se justifică din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a liberei circulaţii a bunurilor, dar mai ales pentru evitarea confuziei în rândurile consumatorilor.460 În această ultimă privinţă, cesiunile parţiale ar fi dăunătoare deoarece cedentul nu are nici un mijloc de a menţine controlul asupra calităţii produselor cesionarului, ulterior momentului încheierii contractului. Dimpotrivă, după cum vom arăta în continuare, licenţiatorul menţine un control asupra calităţii produselor licenţiatului. Sunt astfel diminuate consecinţele negative pe care contractul le-ar putea avea asupra consumatorilor. Faţă de aceştia, titularul mărcii este şi rămâne garantul calităţii produselor sau a serviciilor.

b) Licenţa totală din punct de vedere profesional conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca pentru toate produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licenţa parţială din punct de vedere profesional acordă beneficiarului dreptul de a folosi marca numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată.

c) După cum rezultă din definiţia pe care am formulat-o, licenţa de marcă are caracter esenţialmente temporar..

Definim ca licenţă totală din punct de vedere temporal contractul prin care dreptul de folosire a mărcii este conferit beneficiarului pe toată durata de validitate a mărcii, potrivit certificatului de înregistrare aflat în vigoare. Dimpotrivă, printr-un contract de licenţă parţială din punct de vedere temporal, dreptul de folosire a mărcii se atribuie beneficiarului pentru a durată mai scurtă decât aceea a protecţiei conferite prin certificatul de înregistrare a mărcii aflat în vigoare.461 Prin urmare,

indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.” (s.n.) 459 Potrivit art. 41 alin. 2 teza finală “cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.” 460 Să presupunem că printr-o cesiune parţială din punct de vedere teritorial, cedentul A transmite dreptul de folosire exclusivă a mărcii sale lui B pentru teritoriul Vechiului Regat, rezervându-şi acest drept pentru teritoriul Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului. În acest caz, A nu are nici un mijloc de a controla calitatea produselor lui B, astfel încât va apărea pericolul ca acesta din urmă să aplice marca dobândită pe produse de o calitate inferioară. Consumatorul din Transilvania, obişnuit ca mărcii să-i corespundă produsele calitativ superioare realizate de A, va fi indus în eroare dacă, deplasându-se la Bucureşti, va cumpăra produse realizate de către B, purtând aceeaşi marcă, dar având o calitate inferioară. 461 Principial, nu excludem posibilitatea ca, prin contractul de licenţă, beneficiarul să fi fost autorizat să folosească marca pentru o perioadă mai lungă decât durata de valabilitate a

181

atât licenţa totală din punct de vedere teritorial, cât şi licenţa parţială din punct de vedere teritorial sunt contracte de licenţă pe durată determinată.

De obicei, la încheierea contractelor de licenţă, părţile menţionează produsele sau serviciile pentru care s-a conferit dreptul de a folosi marca, precum şi limitele – temporale şi teritoriale – ale acelui drept . Dacă nu există astfel de prevederi, atunci se consideră că licenţa este totală din punct de vedere profesional, temporal sau, după caz, teritorial, deoarece limitările drepturilor conferite trebuie să fie prevăzute în mod expres.

În aplicarea acestei reguli, considerăm că, dacă prin contractul de licenţă de marcă nu s-a prevăzut nici un termen, atunci contractul nu va fi considerat încheiat pe termen nedeterminat, ci pe tot pe termen determinat, folosinţa considerându-se acordată până la expirarea valabilităţii certificatului de înregistrare în vigoare. Această excepţie de la dreptul comun se justifică prin caracterul temporar al obiectului derivat al contractului – dreptul de proprietate industrială asupra mărcii, presupus cunoscut şi luat în considerare de părţi la încheierea contractului de licenţă.

C. Din punctul de vedere al întinderii folosinţei pe care şi-o rezervă licenţiatorul, distingem :

Licenţa simplă (neexclusivă), prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuşi marca şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licenţa simplă.

Licenţa exclusivă, prin care licenţiatorul se angajează sa nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pentru teritoriul pentru care s-a încheiat licenţa exclusivă.

Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive prin care licenţiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuşi marca pentru produsele şi pentru teritoriul la care se referă licenţa exclusivă.

Deoarece renunţările la drepturi nu se prezumă, caracterul absolut al licenţei exclusive trebuie prevăzut expres.

Contractul de licenţă exclusivă absolută nu trebuie confundat cu contractul de cesiune. După cum am arătat, contractul de cesiune transmite însuşi dreptul de proprietate industrială, pe când contractul de licenţă conferă numai un drept de folosinţă asupra mărcii. Această distincţie pare mai greu de sesizat în cazul

certificatului de înregistrare. În acest caz, contractul generează în sarcina titularului mărcii obligaţia de a depune cererea de reînnoire a înregistrării mărcii în termenii şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 29-32) . Temeiul acestei obligaţii rezidă în art. 1272C. civ. potrivit căruia convenţiile “obligă nu numai la ceea ce este expres stipulate, dar şi la toate urmările pe care ... legea…le [dă] contractului, după natura lui.” ( se vedea, în acelaşi sens, V. Roş, O. Spineanu –Matei, D. Bogdan, Mărcile şi indicaţiile geografice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 379). În ipoteza analizată, prin acelaşi contract se acordă o licenţă totală din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare aflat în vigoare şi o licenţă parţială din punct de vedere temporal pentru certificatul de înregistrare care va fi eliberat în urma reînnoirii înregistrării mărcii. Desigur, dacă titularul nu depune în condiţiile legii cererea pentru reînnoirea înregistrării mărcii, se va angaja răspunderea sa contractuală.

182

contractului de cesiune exclusivă absolută prin care singura persoană îndreptăţită să folosească marca este beneficiarul licenţei pe când licenţiatorul pierde acest drept, întocmai ca şi cedentul.

Totuşi, între cesiune şi licenţa exclusivă absolută subzistă anumite diferenţe notabile. Astfel, numai licenţiatorul, iar nu şi cedentul, păstrează prerogativa dispoziţiei juridice (jus abutendi) asupra dreptului de proprietate industrială (şi este, desigur, titularul dreptului de creanţă privind redevenţele licenţei exclusive absolute). Apoi, prin intermediul contractului de licenţă exclusivă absolută, licenţiatorul păstrează un anumit control asupra calităţii produselor licenţiatului, pe când cedentul nu exercită niciodată un astfel de control asupra produselor cesionarului. De asemenea, cedentul poate introduce, fără restricţii, acţiunea în contrafacere pentru actele de încălcare a dreptului de folosire exclusivă a mărcii săvârşite de terţi după transferul acestui drept. Dimpotrivă, beneficiarul licenţei exclusive absolute poate introduce acţiunea în contrafacere numai dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat. În fine, licenţa, chiar şi exclusivă absolută, păstrează un caracter esenţialmente temporar, pe când cesiunea produce, de regulă, efecte nelimitate în timp.

D. Din punctul de vedere al scopului urmărit de părţi la încheierea contractului, licenţa poate fi cu titlu oneros, caz in care îi va fi aplicabil regimul juridic al contractului de locaţiune, sau cu titlu gratuit, ipoteză supusă reglementării aplicabile contractului de comodat. Licenţa cu titlu oneros este un contract consensual, sinalagmatic, comutativ şi cu executare succesivă.

E. După importanţa conferită de contractanţi calităţilor personale ale beneficiarului, licenţa poate avea sau nu caracter personal (intuitu personae). În aplicarea art. 1805 teza finală C.civ., contractul de licenţă are de regulă caracter personal, astfel încât sublicenţierea ori cesiunea contractului de licenţă nu este permisă decât cu acordul expres al licenţiatorului exprimat în formă scrisă.

3. Condiţii de validitate 3.1. Capacitatea După cum am arătat mai sus, considerăm că un contract de licenţă poate fi un act de

conservare, de administrare sau de dispoziţie, după caz. a) Contractul de licenţă reprezintă un act de conservare atunci când prin încheierea sa

se urmăreşte să se prevină pierderea dreptului asupra mărcii. Spre exemplu, în cazul unei mărci aflate în cotitularitate, dacă nici unul dintre cotitularii dreptului asupra mărcii nu exploatează marca în propria sa întreprindere, oricare dintre ei poate încheia un contract de licenţă neexclusivă cu un terţ pentru ca acesta să poată exploata marca, evitându-se astfel riscul de decădere din dreptul la marcă pentru lipsa folosirii efective a mărcii, în condiţiile art. 46 alin. 1 lit. a).

b) Contractul de licenţă reprezintă un act de administrare atunci când el este încheiat în vederea unei normale folosiri a dreptului la marcă. Este cazul licenţelor neexclusive. Desigur că, în cazul cotitularităţii, dacă un astfel de contract de licenţă se încheie în frauda intereselor cotitularilor care nu au participat la încheierea lui, conivenţa frauduloasă între cotitularul licenţiator şi beneficiarul licenţei va fi sancţionată prin inopozabilitatea contractului faţă de cotitularii fraudaţi

c) Contractul de licenţă reprezintă un act de dispoziţie în cazul licenţelor exclusive În urma încheierii unui asemenea contract, titularul (sau, după caz cotitularii) dreptului la marcă renunţă la dreptul de a încheia ulterior alte contracte de licenţă pentru perioada şi produsele în legătură cu care a fost concedată licenţa exclusivă. Prin urmare, în cazul cotitularităţii mărcii, încheierea unui contract de licenţă exclusivă

183

de către unul dintre cotitulari, i-ar pune şi pe ceilalţi cotitulari în imposibilitatea de a încheia alte contracte de licenţă, aducând astfel atingere exercitării de către aceştia a drepturilor lor. De aceea, contractul de licenţă exclusivă nu poate fi analizat ca act de administrare, ci numai ca act de dispoziţie.462

4.2. Condiţii de formă

Legea nu prevede condiţii speciale de formă cu privire la validitatea contractului de licenţă. Cu alte cuvinte, contractul este perfect valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al parţilor. Ad probationem manifestarea de voinţa a parţilor trebuie sa îmbrace forma scrisa.

Exista in schimb anumite formalităţi de publicitate care condiţionează opozabilitatea fata de terţi a contractului de licentă. Astfel, potrivit art. 43 alin. 4 din lege, « Licenţele se înscriu in Registrul Naţional al Mărcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenţa este opozabila terţilor de la data înscrierii acesteia. »

De la data înscrierii, licenţa devine opozabila terţilor. Ca si in cazul cesiunii, terţii sunt cesionarii subsecvenţi, precum şi deţinătorii unei licenţe asupra mărcii transmise, nu însă şi autorii oricăror acte de contrafacere. Potrivit art. 44 alin. (4) şi (5) din lege: „(4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu afectează: a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii;

b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.

(5) Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenţei să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor referitoare la dobândirea, menţinerea validităţii ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă”

Spre exemplu, dobândirii mărcii pe baza distinctivităţii dobândite, solicitantul se poate prevala de utilizarea mărcii autorizată unui terţ chiar dacă acordul său pentru această utilizare nu a făcut şi nici nu putea face obiectul vreunei înscrieri. De asemenea folosirea mărcii autorizată de titular prin intermediul unui contract de licenţă neînscris va putea fi opusă reclamantului într-o acţiune în decădere în vedere respingerii acesteia. Tot astfel, într-o acţiune în anularea unei mărci similare ulterioare, titularului nu i se vor putea opune prevederile art. 47 alin. (4) din lege, în cazul în care marca sa a fost îndeajuns folosită de către un terâ pe baza unei licenţe neânscrise în BOPI.

462 În consecinţă, în cazul în care licenţiator într-un contract de licenţă exclusivă a fost un titular aparent al mărcii, atunci clauza de exclusivitate va deveni ineficientă în urma desfacerii titlului licenţiatorului, contractul de licenţă producând în continuare efectele unei licenţe neexclusive. Licenţiatul va avea dreptul să solicite o reducere a redevenţei cuvenite licenţiatorului sau chiar desfiinţarea contractului de licenţă dacă va demonstra că, în lipsa clauzei de exclusivitate, nu ar fi încheiat contractul.

184

5. Efecte. Ceea ce este definitoriu pentru licenţa de marca este faptul ca acest contract conferă beneficiarului dreptul de a folosi marca in limite determinate prin contract si sub controlul titularului mărcii. De aceea, in cazul cel mai frecvent, in care licenţa este cu titlu oneros, pe lângă prevederile speciale referitoare la contractul de licenţa de marca si in măsura in care nu contravin acestor prevederi, vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de Codul civil in materia contractului de locaţiune.

Contractul de licenţă nu transfera însuşi dreptul de proprietate industriala, ca drept real ce poarta asupra unui bun incorporal. De aceea, de regula, « daca in contractul de licenţa nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce in justiţie o acţiune in contrafacere far consimţământul titularului mărcii. » Prin excepţie, « Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune in contrafacere, daca după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat in termenul solicitat de licenţiat. » In toate cazurile, « Când o acţiune in contrafacere a fost pornita de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate sa intervină in proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii. » (art. 44 alin. (1) – (3) din Lege)

5.1. Obligaţiile licenţiatorului. - Dreptul conferit prin contractul de licenţa este dreptul de folosinţa temporara a mărcii, ca drept de creanţă corelativ obligaţiei licenţiatorului de a asigura folosinţa mărcii. Din aceasta obligaţie decurge îndatorirea licenţiatorului de a-l garanta pe licenţiat contra evicţiunii decurgând din fapta proprie, contra tulburărilor provenind din fapta terţilor si contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare.

Garanţia împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie se manifesta in reglementarea speciala a renunţării la marca in cazul in care aceasta face obiectul unui contract de licenţa (art. 45, alin. ultim din Lege) Desigur că, deoarece renunţarea la marca antrenează imposibilitatea pentru licenţiat de a folosi marca potrivit contractului, licenţiatul se poate întoarce împotriva licenţiatorului pe baza obligaţiei acestuia de a-l garanta împotriva evicţiunii decurgând din fapta proprie. Aceeaşi soluţie se aplica si in cazul in care dreptul la marca încetează prin decădere (daca licenţa nu este exclusiva absolut) sau, in cazul licenţei cu termen care depăşeşte durata de valabilitate a certificatului de înregistrare, pentru ca licenţiatorul nu a efectuat formalităţile necesare pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

Cât priveşte evicţiunea provenind din fapta terţilor, spre deosebire de dreptul comun, deoarece acţiunile posesorii ar fi ineficiente iar beneficiarul unei licenţe neexclusive nu poate introduce acţiunea in contrafacere, el poate pretinde despăgubiri de la titular daca a suferit prejudicii in urma actelor de contrafacere (tulburări de fapt) săvârşite de un terţ împotriva căruia titularul s-a abţinut sa acţioneze.

Cat priveşte garanţia contra viciilor juridice ale certificatului de înregistrare, atât in ipoteza anularii certificatului de înregistrare, cat si in aceea a decăderii titularului din drepturile conferite de marca, contractul de licenţa de marca va înceta prin desfiinţarea titlului licenţiatorului. Acesta din urma va putea fi chemat in judecata de licenţiat spre a fi obligat sa răspundă pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

5.2. Obligaţiile licenţiatului. - Principala obligaţie a licenţiatului este aceea de plata a redevenţelor. Acestea sunt stabilite in funcţie de durata contractului de licenţa (la fel ca in cazul contractului de locaţiune), indiferent daca plata se face dintr-o data (chiar si anticipat) sau in rate periodice si indiferent daca

185

a fost stabilita intr-o suma fixa sau proporţional cu veniturile rezultând pentru licenţiat din comercializarea produselor sau serviciilor pe care se aplica marca

Potrivit art. 43 alin. 3 din lege, "Pe durata contractului de licenţă de marcă, licenţiatul este obligat: a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având totuşi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;

b) să pună menţiunea sub licenţă alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.”

Corespunzător obligaţiei de a exploata obiectul licenţei cu diligenta unui bun proprietar, beneficiarul unei licenţe exclusive absolute este obligat a folosească efectiv marca, pentru produsele si serviciile pentru care i-a fost licenţiata. Aceasta obligaţie exista pentru beneficiarul oricărui tip de licenţa daca remuneraţia titularului mărcii a fost stabilita in funcţie de cantitatea de produse sau servicii cărora le este aplicata marca.

De asemenea, ca manifestare a obligatei de a exploata marca uzând de diligenta unui bun proprietar, beneficiarul oricărui tip de licenţa are următoarele obligaţii:

• sa nu determine, prin acţiunea ori inacţiunea sa, degenerarea mărcii; • sa nu determine, prin acţiunea sau inacţiunea sa, transformarea mărcii intr-o marca

deceptivă. Legat de aceasta ultima obligaţie, beneficiarul licenţei are obligaţia de a

menţine calitatea produselor si serviciilor cărora le aplica marca la nivelul prevăzut in contract ori, daca in contract nu exista dispoziţii exprese in aceasta privinţa, la nivelul la care se situa aceasta calitate in momentul încheierii contractului de licenţa. Licenţiatorul este in drept sa controleze executarea acestei obligaţii pe parcursul derulării contractului.

In exercitarea folosinţei mărcii potrivit destinaţiei date de către titularul mărcii, beneficiarul nu poate folosi marca decât pentru produsele sau serviciile pentru care marca i-a fost licenţiata, in limitele teritoriului pentru care licenţa a fost acordata si cu obligaţia de a păstra nealterat aspectul mărcii.

In fine, ca manifestare a obligaţiei de restituire a bunului din cadrul contractului de locaţiune, beneficiarul licenţei este obligat sa înceteze exploatarea mărcii la momentul încetării contractului de licenţa.

Aceste ultime trei obligaţii sunt prevăzute implicit de art.43 alin. 2 din Lege: "Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marca împotriva licenţiatului care a încălcat clauzele contractului de licenţa, in ceea ce priveşte durata folosirii, aspectul mărcii si natura produselor sau a serviciilor pentru care licenţa a fost acordata, teritoriul pe care marca poate fi folosita, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licenţiat sub marca pentru care s-a acordat licenţa." In opinia noastră, acest text consacra o excepţie de la principiul non-cumulului intre răspunderea civila contractuala si răspunderea civila delictuala. Din formularea textului rezulta ca, in cazul nerespectării obligaţiilor cuprinse in enumerarea limitativa a textului, titularul mărcii are alegerea intre o acţiune contractuala fondata exclusiv pe încălcarea clauzelor contractului (sau dispoziţiilor legale supletive de voita) si o acţiune in contrafacere – care are natura juridica a unei acţiuni in răspundere civila delictuala speciala – întemeiata pe "drepturile conferite de marca".

186

6. Încetarea contractului. În lipsa prevederilor speciale, se vor aplica prevederile Codului civil referitoare la contractul de locaţiune (art. 1816-1820 C. civ.=.

Prin urmare, ca orice contract, şi contractul de licenţă de marcă poate înceta prin convenţia părţilor, potrivit art. 1270 alin. 2 C.civ.

De asemenea, licenţa poate înceta şi ca urmare a constatării nulităţii ori a dispunerii anulării contractului.

Contractul de licenţa poate înceta prin expirarea termenului pentru care licenţa fost acordată şi poate fi prelungită prin tacita relocaţiune, dacă beneficiarul continuă folosirea mărcii şi titularul mărcii nu se opune.

Tot astfel, contractul poate înceta prin reziliere, în cazul unei neexecutări grave şi culpabile a uneia dintre obligaţiile asumate.

În cazul stingerii drepturilor asupra mărcii (prin expirarea duratei de protecţie, decădere, anulare sau renunţare) contractul poate înceta prin imposibilitatea folosirii bunului. Dacă lucrul a pierit parţial (spre exemplu, prin desfiinţarea înregistrării pentru o parte din produsele pentru care marca fost dată în licenţă), beneficiarul poate cere fie o scădere a preţului, fie încetarea contractului, aceasta din urmă numai dacă partea de folosinţă de care este lipsit beneficiarul era atât de însemnată încât se poate prezuma că fără aceasta parte nu ar fi consimţit la încheierea contractului. Dacă una din parţi este culpabilă pentru cauza de încetare, ea poate fi obligată să plătească despagubiri pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi.

În cazul desfiinţării titlului licenţiatorului (spre exemplu, prin anularea ori rezoluţiunea contractului prin care a dobândit marca ori prin desfiinţarea calităţii sale de moştenitor aparent al titularului ca urmare a admiterii unei petiţii de ereditate, a constatării ori declarării judiciare a nedemnităţii), contractul de licenţă încetează de drept în temeiul art. 1819 . civ., cu excepţia cazului în care licenţiatul a ignorat fără culpă cauza desfiinţării, ipoteză în care contractul continuă şi este opozabil pentru cel mult un an adevăratului titular care se substituie în drepturile şi obligaţiile licenţiatorului

Contractul de licenţa încheiat pe termen nedeterminat înceteaza prin denunţare unilaterală, cu respectarea termenului de preaviz stabilit potrivit obiceiului locului în cazul unor contracte de licenţă de marcă. În fine, în cazul în care licenţiatul persoană fizică decedează în cursul contractului de licenţă, moştenitorii săi pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de moartea licenţiatului şi existenţa contractului de licenţă. VIII. ÎNCETAREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

Enumerare: A. Expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare B. Renunţarea la marca C. Decăderea D. Anularea înregistrării mărcii

A. EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A

CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE Potrivit art. 30. alin.1, “Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la

data depozitului reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani”. In ipoteza in

187

care titularul marcii nu indeplineste procedura de reinnoire a inregistrarii marcii, dreptul exclusiv de exploatare asupra marcii se stinge.

Expirarea produce efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut. De regula, titularul marcii depune la OSIM cerere de reinnoire a inregistrarii

marcii, cu plata taxei prevazute de lege.

B. RENUNTAREA LA MARCA Art. 45 din lege si art. 38 din Regulament Renuntarea poate fi totala (pentru toate produsele sau serviciile pentru care

marca a fost inregistrata) ori partiala (pentru o parte din aceste produse sau servicii). Produce efecte doar pentru viitor, determinand incetarea totala sau partiala a dreptului exclusiv de exploatare.

Renuntarea este un act unilateral de vointa, deci irevocabil (poate fi anulata doar daca se dovedeste existenta viciilor de consimtamant la momentul renuntarii). Se realizeaza prin declaratie scrisa la OSIM (act sub semnatura privata, dar - dandu-se in fata OSIM - devine, astfel, act autentic, in sensul art.1171 C.civ; evident, cu atat mai mult poate fi si act notarial).

OSIM va da o hotarare de admitere sau de respingere a inscrierii renuntarii la marca in Registrul National al Marcilor. Hotararea de admiterea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala – Sectiunea Marci.

Conform art.45 alin. 2, drepturile asupra marcii se sting, cu privire la produsele si serviciile la care marca se refera, la data inscrierii renuntarii in Registrul National al Marcilor.

Situatii speciale: a) Situatia in care marca a facut obiectul unui contract de licenta (art.45 alin.

ultim si Regula 38 alin. 2 si 4). In aceasta ipoteza renuntarea la marca va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor numai daca titularul marcii probeaza ca a notificat licentiatului despre intentia sa de a renunta la marca.

Regulamentul distinge doua ipoteze: a1) Titularul prezinta la OSIM dovezi privind acordul licentiatului, caz in care

renuntarea va fi de indata inregistrata; a2) Titularul prezinta la OSIM un document din care rezulta ca titularul l-a

notificat pe licentiat despre intentia sa de renuntare, ipoteza in care renuntarea va fi inscrisa numai dupa un termen de de 3 luni de la data prezentarii respectivului document.

In ambele ipoteze, daca titularul nu face dovada informarii licentiatului, OSIM ii poate acorda un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri; daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

b) Situatia in care marca face obiectul unui drept real (de exemplu dreptul de gaj, Regula 38 alin.3 si 4). Declaratia titularului de renuntare la marca va fi insotita de dovezi privind acordul titularului dreptului real cu privire la renuntarea la marca. Si in acest caz, OSIM poate acorda titularului marcii un termen de 3 luni pentru obtinerea acordului; in caz contrar, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca.

C. DECADEREA Art. 46, 49, 53 si 30 alin. ultim din lege si Regula 32 din Regulament Precizari prealabile: - La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu); - In tot cursul duratei de protectie a marcii;

188

- Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie);

- Decaderea are natura juridica a unei sanctiuni aplicabile titularului marcii. Situatii in care poate interveni decaderea:

1. Fara motive justificate, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei intr-o perioada neintrerupta de 5 ani pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Constituie o sanctiune pentru incalcarea obligatiei de folosire a marcii si are menirea sa evite aparitia asa-numitelor “marci de blocaj”, adica a acelor marci care nu se inregistreaza cu scopul de a fi folosite, ci pentru a impiedica pe potentialii concurenti sa-si aproprie marca respectiva.

Conform art. 46 alin. 2, este asimilata folosirii efective a marcii: a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia; b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului, cum ar fi restricţiile la import sau ca urmare a altor dispoziţii ale autorităţilor publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată; c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului; d) folosirea mărcii de către un terţ având consimţământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuşi titularul acesteia.

2. Dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului, desemnarea uzuala in comert a produsului sau a serviciului pentru care a fost inregistrata.

Marca uzuala – aceea care a dobandit o intrebuintare comuna si generalizata pentru desemnarea produselor respective.

A se vedea “Problema degenerarii marcilor de mare renume formate din denumiri” .

3. Dupa data inregistrarii marcii si ca urmare a folosirii sale de catre titularsau cu consimtamantul acestuia, marca a devenit susceptibila de a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor sau serviciilor pentru care a fost inregistrata.

Legiuitorul a urmarit atat sanctionarea titularului marcii, cat si protectia consumatorilor.

4. Marca a fost inregistrata pe numele unei persoane care nu avea calitatea de „solicitant” (in acceptiunea art.3 lit.h din lege) si „titular” (art.3 lit.i din lege) , adica nu era persoana fizica sau juridica in numele careia cererea a fost depusa.

5. Daca titularul marcii nu a platit taxa pentru cererea de reinnoire a inregistrarii marcii, cu majorarea legala, in termen de cel mult 6 luni de la expirarea duratei de protectie a inregistrarii anterioare (art. 30 alin. 5 si 6 din lege). In acest caz, decaderea este decisa de catre OSIM, iar nu de catre Tribunalul Bucuresti.

Decaderea din drepturile conferite de marca – decisa de Tribunalul Bucuresti - produce efecte de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti si numai pentru viitor (iar nu si pentru trecut).

De asemenea, decaderea poate fi totala sau partiala (atunci cand un motiv de decadere exista numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, decaderea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

189

Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care titularul a fost decazut din dreptul la marca se va comunica la OSIM de catre persoana interesata, iar OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va face mentiune despre aceasta in Registrul National al Marcilor.

D. ANULAREA INREGISTRARII MARCII Art.47-49 din lege si Regula 39 din Regulament Precizari prealabile:

- La cererea unei persoane interesate (nu din oficiu); - In termenul de prescriptie de 5 ani, care curge de la data inregistrarii marcii

(exceptie face ipoteza de la art.48 lit. c “inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta”, situatie in care actiunea poate fi introdusa oricand in perioada de protectie a marcii);

- Competenta materiala speciala apartine Tribunalului Bucuresti (cu apel la Curtea de Apel Bucuresti si recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie);

- Produce efecte retroactive, totdeauna; - Nulitatea poate fi totala sau partiala (in acest din urma caz, atunci cand un

motiv de nulitate xista numai pentru o parte a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, nulitatea va produce efecte numai cu privire la acele produse sau servicii).

Situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii:

1. Inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de fond ale obiectului (art.5 aln. 1 sau art. 6 din lege).

Anularea inregistrarii marcii nu poate fi ceruta pentru motivul existentei unui conflict cu o marca anterioara daca aceasta marca anterioara se afla in vreuna dintre situatiile pentru care se poate solicita decaderea titularului din drepturile conferite de marca (art. 47 alin. 4).

De asemenea, conform aart. 48, titularul unei marci anterioare, care cu stiiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci posterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii posterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca posterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii posterioare a fost ceruta cu rea-credinta. In acelasi timp insa, nici titularul marcii posterior inregistrate nu poate sa se opuna folosirii marcii anterior inregistrate, cele doua marci urmand sa fie folosite in paralel.

2. Inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta In jurisprudenta s-a considerat ca fiind efectuat cu rea-credinta si, deci, nul

depozitul unei marci („Safeway”) apartinand filialei din RFG a unei societati americane, fara autorizarea acesteia si, in cunostinta de cauza, de catre un fost salariat al filialei canadiene a aceleiasi societati.

Tot astfel, Curtea de Justitie a Beneluxului a anulat inregistrarea unei marci pentru ca depunatorul “nu putea crede, in mod rational, in validitatea depozitului sau”. Speta privea coliziunea dintre o serie de marci ale firmei S.A. Preval (depuse in anul 1975), in a caror compunere intra denumirea “La Vache Bleu”, marca anterior inregistrata in anul 1966 de catre o alta firma. 2. Inregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al

unei persoane.

190

3. Inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica portejata, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor. In aceste doua ultime ipoteze, reclamantul va trebui sa faca dovada ca este titularul

dreptului pe care il invoca. In toate cele patru situatii in care poate interveni anularea inregistrarii marcii,

hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care inregistrarea marcii a fost anulata se va comunica la OSIM de catre persoana interesata. OSIM va publica hotararea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

In litigiile avand ca obiect anularea inregistrarii marcii vor figura ca parati atat titularul marcii a carei anulare se solicita, cat si OSIM.

IX. APARAREA DREPTURILOR PRIVITOARE LA MARCI

Enumerare:

A. Apararea prin mijloace administrative B. Apararea prin actiuni penale C. Apararea prin actiuni civile

A. APARAREA MIJLOACE ADMINISTRATIVE A.1. Apararea prin revocare administrativa Articolul 87: „Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau

înscrierea unei modificări în Registrul mărcilor a fost efectuată în mod evident din eroare materială, OSIM poate, în termen de maximum două luni, cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, după caz, să revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate; revocarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.”

Se realizeaza din oficiu. A.2. Apararea prin contestatie administrativa Art.86, 88 si 89 din lege si Regulile 48 - 54 din Regulament. Deciziile OSIM privind cererea de inregistrare a unei marci, modificarea acesteia

sau a inregistrarii marcii, modificarea numelui sau a adresei titularului sau a mandatarului, reinnoirea inregistrarii, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea inregistrarii licentelor sau a altor drepturi, inscrierea renuntarii la o marca si orice decizii cu privire la cereri de inregistrare sau la marci inregistrate pot fi contestate la OSIM de catre solicitantul inregistrarii sau, dupa caz, de catre titularul marcii ori de catre persoanele interesate.

Contestatiile se pot introduce in termen de 30 zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora si vor fi solutionate de catre o comisie de reexaminare din cadrul OSIM.

Comisia de reexaminare este formata din presedinte si doi membri. Presedintele comisiei de reexaminare va fi directorul general al OSIM sau

imputernicitul acestuia (de obicei, directorul Directiei apeluri); membrii vor fi un examinator din cadrul Serviciului Marci, care nu a luat decizia contestata, si un consilier juridic.

Comisia va putea lua una din urmatoarele hotarari: a.admiterea contestatiei, dispunand desfiintarea sau modificarea deciziei OSIM; b.respingerea contestatiei si mentinerea deciziei OSIM.

191

Hotararea Comisiei de reexaminare, motivata, se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

In termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, decizia Curtii fiind irevocabila.

La cererea instantei judecatoresti OSIM este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.

A.3. Respectarea drepturiloor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

- Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 1093 din 5 decembrie 2005).

- Hotărârea Guvernului nr. 88 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (Monitorul Oficial nr. 95 din 1 februarie 2006), modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946 din 22 august 2007 (Monitorul Oficial nr. 627 din 12 septembrie 2007).

Sunt aplicabile comentariile referitoare la aceste probleme din cadrul prelegerii dedicate Apararii drepturilor nascute in legatura cu inventia.

B. APARAREA PRIN ACTIUNI PENALE Titularul certificatului de inregistrare precum si alte persoane interesate in apararea

dreptului de exploatare exclusiva au la indemana posibilitatea sesizarii organelor de urmarire penala in legatura cu urmatoarele infractiuni:

B.1.Infractiunea de contrafacere (art. 90 si 92 din lege) a) Articolul 90: „(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3

luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte: a) contrafacerea unei mărci; b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate; c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de un grup infracţional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranţa ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn: a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă

192

prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. (4) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn. (5) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.”

b) Articolul 92. “Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.”

B.2. Infractiunea de concurenta neloiala (art.5 alin. 1 lit.a, b si g si alin. 2 din Legea nr.11/1991 privind concurenta neloiala, modificata in 2001)

Potrivit art.5 alin. 1 lit.a, b si g si alin. 2 din Legea nr.11/1991, modificata in 2001, „Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; b) punerea în circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comercializare aduce atingere titularului marcii si induce în eroare consumatorul asupra calitatii produsului/serviciului; […] g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor marfuri/servicii purtând mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Prin mentiuni false asupra originii marfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se întelege orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse într-o anumita localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica în comert numai natura lui, în afara de cazul în care denumirea este însotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine

De asemenea, art.8 din Legea nr.11/1991 dispune ca “Actiunea penala in cazurile prevazute la art.5 se pune in miscare la plangerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor imputernicite de Oficiul Concurentei”, largind astfel cercul persoanelor care pot introduce plangere penala prealabila. Potrivit dreptului comun.

C. APARAREA PRIN ACTIUNI CIVILE Enumerare: 1.Actiunea in anularea inregistrarii marcii; 2. Actiunea in contrafacere; 3. Actiunea in concurenta neloiala. C.1. Actiunea in anularea inregistrarii marcii

193

A se vedea supra, IX “Anularea inregistrarii marcii”, ca mod de incetare a drepturilor nascute in legatura cu marca. C.2. Actiunea in contrafacere a) Potrivit art. 92 “Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la

art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun. ” b) Art. 93: „(1) Instanţa va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice

elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deţinătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost inevitabilă. (2) În cazurile în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanţa va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantării confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii. (3) Instanţa poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicaţia geografică protejată.”

c) Art. 94: “Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanţei obligarea autorului încălcării dreptului la furnizarea de informaţii imediate privind provenienţa şi circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.”

d) Art. 44: „(1) Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licenţiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului mărcii. (2) Titularul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoştinţă, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat. (3) Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licenţiaţi poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii. (4) Lipsa înscrierii unei licenţe la OSIM nu afectează: a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii; b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea, în cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenţei.” In legatura cu alin. (1) si (2) ale art. 44 (reprodus mai sus), constatam ca acestea se afla in contradictie cu prevederile lit. b) din art. 4 al OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala: „Au calitatea de a cere aplicarea măsurilor, procedurilor şi repararea daunelor următoarele persoane: […] b) orice persoană autorizată să utilizeze drepturile de proprietate industrială, în special beneficiarii de licenţe.”

Este adevarat ca Legea nr. 84/1998 a fost modificata prin Legea nr. 66 din 31.03.2010, dar in continutul art. 44 (fostul art. 43, anterior republicarii Legii din anul 2010) actualele alin. (1) – (3) nu au suferit nicio modificare cu acea ocazie463, ele pastrandu-si redactarea initiala, din anul 1998. Rezulta ca prevaleza art. 4 lit. b) din OUG nr. 100/2005, care constituie norme speciale ulterioare.

In doctrina se arata ca se deosebesc doua forme de contrafacere: 1. contrafacerea in inteles restrans;

463 Doar alin. (3) si (4) ale actualului art. 44 au fost adaugate prin Legea nr. 66/2010.

194

2. imitarea frauduloasa a marcii altuia. 1. Contrafacerea (in inteles restrans) este, in general, o reproducere servila sau

brutala a marcii altuia. Jurisprudenta din diferite tari a considerat adesea drept contrafacere si o

reproducere incompleta (partiala) si neservila, cu conditia de a purta asupra elementelor esentiale sau caracteristice ale marcii.

Astfel, s-a considerat ca adaugarea sau suprimarea unei litere, a unei cifre, a unui sufix sau prefix este irelevanta, nefiind de natura a inlatura invinuirea de contrafacere. De exemplu: “Lavor” si “Lavo”; “La Tasse” si “La Tasse d’or”; “Aux Galeries Lafayette” si “Aux Galeries Lafayette de Laval”.

Analiza jurisprudentei din diferite tari ne permite sa degajam mai multe reguli pe care instantele le aplica pentru a conchide la existenta contrafacerii:

a) O prima regula : trebuie sa se tina seama intr-o masura mai mare de elementele de asemanare intre marci decat de cele de diferentiere.

Asa cum se decide in mod constant, marca si semnul trebuie comparate ca intreg, acordandu-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie ; diferentele pe care un consumator obisnuit nu le-ar remarca, nu trebuie accentuate. Pe cale de consecinta, prefixele comune sunt mult mai importante decat sufixele comune pentru ca daca doua semne sunt foarte asemanatoare sau identice la inceput, exista o mai mare posibilitate a unei confuzii, decat daca ar fi asemanatoare la sfarsit. Tot astfel, cuvintele lungi cu inceputuri asemanatoare sau comune sunt confundate mult mai usor decat cuvintele scurte cu initiale distincte. Aplicandu-se aceste principii, in practica Serviciului Marci din cadrul OSIM au fost considerate similare marcile DREAMS si DREAMING, iar solutia a fost mentinuta integral de instantele judecatoresti.

Pe de alta parte, in materia aprecierii similaritatii marcilor, atunci cand se abordeaza problema sufixelor, nu trebuie sa se aiba in vedere acceptiunea lor strict gramaticala, ci sensul de terminatie a cuvintelor alese ca marci.

b) O a doua regula : in aprecierea riscului de confuzie se tine seama de reactia consumatorului mediu, care este un consumator cu un nivel mediu de inteligenta, atentie si perspicacitate.

In privinta consumatorului mediu, in practica judecatoreasca si administrativa se decide in mod constant ca atunci cand se solicita inregistrarea unei marci particularinzand produse din clasa respectiva, dar aceste produse sunt de uz general, pentru a evita confuzia, diferentele dintre marci trebuie sa fie mari. Tot astfel, cu cat pretul produselor este mai redus si cu cat consumatorul este mai neavizat, riscul de confuzie este mai ridicat. Spre exemplu, in cazul produselor de consum uzual (iaurt, mezeluri, branzeturi, servetele, rechizite scolare), produse cu un pret redus, care se cumpara in mod curent si in graba (fara o verificare temeinica), de catre toate categoriile de consumatori (inclusiv copiii, persoanele in varsta, persoanele cu venituri modeste, cele cu un nivel de instructie scazut etc.) nivelul de informare si atentie al consumatorului mediu va fi mai redus. Dimpotriva, in cazul produselor de valoare mare, care se cumpara dupa o temeinica verificare (de exemplu, autoturisme, aparatura electronica si electrocasnica, parfumuri), nivelul de informare si atentie al consumatorului mediu este mai ridicat, astfel incat confuzia este mai putin probabila.

De asemenea, se tine cont de faptul ca un consumator nu compara de regula marcile ce se afla unele langa altele. El are in fata, de obicei, numai marca ce o imita pe cea originala pe care o compara cu amintirea avuta despre aceasta din urma. Sub acest aspect, in aprecierea riscului de confuzie, se are in vedere un consumator obisnuit, cu

195

memorie de nivel mediu. Va exista risc de confuzie atunci cand acest tip de consumator va banui ca marca pe care o are in fata este cea pe care o cunoaste.. c) O a treia regula : nu este necesar sa se fi produs in concret confuzia dintre cele doua marci, ci este suficient ca o astfel de confuzie sa fie posibila. Aceasta regula trebuie privita in stransa corelatie cu cea anterioara, in sensul ca pentru un consumator mediu este suficient sa se iveasca posibilitatea unei confuzii. Nu o comparatie analitica, detaliata intre cele doua marci este cea care poate duce la solutia corecta, ci una sintetica, retinand elementele cele mai generale. In acest sens, in practica judecatoreasca, intr-o decizie cu valoare de principiu (a se vedea, in acest sens, Tribunalul Marseille, decizia din 25 iulie 1906, citata de V.Ros, O.Spineanu-Matei, D.Bogdan, Marcile si indicatiile gerografice, Ed. All Beck, Bucuresti, 2003, pag.503) s-a decis ca « pentru existenta delictului de imitatie frauduloasa nu interesează dacă numele ce constituie marca sunt diferite si daca vignetele cu ornamentele care le inconjoara nu sunt identice in toate detaliile, deoarece cumparatorul, putin atent in general la diferentele de nume si de loc, nu are aproape niciodata memoria detaliilor unei marci si cel mai adeseori nu se raporteaza decat la impresia de ansamblu ce o produce asupra lui aspectul general al etichetei. Este suficient sa existe intre cele doua marci o asemanare urmarita de imitator in scopul de a face ca cea de-a doua marca sa beneficieze de usurinta de vanzare realizata de proprietarii marcii originale sau de autorii lor ».

Tot astfel, s-a decis (Curtea de Casatie italiana, decizia din 31 martie 1938, citata in lucrarea mentionata mai sus,la pag.496) ca « pentru o justa apreciere asupra posibilitatii de confuzie a doua marci trebuie tinut seama ca publicul consumator se margineste sa cerceteze, in mod sumar, ambalajul sau marca, cercetare superficiala, insuficienta pentru a releva detaliile marcii concurente. De asemenea, trebuie avut in vedere ca publicul nu e tinut de un anumit grad de diligenta si de control in ceea ce priveste produsul cumparat ». d) O a patra regula : nu este nevoie ca titularul marcii sa dovedeasca faptul ca oponentul sau a fost de rea-credinta.

Pe plan european, criteriile care sunt folosite pentru a decide daca exista sau nu

o imitare frauduloasa a marcii altuia tind sa se uniformizeze. Astfel, preambulurile la Directiva comunitara si Regulamentul privitor la marca comunitara au valoare de principii generale, iar pe baza acestora au fost formulate elementele ce trebuie avute in vedere pentru aprecierea riscului de confuzie in materie de imitare frauduloasa (a se vedea, in acest sens, A. Bertrand, Marques et brevets, dessins et models, Delmas, 1995, pag.452, citat si de V.Ros, O.Spineanu-Matei, D.Bogdan, in op. cit., pag.472).

In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt aceste elemente : - gradul de asemanare a marcilor in cauza (asemanare de pronuntie, de

ortografie si/sau de concept exprimat) ; - gradul de asemanare a produselor si serviciilor desemnate de aceste marci ; - gradul de distinctivitate a marcii (o marca slaba nu poate pretinde decat o

protectie redusa) ; - vechimea marcii reclamantului (cu cat marca este mai veche, cu atat este mai

puternica) ; - nivelul de cunoastere a marcii reclamantului in randul consumatorilor ; - specificul clientelei produselor sau serviciilor (o clientela profesionala este

mai putin susceptibila de a fi indusa in eroare) ; - existenta unui element de rea-credinta din partea paratului (in mod special,

prin cunoasterea marcii reclamantului anterior inregistrarii marcii sale).

196

2.Imitarea frauduloasa a marcii altuia. In timp ce contrafacerea stricto sensu este o uzurpare directa si fatisa, imitarea este

o contrafacere deghizata si spre deosebire de autorul celei dintai care urmareste sa reproduca exact marca altuia, imitatorul reproduce numai trasaturile esentiale, izbitoare, sperand, cu ajutorul asemanarii de ansamblu, sa induca in eroare pe consumatori, iar cu ajutorul deosebirilor, sa se sustraga represiunii.

In practica administrativa si judecatoreasca din diverse tari au fost numeroase situatii in care organele abilitate au retinut ca ne aflam in prezenta unei imitari frauduloase a marcilor. Astfel, s-a retinut ca exista imitare in cazul urmatoarelor marci:”Dideron” si “Dicton”, “Gantiss” si “Gantex”, “Maxima “ si “Maxibas”, “Selectra “-“Selecto”, “Fango”-“Fanta”, “Neteco” –“Tenneco”, “Dulmil”-“Duxil”, “Frutsi”-“Frucci”, “Sipramil”-Sipralem”, “Libertinou”- “Le libertin”, “Montigny” si “Montana”, “Kiss” si “Sunkist”, “Lais” si “Lois”,”Nutrilite” si “Nutrilight”, “Fixa” si “Fixette”, “Suproe” si “Ducros”,”Valgorge” si “Valda”, “Vivian” si “Evian”, Everlax si “Relax”, “Estinel” si “Listel”, “Elnett” si “Bel Net” .

De asemenea ,de-a lungul timpului au fost pronuntate si alte decizii care au retinut imitarea frauduloasa a marcilor. De exemplu “Cocolive” a imitat “Palmolive”;”Detensyl” a imitat “Eutensyl”; “Fluid” a imitat “Flit”; “Kalsol” a imitat “Clonzol”; “Calormot” a imitat “Calor”, „Frutisima” a imitat „Fruttis”.

Reproducem in continuare si cateva decizii judecatoresti extrem de reprezentative pentru materia pe care o analizam:

a.”Sunlake” a reprezentat o imitare a marcii “Sunsilk”. Intr-unul din considerentele acestei hotarari (pronuntata de Tribunalul de comert din Bruxelles la 30.06.1972) se arata ca sunetul “sun” stabileste , incontestabil, mai ales ca se afla la inceputul cuvantului, o asemanare intre cele doua marci, de natura a crea confuzie in spiritul cumparatorilor de atentie mijlocie (A se vedea Y.Eminescu, Regimul juridic al marcilor,Bucuresti, Ed.Lumina Lex,1996 , p.201).

b.In decizia din 1961 a Tribunalului de prima instanta din Marrakech(Maroc), s-a aratat in mod convingator , ca “Exista imitatie frauduloasa a unei marci cand, din cauza analogiilor si asemanarilor, este posibila o confuzie de natura sa insele pe cumparator cu privire la provenienta produselor similare. Aceasta imitatie frauduloasa este caracterizata de lege prin aceea ca o confuzie este posibila si cand analogiile si asemanarile se refera fie la marca in intregime, fie numai la unele dintre elementele ei constitutive.Intre cuvintele “Sapol” si “Saptol” asemanarea fonetica este foarte puternica .Asemanarea ortografica si caligrafica a celor doua cuvinte adoptate ca marci , este de asemenea evidenta, prima fiind obtinuta numai prin suprimarea literei “t” din cea de-a doua . In consecinta marca “Sapol” constituie o contrafacere a marcii “Saptol”

c.Intr-o decizie a Tribunalului de comert al cantonului Berna (Elvetia) din 23.03.1965, s-a retinut ca: ”O marca noua nu e valabila daca, fiind destinata sa distinga produse similare , nu se deosebeste de o marca anterioara prin caracteristici importante si daca, luata in ansamblul ei, aceasta marca poate fi confundata cu marca anterioara.Exista riscul ca marca mai noua “Omava” sa fie confundata cu marca mai veche “Omega”, care, incontestabil are prioritate , ambele fiind inregistrate pentru ceasuri. Din punct de vedere vizual , cele doua marci se aseamana.Fiecare dintre ele este compusa din 5 litere si 3 silabe, avand aceeasi silaba initiala si aceeasi terminala. Din acest punct de vedere marcile pot fi confundate. Tot astfel si efectul auditiv , care mai cu seama ramane in memoria cumparatorului. Trebuie sa tina seama si de faptul ca cele doua marci asemanatoare nu sunt prezentate in acelasi timp cumparatorilor ,

197

care, apreciind o marca sunt condusi de impresia care le-a ramas in memorie.Nu are importanta faptul ca la o comparatie meticuloasa a marcilor, a amanuntelor lor, se pot descoperi particularitati, deoarece cumparatorii nu vad aceste detalii sau nu le pastreaza in memorie . Trebuie deci sa se porneasca de la elementele comune si sa se aprecieze daca, cu toate diferentele constatate , ele sunt de natura sau nu sa induca in eroare pe cumparator”.

Ca o concluzie, ceea ce este hotarator in aprecierea imitarii frauduloase este impresia de ansamblu, de unde regula ca instanta trebuie sa procedeze la o apreciere sintetica, si nu analitica a marcilor in prezenta.

C.3. Actiunea in concurenta neloiala a) Distinctia dintre actiunea in contrafacere si actiunea in concurenta neloiala:

prima implica incalcarea unui drept (dreptul de exploatare exclusiva), iar cea de-a doua presupune incalcarea unei obligatii (obligatia de comportare onesta, cu buna-credinta in raporturile comerciale). Conform art. 1 din Legea nr. 11/1991, „Comerciantii sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.”

b) Potrivit art. 6 (modificat in anul 2001), „Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare.”

c) Conform art. 9, „Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau art. 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiunea in raspundere civila corespunzatoare.”

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savarsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei

Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savarsite.

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera amanare se pot aplica dispozitiile art.581 si art.582 din C.proc.civ.”

d) Articolul 12: „Dreptul la actiunea in concurenta neloiala se prescrie in termen de 1 an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebui sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.

e) Articolul 10: „Prin hotararea data asupra fondului instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vandute, dupa distrugerea falselor mentiunui.

Din suma obtinuta in urma vanzarii se vor acoperi mai intai despagubirile acordate.”

f) Art. 11: „Odata cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotatarii, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.” C4. Alte acte normative care au incidenta asupra apararii drepturilor nascute in legatura cu marcile

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (Monitorul Oficial nr. 643 din 20 iulie 2005), aprobată cu modificări prin Legea nr. 280 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial

198

nr. 897 din 7 octombrie 2005) şi completată prin Legea nr. 214 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 729 din 28.10.2008).

Constituie transpunerea in legislatia interna a Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala.

OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate

industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005 [sfarsitul documentului]