Către:OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIStrada. Ion Ghica nr. 5, sector 3, BucureştiComisia de examinare contestaţii

Referitor la:Avizul Comisiei de Examinare Opoziţii din 14.10.2011, comunicat prin adresa OSIM nr. 1043400 din 03.11.2011, privind respingerea opoziţiei formulate împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internaţională, nr. 1043915-VIGRANDE, pentru produse din clasele 05, în numele ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisele, PFIZER PRODUCTS INC. cu sediul în Eastren Point Road Groton 06340, Connecticut, USA, şi PFIZER INC., cu sediul în 235 East 42nd Street 10017, New York, USA, reprezentate de Societatea Civilă de Avocaţi TURCU&TURCU, cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila, nr. 17, Sector 5, prin avocat Gabriel N. Turcu, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 84 / 1998 republicată, formulăm:

C O N T E S T A Ţ I E

Împotriva Deciziei de înregistrare şi a Avizului Comisiei de Examinare Opoziţii din 14.10.2011 privind înregistrarea mărcii nr. 1043915-VIGRANDE, pentru clasa de produse 05, respectiv „produse farmaceutice, preparate farmaceutice pentru uz uman” având drept titular societatea ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Solicităm Comisiei de Reexaminare, că în temeiul Regulii 45 alin. 4, lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice: - să admită contestaţia formulată, să desfiinţeze decizia Comisiei de Examinare Opoziţii din

14.10.2011 şi să pronunţe o hotărâre privind respingerea înregistrării

mărcii nr. 1043915-VIGRANDE, pentru clasa de produse 05, conform Clasificării de la Nisa,

pentru următoarele:

M O T I V E

1. Scurt istoric al situaţiei conflictuale derulate între PFIZER PRODUCTS INC./PFIZER INC şi ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Subscrisele PFIZER PRODUCTS INC. şi PFIZER INC, am formulat opoziţie la înregistrarea mărcii verbale nr. 1043915 - VIGRANDE, pentru clasa 5, invocând drepturile anterioare asupra mărcilor VIAGRA, care beneficiază de protecţie pe teritoriul României:- marca verbală naţională VIAGRA nr. 030535/ 25.11.1996, - marca verbală comunitară VIAGRA nr. 233890/ 19.04.1996.Prin Avizul Comisiei de Examinare Opoziţii din 14.10.2011 s-a dispus în temeiul art. 21 din Legea 84/1998 respingerea opoziţiei subscriselor PFIZER PRODUCTS INC. şi PFIZER INC, decizia fiind întemeiată pe considerentul lipsei oricărei similarităţi – fonetice, vizuale - între mărcile în conflict, ceea ce conduce la înlăturarea oricărui risc de confuzie, inclusiv de asociere pentru consumator. Prin urmare, OSIM a decis înregistrarea mărcii VIGRANDE.

Decizia O.S.I.M. de respingere a opoziţiei este netemeinică şi nelegală, pentru motivele ce vor fi expuse şi analizate în continuare.

2. Motivarea Comisiei de Examinare Opoziţii

Comisia de Examinare Opoziţii a respins opoziţia subscriselor PFIZER PRODUCTS INC. şi PFIZER INC considerând următoarele:

„... denumirile aflate în conflict sunt diferite din punct de vedere semantic şi fonetic, ambele fiind fanteziste.”1

„...de-a lungul anilor, pe teritoriul României au fost protejate pentru produse identice sau similare, numeroase

mărci care încep cu litera „V” si care au în componentă grupul de consoane „GR”

Medicamentul Viagra este prescris şi se eliberează strict la indicaţia medicului specialist...”

„....nu se poate vorbi de apariţia riscului de confuzie în rândul publicului consumator deoarece chiar dacă

produsele pentru care sunt solicitate cele două elemente verbale sunt similare, nu se fac aplicabile prevederile

art. 6(1)-b din Legea 84/1998-republicată.”

„În ceea ce privește art. 6 alin 3 si art 6 alin 4 Comisia de examinare opoziții consideră că aceste prevederi nu sunt aplicabile, deoarece este greu de grezut că un consumator, fie el şi mediu, poate confunda VIAGRA cu VIGRANDE, prin urmare nici nu poate asocia producatorii”2 Chiar dacă opozantul a demonstrat renumele mărcii VIAGRA pe teritoriul Uniunii Europene şi pe cel al României, Comisia consideră că nu sunt

1 A se vedea Avizul Comisiei de examinare opoziții, pag. 2, par. 62 A se vedea Avizul Comisiei de examinare opoziţii, pag. 3, par. 1

aplicabile prevederile art. 6 alin 3 şi 4 din Legea 84/1998- republicată3”

În cele ce urmează, vom tratata separat chestiunile ce ţin de art. 6 alin. 3 şi 4 (protecţia mărcii ce beneficiază de reputaţie) şi apoi cele ce ţin de existenţa riscului de confuzie.

3. Renumele (notorietatea) mărcilor anterioare - incidenţa dispoziţiilor art. 6 alin. 3 şi 4 din lege;

a) Critici aduse deciziei Comisiei de Examinare

Comisia de opoziţii arată că „(…) este greu de crezut că un consumator, fie el şi mediu, poate confunda VIAGRA cu VIGRANDE, prin urmare nici nu poate asocia producătorii”.

Voluminoasele noastre susţineri privind reputaţia/notorietatea mărcii, asocierea semnelor, modul în care partea adversă profită de reputaţia mărcii şi cum afectează caracterul său distinctiv au fost expediate de OSIM în cele două rânduri menţionate. Este greu de crezut că aceste două rânduri pot constitui o motivare în condiţiile în care argumentele noastre esenţiale au rămas în acest fel neanalizate. Conform jurisprudenţei CEDO4, motivarea hotărârii trebuie să demonstreze faptul că instanţa a analizat realmente argumentele esenţiale ale părţilor: „(…) dreptul la un proces echitabil include, între altele, dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor. (...) articolul 6 implică mai ales, în sarcina instanţei, obligaţia de a realiza o analiză efectivă a mijloacelor, argumentelor şi probelor părţilor (…)”. De asemenea, Curtea a arătat că „(…) noţiunea de proces echitabil impune ca o instanţă ce a motivat pe scurt hotărârea sa, să fi examinat realmente chestiunile esenţiale care i-au fost supuse atenţiei (…)”5

Pe de altă parte, „motivarea” nu respectă jurisprudenţa CEJ nici cu privire la sensul pe care noţiunea de „asociere” o are în jurisprudenţa CEJ6, nici cu privire la etapele analizei ingerinţei care constă în faptul că folosirea semnului profită de reputaţia mărcii sau lezează caracterul distinctiv al acesteia prin asocierea astfel creată. Astfel, aşa cum vom detalia mai jos, „asocierea” de care vorbeşte CEJ vizează nu producătorii, cum greşit reţine Comisia, ci chiar semnul şi marca: văzând semnul, consumatorul îşi aminteşte de marca anterioară ce are renume, i se naşte în minte imaginea ei. Rezultă cu claritate din jurisprudenţa CEJ că asocierea respectivă nu trebuie să ia forma şi să aibă gradul unei confuzii între semne – aşa cum

3 A se vedea Avizul Comisiei de examinare opoziţii, pag. 3, par. 24 A se vedea Cauza Albina c. României: „Deoarece Convenţia vizează ocrotirea unor drepturi concrete şi efective, iar nu a unora teoretice şi iluzorii, acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observaţii sunt într-adevăr „ascultate”, adică examinate în mod corespunzător de către instanţa sesizată.”5 A se vedea par. 34 din hotărârea menționată.6 În acest sens, a se vedea Hotãrârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon şi Adidas Benelux, C-408/01, par..29

greşit reţine Comisia – ci este suficientă această rememorare a mărcii cu renume la vederea semnului. Aceasta este legătura pe care trebuia să o cerceteze Comisia, nu asocierea între producători menţionată de OSIM, probabil în sensul riscului de confuzie indirectă (consumatorul să considere că există o legătură economică între agenţii economici implicaţi).

„Raţionamentul” Comisiei este aşadar greşit sub două aspecte. În primul rând, Comisia crează o relaţie graduală între ricul de confuzie, stricto-sensu, şi riscul de asociere a producătorilor, care este în esenţă tot un element al riscului de confuzie lato-sensu. Inexistenţa riscului de confuzie stricto sensu, nu exclude existenţa riscului de confuzie prin asociere, tocmai pentru acest motiv şi legea mărcilor a reglementat riscul de confuzie cu cele două posibile variante fără a se exclude una pe cealaltă. În al doilea rând, asocierea din cuprinsul art. 6 alin.3 şi alin. 4 nu este similară celei din conţinutul riscului de confuzie. Încălcarea mărcii realizată prin profitarea sau prejudicerea unei mărci de renume nu presupune existenţa unui risc de confuzie nici direct nici prin asociere.

Pe scurt:- asocierea, în sensul art. 6 alin. 3 nu priveşte producătorii, ci semnele;

riscul de asociere a producătorilor, în lumina hotărârii CEJ din cazul Sabel Puma7, trebuie înţeles în sensul de risc de confuzie indirectă (publicul crede că există o legătură comercială între producători); în sensul art. 6 alin. 3, asocierea semnelor înseamnă că publicul, văzând semnul, îşi aminteşte marca de renume;

- din pricina asocierii mai sus amintite, fie caracterul distinctiv al mărcii de renume este afectat (diluţie), fie semnul împrumută din reputaţia (goowillul) mărcii profitând astfel de renumele acesteia:

- standardul CEJ nu este aşadar cel al confundării semnelor, ci al faptului că semnul VIGRANDE poate să nască în mintea consumatorului imaginea mărcii VIAGRA (fără să le confunde); din această perspectivă, standardul Comisiei este paralel cu cel al Curţii Europene de Justiţie;

- standardul CEJ nu este nici riscul asocierii producătorilor (ca în cazul confuziei indirecte, menţionate anterior), ci al profitării de reputaţie/renumele/goodwillul mărcii cu reputaţie sau al diminuării puterii distinctive a acesteia; din nou, standardul Comisiei este paralel cu cel din jurisprudenţa CEJ.

După cum se poate observa Comisia nu aplică acelaşi raţionament ca şi Curtea Europeană de Justiţie (adică acelaşi standard) pentru a proteja mărcile cu renume raţionamenul Comisiei fiind greşit sub aspectele menţionate, nu poate conduce la o concluzie corectă şi nici nu răspunde argumentelor şi analizei făcute de noi prin opoziţie.

b) Argumentele noastre

7 În acest sens, a se vedea Hotărârea Sabel v. Puma din 11 noiembrie 1997 ( C-251/95), pct. 24

Analiza Comisiei de Examinare este una mai mult decât lapidară, aceasta nefăcând o analiză corespunzătoare a condiţiilor dispoziţiilor legale invocate de către subscrisele PFIZER.

Dat fiind faptul că, în speţă, renumele (notorietatea) mărcii nu este contestată de partea adversă, şi nici de Comisie, nu vom relua aspectele din opoziţie pe aceste chestiuni; ele însă îşi păstrează întreaga relevanţă şi, dacă este nevoie, le vom relua şi completa cu alte date şi informaţii. De asemenea, analiza mult prea succintă a Comisiei nu a ajuns la condiţia profitării de renumele mărcii sau la afectarea caracterului distinctiv al acesteia; de aceea, nu vom relua cele arătate în opoziţie, acestea păstrându-şi, desigur, întreaga relevanţă.

În cele ce urmează ne vom concentra pe aspectul asocierii dintre semne, în sensul pe care această sintagmă îl are în cadrul jurisprudenţei CEJ, ca şi condiţie esenţială pentru încălcările drepturilor specifice mărcilor cu renume.

„Asocierea” este definită în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie ca situaţia în care vederea semnului a cărui înregistrare se cere trezeşte în mintea consumatorului amintirea mărcii anterioare cu renume. Atingerile aduse dreptului la marcă în această ipoteză sunt consecinţa unui anumit grad de similaritate între marcã şi semn, din cauza cãruia publicul vizat realizeazã o asociere între semn şi marcã, cu alte cuvinte stabileşte o legãturã între acestea, chiar dacã nu le confundã. Prin urmare, nu este necesar ca gradul de similaritate dintre marca de renume şi semnul utilizat de terţi sã fie de asemenea natură încât sã existe un risc de confuzie în percepţia publicului vizat, adică să există o confuzie între VIAGRA şi VIGRANDE. Este suficient ca gradul de similaritate dintre marca de renume şi semn sã aibã drept efect faptul ca publicul vizat stabileşte o legătură între semn şi marcă.8

Or, aşa cum indicam în opoziţie, dar Comisia nu s-a obosit să analizeze aceste argumente, raportându-ne la cazul de faţă:

similaritatea mărcii cu semnul este mare9; produsele sunt identice; marca VIAGRA este notorie; există un risc de confuzie între marcă şi semn.

În cauza de faţă existând chiar un risc de confuzie, aşa cum vom demonstra mai jos, a fortiori, va exista şi o „asociere” în sensul jurisprudenţei10.

8 Hotãrârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon şi Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, pct. 29, şi Hotãrârea din 10 aprilie 2008, Adidas şi Adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, pct. 41.9 A se vedea paginile 9-11 din contestaţie10 Hotãrârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, nepublicatã încã în Repertoriu: “(…) o legătură între mărcile în conflict este stabilită în mod necesar în

În ipoteza în care, ad absurdum, nu s-ar reţine riscul de confuzie, considerăm că asemănările dintre mărci, identitatea produselor şi gradul foarte ridicat al reputaţiei mărcii şi recunoaşterii sale conduc cu uşurinţă la o „asociere”. În cazul nostru, văzând semnul VIGRANDE, publicul se gândeşte la VIAGRA. Asocierea este imediată şi puternică în sensul jurisprudenţei CEJ.11

Exemplificatoare pentru aplicarea principiilor stabilite de CEJ este hotărârea TPI în cazul BOTOX/Botolist si Botocyl12 în care s-a reţinut că: „Publicul relevant-practicieni, precum şi publicul larg - nu va eşua în a observa că BOTOLIST / BOTOCYL încep cu sufixul Boto-, ceea ce reprezintă aproape întreaga marcă BOTOX, care este bine cunoscuta pentru public. Acest lucru va duce in mod natural ca publicul să facă o legătură între cele două mărci(...).” Credem că acest fragment redă esenţa situaţiei din cauza respectivă în problema asocierii şi că situaţia acolo descrisă este extrem de asemănătoare cu situaţia noastră: apropierea dintre VIAGRA şi VIGRANDE, faptul că toate literele mărcii notorii se regăsesc aproape în aceeaşi ordine în semnul a cărui înregistrare se cere este denatură să creeze o asociere imediată, directă şi puternică între marca cu reputaţie şi semn.

Deşi nu are strict legătură cu problema asocierii, nu putem să nu redăm şi două fragmente din hotărârea citată prin care TPI arată cum anume se profită de reputaţia mărcii (prin crearea unei mărci inspirate din marca cu renume) şi cum anume se afectează caracterul distinctiv al mărcii cu renume: „Singurul motiv indicat de titular pentru utilizarea prefixului Boto- pentru BOTOLIST-BOTOCYL este acela de a face aluzie la „botulinum”. Fata de această susţinere Comisia de Apel a considerat că proprietarul nu a oferit niciun motiv valid pentru preluarea începutului identic al mărcii ce reproduce/preia aproape toate literele marcii cu reputaţie. Folosirea unei mărci inspirate de marca BOTOX, în legatura cu produse apartinand unor piete inrudite duce la profitarea în mod nelegal de caracterul puternic distinctiv al marcii cu renume ” „Utilizarea BOTOLIST, BOTOCYL şi de alte marci care încep cu "Boto" ar duce la pierderea de atractivitate a mărcilor anterioare, deoarece singurul element care ar asigura o conexiune între anti-rid şi preparate Allergan ar fi ultima literă "x" în BOTOX. Schimbare în comportamentul economic al publicului este previzibil, în sensul că publicul nu ar mai asocia "Boto" cu Allergan.

caz de risc de confuzie, cu alte cuvinte, atunci când publicul pertinent crede sau poate să creadă că produsele sau serviciile comercializate sub marca anterioară şi cele comercializate sub marca ulterioară provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [a se vedea în acest sens în special Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, pct. 17, şi Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings şi O2 (UK), C-533/06, Rep., p. I-4231, pct. 59].”11 Intel Corporation, anterior citată, pct. 67. 12 T-345/08 si T-357/08 Helena Rubinstein SNC and L’oreal SA va Allergan Inc (BOTOX/Botolist si Botocyl, pronuntata la 16.12.2010, par. 86

Mărcilor sale ar fi lipsite de o parte substanţială a ceea ce constituie valoarea lor.”13

4. Riscul de confuzie

A) Similaritatea mărcilor în conflict

a) Critici ale deciziei Comisiei

În analiza mărcilor în conflict, Comisia s-a mulţumit să realizeze o comparaţie limitată a similarităţii din punct de vedere vizual şi conceptual şi nu a analizat deloc similaritatea auditivă. Astfel, singurul argument al Comisiei de Examinare Mărci care ar putea duce la concluzia că ar fi existat totuşi o analiză a similarităţii semnelor în conflict este fraza că „denumirile în conflict sunt diferite din punct de vedere semantic şi fonetic, ambele fiind fanteziste”.

Această simplă afirmaţie, care nu răspunde la niciunul din argumentele noastre, expuse pe larg în cadrul opoziţiei, este practic nemotivată motiv pentru care este şi cvasi-imposibil de combătut prin argumente. Comisia trebuia să facă o analiză motivată a similarităţii atât din punct de vedere vizual şi auditiv cât şi conceptual, indicând criteriile aplicabile, sursa acestor criterii, modul în care ele sunt aplicate ţinând seama de circumstanţele concrete ale cazului. În condiţiile în care toate acestea sunt inexistente – nici motivele noastre nu sunt respinse cu argumente, nici criteriile aplicate nu sunt indicate – totul rezumându-se la o afirmaţie fără sens, soluţionarea opoziţiei nu face altceva decât să bifeze îndeplinirea de către OSIM a unei formalităţi procedurale şi nu are nicio legătură cu accesul la justiţie. Este greu de înţeles cum anume am putea ataca în mod coerent şi argumentat, în situaţia în care noi argumentăm că există o similaritate fonetică iar Comisia răspunde scurtă că „„denumirile în conflict sunt diferite din punct de vedere (….) fonetic, ambele fiind fanteziste”.

Pe de altă parte, susţinerea Comisiei conform căreia „de-a lungul anilor, pe teritoriul României au fost protejate pentru produse identice sau similare, numeroase mărci care încep cu litera V şi care au în componenţă grupul de consoane GR” este total neîntemeiată deoarece Comisia nu poate reduce cazul la literele V şi GR. În acest fel, Comisia neglijează în totalitate vocalele I şi A care apar lângă consoanele V şi GR, respectiv VI/GRA; pe de altă parte, nu există vreo jurisprudență a Curţii Europene de Justiţie care să permită desprinderea unor grupuri de consoane dintr-o marcă pentru a argumenta în sensul că ele sunt şi în alte mărci.

Făcând o verificare în baza de date SAEGIS, se poate observa că deşi pe teritoriul României sunt înregistrate tot pentru clasa 5 o serie de mărci ce încep cu litera V şi au în componenţă grupul de consoane GR , analizându-le

13 T-345/08 si T-357/08 Helena Rubinstein SNC and L’oreal SA va Allergan Inc (BOTOX/Botolist si Botocyl, pronuntata la 16.12.2010, par. 33

pe fiecare în parte cu mărcile VIAGRA, nu există o similaritate vizuală, auditivă sau conceptuală între acestea:Astfel: VIAGRA VAXIGRIP, VASTGREFF, VASEGREEN, VICTORGROUP, VITAGREEN, VOGREZ, VASOGREL, VINAGRE DE MANZANA BALSAMICO, VOLTAREN JOINT PAIN PROGRAMME, EXTRA VITAL PEDIGRIU, VigRX, VETAGRO, VEGRINAY, EUROPEAN GENERICS VANDERVEL GROUP, VARILEGES C GROUPE CAMIS etc.

A susţine că nu există o similaritate între semnul VIGRANDE şi mărcile anterioare VIAGRA, pe motiv că pe teritoriul României sunt o serie de alte mărci care încep cu litera V şi conţin consoanele GR este absurdă în lipsa unor criterii care să permită o decizie cu privire la grupurile căutate: în funcţie de ce criterii se realizează căutarea – în funcţie de consoane, vocale, grupul „gr”, consoana „v”, etc.? Dacă vom proceda în acest fel, am putea ajunge la concluzia că marca Coca Cola este, de fapt, chiar lipsită de protecţie pentru că în mod sigur toate literele ei sunt conţinute, separat sau în diverse grupuri („c”, „o”, „l”, „a”, co”, „la”, ol”, „ola”, etc.) în foarte multe alte mărci pentru sucuri şi băuturi nealcoolice.

b) Argumentele noastre

Ne menținem argumentele prezentate prin opoziție, privind similaritatea însă faţă de decizia Comisiei de Examinare Opoziţii înţelegem să facem unele completari, punctând că o analiză corectă a mărcilor în conflict relevă similaritatea dintre mărcile opuse și semnul VIGRANDE al intimatei.

i. Similaritatea vizuală

Aşa cum s-a susţinut şi prin opoziţie14 conform jurisprudenţei Tribunalului de primă instanţă, publicul acordă importanţă mai ales primelor litere15, partea de început a cuvintelor captând mai mult atenţia consumatorilor. De asemenea, în aprecierea similarităţii, se va ţine seama de asemănări şi nu de deosebiri16.

14 Pagina 6, paragraful 4 din opozitie15 Spre exemplu, hotărârea TPI din 17 martie 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T -184/02, Rec. p. II-965, par. 83; hotărârea TPI din 15 decembrie 2006, în cazul T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH/OHMI - Cornu SA Fontain, par. 67; T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II-949, par. 64 şi 65 („ar trebui reamintit că în general consumatorii sunt mai atenţi la partea de început a cuvintelor decât la partea finală a acestora”); Cazul T-172/05, Hot din 10.10.2006, Armacell Enterprise GmbH vs. nmc SA, par. 19 („silabele de început ale însemnelor capturează mult mai uşor atenţia consumatorilor”).16 A se vedea O.M.P.I. - „Introducere în proprietatea intelectuală”, traducere Rodica Pârvu, Laura Oprea, Magda Dinescu, Ed. Rosetti, 2001, Bucureşti, p. 192, pct.l 9.173, regulă citată de V.Roş, O.Spineanu-Matei, D.Bogdan în „Mărcile şi indicaţiile geografice”, Ed. All Beck, 2003, Bucureşti, pag.210, par. 3, în acelaşi sens, I Macovei, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ediţia 2, Bucureşti, 2006, Ed. C.H. Beck, p. 280. Acest principiu rezultă şi din jurisprudenţă: decizia camerei de opoziţii din cadrul OAPI, nr. 101/1998, Vital c. Okovital; decizia camerei de opoziţii nr. 82/1999, Octonyl c. Actonel; decizia camerei de opoziţii nr. 114/1999, Deli c. Delibori, Curtea de Apel

Între semnul fraudulos şi mărcile anterioare există o similaritate mare din punct de vedere vizual: VIA-GRA VI-GRA-nde

În analizarea similarităţii vizuale, Comisia trebuia să observe următoarele:

5 litere din cele 6 litere ale cuvântului Viagra sunt preluate în aceeaşi ordine;

două din elementele componente ale mărcii Viagra, VI şi GRA,-sunt preluate în aceeaşi compoziţie;

ordinea în care sunt preluate cele două componente (GRA urmează după VI) este aceeaşi;

atât marca anterioară şi cât şi cea ulterioară încep cu acelaşi grup „VI”;

literele preluate sunt singurele care intră în compoziţia mărcii Viagra;

simplul fapt că grupurile VI şi GRA sunt întrerupte de sunetul „a” în marca anterioară nu poate să înlăture aceste asemănări evidente şi marcante.

exista o similaritate foarte ridicată a primei părţi a termenului ales de solicitantă – VIGRA -, cu marca anterioară VIAGRA, primul fiind obţinut prin suprimarea vocalei centrale “a” din mărcile verbale anterioare VIAGRA: VI(a)GRA.

partea de început a cuvântului este componenta dominantă, reţinută de consumator, iar impresia de similaritate ridicată pe care o lasă nu este diminuată de ataşarea terminaţiei “-nde”. Alăturarea subtilă a acestei terminaţii nu înlătură similaritatea ridicată.

alăturarea literelor în aceeaşi ordine ca şi în cazul mărcilor VIAGRA, doar cu omiterea intenţionată a vocalei interioare, arată că sub aspect structural, marca anterioară VI(a)GRA se regăseşte practic ca parte introductivă în marca solicitată, devenind astfel elementul său dominant, ceea ce determină o similaritate vizuală mare.

În sfârşit, potrivit jurisprudenţei Tribunalului de primă instanţă, (hotararea BOTOX/Botumax)17 protecţia conferită mărcilor cu renume în dreptul European prevalează chiar dacă mărcile în conflict conţin un număr diferit de silabe, litere/cuvinte laudative sau alte elemente suplimentare fonetice. In ceea ce priveşte silaba suplimentară în cadrul mărcii solicitate, aceasta nu este suficientă pentru a exclude existenţa unei similitudini fonetice între mărcile în conflict”. Prin urmare, faptul că numărul de silabe este diferit sau marca a ce se solicită a fi înregistrată contine unele unele elemente suplimentare nu este suficient pentru a exclude o similitudine între mărcile în conflict”.

Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 231/A/16 iunie 2005, în Octavia Spineanu-Matei, „Proprietate intelectuală. Practică judiciară”, Ed. Hamangiu, 2006, pag. 88.17 Cazul T-131/09 si T-345/08 Farmeco AE Dermokallyntika – Allergan Inc (BOTOX/Botumax) pc 39

ii. The Aural Similarity

We do not consider that lack of aural similarity between two trademarks can be deduced from the fact that both have a fanciful character, as the Commission does. This statement of the Commission is so unprofessional, that we do not consider that its analysis can contribute to settling the case.However, since the decision of the Opposition Examination Commission did not analyze at all the aural similarity issue, we maintain our statements from the opposition with respect to this issue, shortly referring to only some of the matters.

Performing an analysis from an aural perspective:

the public will perceive the exact same 5 sounds (v, i, g, r, a), in the same order, so that when hearing the later VIGRANDE trademark, the consumer will of course have in mind the well-known VIAGRA trademark.

the later trademark’s perception by the public as a similar trademark is not diminished by adding the “-nde” termination, whose final placement fives it an unimportant role in the structure of the word.

the sounds are grouped similarly, creating syllables from the same combination: VI- and –GRA- are syllables both in the early trademarks and in the sign whose registration is required.

The differences between the two trademarks are insufficient to set aside the likelihood impression produced by the common elements (the 5 common sounds pronounced in the same order). Therefore, we consider that there is an average to high aural similarity between VIAGRA and VIGRANDE.

iii. The Conceptual Similarity

Performance of an analysis from a conceptual perspective results, as stated in the opposition18, in a high similarity between the opposed VIAGRA trademarks and the later VIGRANDE trademark. In this case, analyzing the conceptual similarity, one can note the following:

VIGRANDE is not the result of the creative effort of the Defendant, but an immediate and simulated “evocation” of the VIAGRA trademark.

Viagra has no meaning in Romanian and does not associate with any other words in Romanian.

Checking the Explanatory Dictionary of the Romanian Language, it would fit between “VIAGER” [lifelong] and “VIAŢĂ” [life]. There are no other closer words and it is obvious that no connection can be made between the trademark and the two aforementioned words. Therefore, it totally lacks a conceptual meaning.

18 Page 7 paragraph 6 of the opposition

Instead, VIGRANDE can be understood as a contraction, VIaGRA+graNDE, having the possible meaning of “Grater Viagra”. In this case, there is an obvious conceptual similarity, the competing product being presented as a grater version of the copied product.

According to judicial practice19 in similar cases (Botox vs Botumax): “Considering the similarity of the litigating trademarks and the connection that the consumer will make between them, he/she can be led to think that the products aimed by the requested trademark are as effective as those covered by the earlier trademark or, due to the “max” suffix, their effectiveness is maximized”.

As we have also mentioned in the opposition20: “both trademarks are fanciful by nature, so that under a conceptual aspect they cannot be considered as the result of a need for describing the active substance or the therapeutic function, or any other element needed for describing a characteristic of the product. From this perspective, the similarity of the trademarks cannot be accounted to an external objective factor imposed by the informative function of the trademark elements, but it becomes obvious that the trademark submitted for registration, VIGRANDE, was conceptually born based on the reference to the well-known VIAGRA trademark”.

With respect to the previously elaborated analysis of similarity and through opposition, the conclusion is that there is a high degree of similarity between VIAGRA and VIGRANDE.

B. The Product’s Identity

a) Criticisms to the Commission’s decisionThe examiner does not consider the identity of the products that are designated in the case of the opposed trademarks and the request for the registration of the later trademark, acknowledging the similarity of the products. Of course, in the usual “tone” of the decision, this statement of the simple similarity, and not of the identity is not motivated at all

b) Our Arguments We maintain our statements from the opposition, but we will shortly refer to this matter, mentioning that the products are identical:

The two VIAGRA trademarks belonging to the opponents are registered for products from the Class 5 of goods of the Nice Classification, as follows: the national registration no. 030535 covers among others “pharmaceutical products, veterinary and hygiene products” and “especially a pharmaceutical formulation for treating erectile dysfunction, “sidenafil””, and community registration no. 233890

19 For this purpose, see Case T-131/09 Farmeco AE Dermokallyntika vs Allergan Inc, (Botox vs Botumax) pronounced on 28.10.2010-paragraph 92

20 See page 7 paragraph 7 of the opposition

designated the products “pharmaceutical and veterinary formulations and substances”.

The VIGRANDE trademark registration request concerns the following products: Class of goods 05, “Pharmaceutical products, pharmaceutical formulations for human use”.

C. The Relevant Public

a) Criticisms to the Commission’s decisionIn the decision, the Commission shows that the VIAGRA medicine is prescribed and released strictly based on the prescription of the specialized doctor, because it produces side effects. We consider that these statements need to be understood as referring to the relevant public. If this is the situation, we can only note again that the “reasoning” of the Commission is resumed to a simple statement and that this simple statement contradicts the constant relevant jurisprudence of the European Courts, as we will elaborate below.

However, we underline that the statement by the Commission of the possible side effects of the VIAGRA products has no relevance in this case, where only an analysis of the trademarks was to be performed, as the products are identical (identical active substance, identic therapeutic indications), and this fact is what matters for assessing the likelihood of confusion.

b) Our arguments

First of all, an extremely important factual element needs to be underlined: none of the two trademarks is registered for specific medicines, but generally for pharmaceutical products and formulations. The protection of the trademark, in accordance with the list of products designated at the registration of the two trademarks, is not for prescription medicines. Thus, none of the trademarks is registered for products released with medical prescriprion, according to the list of designated products: the earlier VIAGRA trademark was registered generally for pharmaceutical products and other products used in medical purposes, including veterinary products etc., as well as especially for a pharmaceutical formulation for treating erectile dysfunction, while the later VIGRANDE trademark refers to identical products from Class 05, whose purpose is generally the medical one, without especially indicating a certain formulation type. It is difficult to understand where the Commission deduces from that pharmaceutical products and formulations generally require a medical prescription.

Second of all, the ungrounded statement of the Commission contradicts a constant relevant jurisprudence of the European Courts, according to which average level consumers cannot be excluded from the relevant public even for medicines released base

on prescription: “According to the jurisprudence, if such products are medicines that require a prescription from a doctor prior to being sold in pharmacies to consumers, the relevant public is simultaneously made up of final consumers and professionals in the medial field, namely doctors who prescribe the medicine, as well as pharmacists who sell the prescribed medicine.

Despite the choice of these products being influenced or determined by intermediaries, there can exist a likelihood of confusion for consumers as well, since they can meet these products even during a buying process that takes place for each of the shown products, looked at individually, at different moments.”21 In another decision, ICC established that “also in the case of medicines based on prescription, final consumers represent a part of the relevant public”22.Therefore, reading the aforementioned European jurisprudence: one cannot exclude from the relevant public the average consumer, who is unprofessional in the case of Class 05 products of the Nice Classification, regardless of whether these are pharmaceutical products released based on medical prescription.

D. Distinctivitatea mărcii anterioarea) Critici ale deciziei Comisiei

Comisia nu a analizat deloc distinctivitatea mărcilor anterioare, ignorând total acest aspect. Este mai mult decât surprinzător acest aspect, având în vedere nu neapărat motivele indicate de noi în acest sens – oricum Comisia a ignorat absolut toate motivele indicate de noi, deci nu ne miră faptul că l-a sărit şi pe acesta – ci, mai ales, având în vedere principiile obligatorii stabilite de Curtea Europeană de Justiţie, redate în opoziţie şi reluate pe scurt mai jos.

b) Argumentele noastreAvând în vedere că distinctivitatea nu a fost deloc analizată de către Comisie, întelegem să ne menţinem argumentele prezentate prin opoziţie, punctând doar următoarele chestiuni: - distinctivitatea mărcii anterioare este un element esenţial în analiza încălcării drepturilor anterioare de către cererea ulterioară;

21 The decision of the Court from 09.02.2011 in the T-222/09 case, Ineos Healthcare Ltd. vs. OHIM (ALPHAREN/ ALPHA D3), par. 42 ș.u. In the same respect, the decision of the Court from 09.02.2011 in the C-412/05 P case, Alcon Inc. vs. OHIM, Biofarma SA (TRAVATAN/ TRIVASTAN), par. 58 (Annexes 28 and 30, filed by the Plaintiff), pages 390 of the case file. 22 „on the other hand, since it is clear that the whole process of trading such products aims at their purchase by the final consumers, the Court could correctly assess that the role ensured by intermediaries, be them even professionals in the field of health, whose prior intervention was required for selling such products to final consumers, need to be partially reported to the degree of attention raised that these consumers can prove, given that such products are pharmaceutical products, on the occasion of their prescription and, thus, to the capacity of such consumers to determine such professionals to take into account their perception with respect to such trademarks and especially their demands and preferences”- the decision of the Court from 09.02.2011, in the C-412/05 P case, Alcon Inc. vs. OHIM, Biofarma SA (TRAVATAN/ TRIVASTAN), par. 61

- aşa cum am susţinut şi prin opoziţie marca VIAGRA este un cuvânt fantezist, neavând nicio semnificaţie în raport de produsele desemnate. Prezenţa sa pe produsele farmaceutice nu descrie produsul şi nu se referă la alte indicaţii privind calitatea, cantitatea sau orice alt element care ar putea să ştirbească valoarea sa de semn distinctiv. De aceea, marca are o distinctivitate inerentă ridicată.-în contextul riscului de confuzie, CEJ a arătat că o marcă anterioară beneficiază de o protecţie mai ridicată cu cât distinctivitatea ei, fie per se (inerentă) sau datorită reputaţiei de care se bucură în rândul publicului este mai mare 23

- potrivit jurisprudentei europene24, (Botox vs Botumax): „având în vedere că produsele în cauză sunt identice sau, cel puţin, foarte similare cu "preparate farmaceutice şi sanitare de uz medical" din clasa 5, şi având în vedere gradul mediu de similitudine între mărcile în litigiu, precum şi reputaţia mărcilor anterioare, camera de recurs a fost pe deplin îndreptăţiţi să găsească, în decizia atacată, că există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr 40/94. Cu cat este mai mare gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, cu atât mai mare va fi riscul de confuzie. Astfel, mărcile cu un caracter distinctiv ridicat, fie în mod inerent sau din cauza reputaţiei pe piaţă, se bucură de protecţie mai extinsă decât mărcile cu un caracter mai puţin distinctiv.Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, reputaţia acesteia, trebuie luate în considerare atunci când se evaluează dacă există un risc de confuzie”.

E. Riscul de confuzie

a) Critici ale deciziei ComisieiPrin hotararea pronunțată Comisia a făcut o apreciere greşită, considerând că „....nu se poate vorbi de apariţia riscului de confuzie în rândul publicului consumator deoarece chiar dacă produsele pentru care sunt

solicitate cele două elemente verbale sunt similare, nu se fac aplicabile prevederile art. 6(1)-b”.

„Raţionamentul” Comisiei – în măsura în care fragmentul respectiv ar putea fi numit astfel – este unul circular: „(…) nu se poate vorbi de risc de confuzie deoarece (…) nu se fac aplicabile (SIC!) prevederile art. 6 (1) b”. Altfel spus, nu există risc de confuzie pentru că … prevederile privind riscul de confuzie nu sunt aplicabile.

În condițiile în care similaritatea este evidentă, așa cum am demonstrat, iar produsele sunt identice/similare, aspect necontestat de OSIM, riscul de confuzie există, cel puţin prin forma unei legături economice greşite pe care consumatorul ar putea s-o facă între PFIZER şi partea adversă. Deşi aparent se poate considera ca s-a făcut o analiză a riscului de confuzie de către Comisie, considerăm că tratarea acestui aspect a fost făcută mult prea superficial.

23 În acest sens, a se vedea Hotărârea Sabel v. Puma din 11 noiembrie 1997 ( C-251/95), pct.24, hotarârea, Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI - Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Bridge-Bainbridge), T-194/03, din 23 Februarie 2006, pct. 88.24 A se vedea în acest sens Cauza T-131/09 Farmeco AE Dermokallyntika vs Allergan Inc, (Botox vs Botumax) pronuntata la 28.10.2010-paragraf 66-67

b) Argumentele noastre

Conform principiilor stabilite în practica Curţii Europene de Justiţie, riscul de confuzie trebuie apreciat global, ţinând seama de toţi factorii pertinenţi în cauza dată25 şi, în primul rând, de gradul de similaritate a mărcilor şi produselor sau serviciilor desemnate. Există o interdependenţă între aceşti doi factori, astfel încât un grad mai mic de similaritate între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat de un grad mai înalt de similaritate între mărci, şi invers.26

Aşa cum arătam şi anterior, un factor foarte important în stabilirea existenţei riscului de confuzie este gradul de distinctivitate al mărcii anterioare: riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte important.27 Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, renumele său, sunt deci elemente ce trebuie avute în vedere pentru a aprecia dacă similaritatea semnelor sau produselor este suficientă pentru a da naştere unui risc de confuzie.28 La stabilirea riscului de confuzie se va ține cont de renumele mărcii anterioare, iar în situația în care marca este notorie, cum este cazul VIAGRA, distinctivitatea dobândită de aceasta este la cel mai înalt nivel.

Existența m ă rcii notorii anterioare VIAGRA , a unui grad ridicat de similaritate cu marca ulterioară VIGRANDE înregistrată pentru produse identice din clasa 5, sunt factori ce conduc la existenţa riscului de confuzie, respectiv a riscului ca publicul relevant să considere că produsul purtând marca VIGRANDE poate proveni de la aceeaşi întreprindere care este şi titulara mărcii VIAGRA sau de la o altă întreprindere, legată economic de prima, ca fiind iminent, pentru publicul relevant, din care nu poate fi exclus consumatorul de nivel mediu, rezonabil de atent și circumspect.29

Potrivit jurisprudentei europene30, într-o situaţie similară prezentei cauze, (Botox vs Botumax) s-a stabilit: „având în vedere că produsele în cauză sunt identice sau, cel puţin, foarte similare cu "preparate farmaceutice şi

25 Hotărârea Tribunalului, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, din 22 iunie 2004, Rec. p. II-1739, par. 50.26 Hotărârile Curţii de Justiţie din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, par. 17, şi din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, par. 19.27 În acest sens, a se vedea Hotărârea Sabel v. Puma din 11 noiembrie 1997 ( C-251/95), pct. 2428 Hotărârea Curţii de Justiţie Canon, anterior citată, par. 24; Hotărârile Tribunalului din 22 octombrie 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (STARIX), T-311/01, Rec. p. II-4625, point 61, et du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveira (GALÁXIA), T-66/03, par. 30; Sadas SA/OHMI- LTJ Diffusion SA (ARTHUR et FELICIE), T-346/04, 24 noiembrie 2005; Reckitt Benckiser (España), SL/OHMI- Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (ALADIN), T-126/03, din 14 iulie 2005.29 A se vedea supra, pct. I.C), pag. 3.30 A se vedea în acest sens Cauza T-131/09 Farmeco AE Dermokallyntika vs Allergan Inc, (Botox vs Botumax) pronuntata la 28.10.2010-paragraf 66-67

sanitare de uz medical" din clasa 5, şi având în vedere gradul mediu de similitudine între mărcile în litigiu, precum şi reputaţia mărcilor anterioare, camera de recurs a fost pe deplin îndreptăţiţi să găsească, în decizia atacată, că există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr 40/94. Cu cat este mai mare gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, cu atât mai mare va fi riscul de confuzie. Astfel, mărcile cu un caracter distinctiv ridicat, fie în mod inerent sau din cauza reputaţiei pe piaţă, se bucură de protecţie mai extinsă decât mărcile cu un caracter mai puţin distinctiv.Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, reputaţiei sale, prin urmare, trebuie luate în considerare atunci când evaluează dacă există un risc de confuzie”

Există riscul semnificativ ca publicul să creadă că este vorba despre noi game (mai mari sau mai bune) ale aceluiaşi medicament sau că subscrisele contestatoare au acordat licenţă (pe marcă) altor întreprinderi, existând astfel legături economice între contestatoare şi intimata Zentiva (risc de confuzie indirect).

În acest sens, aşa cum arătam anterior la secţiunea privind similaritatea conceptuală, VIGRANDE poate fi înţeles ca o contragere, VIaGRA+graNDE, având posibilul sens de „Viagra mai mare, existând o similaritate conceptuală evidentă, produsul concurent fiind prezentat ca o variantă mai mare a produsului copiat. Facem din nou trimitere, în acest sens, la o cauză pe care o considerăm extrem de asemănătoare cu cauza noastre Botox vs Botumax 31 în care TPI a reţinut că ”Având în vedere similaritatea mărcilor în litigiu şi legatura pe care consumatorul o va face între ei, acesta poate fi condus să se gândească că produsele vizate de marca solicitată sunt la fel de eficiente ca cele acoperite de marca anterioara sau, ca urmare a sufixului "max" eficienţa lor este maximizata”.

În concluzie, în cauză există un risc de confuzie puternic: chiar dacă publicul nu va confunda propriu-zis produsele, există un risc puternic ca el să creadă că este vorba de o nouă gamă, eficientizată (ca şi cantitate sau calitate) a pilulei arhicunoscute sau, măcar, că producătorul pilulei arhicunoscute a dat o licenţă unui alt agent economic pentru un produs similar.

5. Combaterea altor aspecte ale deciziei Comisiei

„solicitantul mărcii VIGRANDE nr. 1043915 se bucură de anterioritate pentru această denumire şi pentru produsele din clasa 05, prin MI nr 851474 înregistrată în România din 2005”

Faptul că ZENTIVA deţine şi marca MI nr 851474 nu trebuie să aibe vreun efect asupra cererii de înregistrare ce face obiectul prezentului dosar având în vedere că reprezintă un drept distinct. Aşadar nu există nicio bază legală pentru luarea în considerare în analiza noului semn ce se solicită a fi înregistrat a mărcii MI nr 851474.

31 A se vedea în acest sens Cauza T-131/09 Farmeco AE Dermokallyntika vs Allergan Inc, (Botox vs Botumax) pronuntata la 28.10.2010-paragraf 92

Nu în ultimul rând, menţionăm că marca MI nr. 851474 face deja obiectul unei acţiuni în anulare pe rolul instanţelor de judecată.

la data înregistrării pe fond a mărcii înregistrate în 2005, când se analizau şi motivele de refuz potrivit art. 6, nu s-a considerat ca fiind opozabilă marca natională VIAGRA

Această susţinere nu are nicio relevanţă în condiţiile în care nu s-a făcut o examinare a cererii de înregistrare în raport cu mărcile anterioare, la momentul la care s-a înregistrat marca MI nr 851474 .Prin urmare, din moment ce la data înregistrării mărcii mai sus precizate OSIM-ul nu a considerat că ar exista o similaritate între aceasta şi mărcile anterioare, cu atât mai mult se impune o analiză corespunzătoare la acest moment.

Concluzie:Ca urmare a analizării motivelor anterior prezentate dar şi ţinând cont de susţinerile expuse prin intermediul opoziţiei pe care le menţinem în totalitate, vă solicităm să admiteţi contestaţia depusă şi, pe cale de consecinţă, să dispuneţi respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. 1043915-VIGRANDE, pentru clasa de produse 05.

În drept: art. 6 alin.1 lit.b, art 6 alin 3 şi 4, art. 86 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice-republicată.

Probe: înscrisuri, precum şi de orice alte mijloace de probă a căror necesitate va reieşi din dezbateri.Anexăm dovada privind achitarea taxei de contestaţie, procura din partea titularului de marcă, în copie şi traducere în limba română, certificate.

Pentru PFIZER PRODUCTS INC. şi PFIZER INC.,SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI

TURCU & TURCUAv . Gabriel TURCU