TRANSMISIUNEA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR

Aspecte introductive

Prin funcţia sa de identificare a originii comerciale şi a calităţii produselor, de organizare a

concurenţei pe piaţă, marca a dobândit o valoare economică foarte importantă în economia

contemporană. Consecutiv, a crescut şi interesul pentru amenajarea unui cadru juridic adecvat pentru ca

marca să poată fi transmisă de la un subiect de drept la altul.

Spre deosebire de creaţiile intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele / modelele

industriale, topografiile circuitelor integrate), marca - cel mai important semn distinctiv - nu dă naştere

nici unui drept personal nepatrimonial, ci numai unor drepturi patrimoniale. Cum drepturile

patrimoniale sunt de regulă transmisibile, rezultă că, de plano, toate drepturile asupra mărcii pot fi

transmise.

În lipsa unei enumerări legale, vom identifica următoarele drepturi născute în legătură cu marca:

dreptul de prioritate, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare,1 dreptul provizoriu exclusiv de

exploatare a mărcii, dreptul exclusiv de exploatare a mărcii şi dreptul de a obţine despăgubiri pentru

încălcarea oricăruia dintre drepturile menţionate anterior.

Dintre toate aceste drepturi, dreptul la despăgubiri nu este propriu-zis un “drept asupra mărcii”, ci

este un drept de creanţă născut din încălcarea unui drept asupra mărcii. Fiind un drept de creanţă,

dreptul la despăgubiri se poate transmite potrivit regulilor de drept comun ce guvernează transmiterea

creanţelor2. Transmiterea dreptului la despăgubiri nu face obiectul prezentului studiu.

Cât priveşte dreptul de prioritate, dat fiind caracterul său de drept accesoriu al dreptului exclusiv de

exploatare a mărcii se va transmite deodată şi în acelaşi mod ca şi acest drept exclusiv.

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare reprezintă o etapă în devenirea dreptului exclusiv

asupra mărcii şi are un caracter esenţialmente temporar. Cum eliberarea certificatului de înregistrare

conferă dreptul exclusiv asupra mărcii, transmiterea dreptului la eliberarea certificatului de înregistrare

reprezintă o transmitere sub condiţie suspensivă a dreptului exclusiv asupra mărcii.

Scurt istoric cu privire la transmiterea mărcilor. - Deoarece din punct de vedere cronologic,

prima funcţie ce i s-a atribuit mărcii de către reglementările moderne a fost aceea de identificare a

originii comerciale a produsului, s-a considerat multă vreme că marca trebuie să fie inseparabilă de

1 Art. 9-11 din Legea nr. 84/1998.2 Pentru detalii asupra cesiunii de creanţă, a se vedea C. Bîrsan, în C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 1992, p. 324-327.

1

această origine comercială, astfel încât ea nu putea fi înstrăinată decât împreună cu fondul de comerţ

sau cu întregul patrimoniu al comerciantului, ori cel puţin cu o fracţiune a acestui patrimoniu (principiul

conexităţii mărcii).

Restricţia a fost menţinută şi după ce a devenit dominantă funcţia mărcii de garanţie a calităţii. Se

susţinea că, dacă s-ar admite transmisibilitatea mărcii, de vreme ce întreprinderea dobânditoare produce

întotdeauna bunuri de o altă calitate decât întreprinderea transmiţătoare, publicul va fi prejudiciat

considerând în mod eronat că produsele cărora marca li se aplică au aceeaşi calitate.

Pentru a evita consecinţele negative ale acestor practici, în urma creşterii valorii mărcii în cadrul

fondului de comerţ şi pentru a răspunde necesităţii de ordin economic de a fluidiza circulaţia sa juridică,

mai multe legislaţii au adoptat, sub influenţa doctrinei, principiul liberei cesiuni a mărcii.3

În România, în mod tradiţional, legislaţia din domeniul mărcilor a consacrat principiul

transmisibilităţii mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte.

Astfel, art. 5 alin. 1, teza a doua din Legea asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ din 15 aprilie

1879 prevedea că “Marca de fabrică este însă transmisibilă”. În temeiul acestui text, în doctrină şi

jurisprudenţă s-a decis în mod constant că “din moment ce nu există prohibiţiune din partea

legiuitorului, marca poate fi transmisă independent de întreprinderea care o foloseşte, cu condiţiunea

însă ca să nu cuprindă nici o indicaţiune care ar putea să inducă în eroare pe cumpărător asupra

originii produsului.”

Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu consacra în mod implicit - dar

neîndoielnic - cedarea mărcii, separat de fondul de comerţ sau de întreprinderea ale cărei produse,

lucrări sau servicii le individualiza.4

CESIUNEA DE MARCĂ

Contractul de cesiune de marcă (cesiunea voluntară)

Noţiune. - Contractul de cesiune de marcă este contractul prin care titularul mărcii, în calitate de

cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de

exploatare a mărcii.

3 Pentru detalii asupra evoluţiei concepţiilor în legătură cu transmisibilitatea mărcii, a se vedea Y. Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 153-158.4 Pentru amănunte, a se vedea E. Holban, S. Marinescu, Legea mărcilor de fabrică, de comerţ şi de serviciu. Texte comentate, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 202-204; Y. Eminescu, op. cit., p. 154.

2

Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăşi transmiterea dreptului subiectiv de

proprietate industrială asupra mărcii.

Clasificare

După întinderea dreptului transmis, cesiunea poate să fie totală (dacă dreptul este transmis în

întregime) sau parţială (dacă dreptul este transmis numai în parte).

Teoretic, în materia mărcilor, ar fi posibile cesiuni parţiale din punct de vedere teritorial şi cesiuni

parţiale din punctul de vedere al claselor de produse sau servicii la care se referă. Deşi literatura de

specialitate nu s-a concentrat asupra acestor aspecte, considerăm că reprezintă o cesiune parţială de

marcă şi cesiunea unei cote părţi din dreptul asupra mărcii, precum şi cesiunea dreptului asupra mărcii

pentru o perioadă de timp determinată. În cele ce urmează vom examina aceste varietăţi de cesiune

parţială.

a) Cesiunea parţială din punct de vedere teritorial. - Din raţiuni de protecţie a concurenţei şi a

liberei circulaţii a bunurilor, precum şi de evitare a confuziei în rândul consumatorilor, legea a interzis

cesiunea de marcă parţială din punct de vedere teritorial. Astfel, potrivit art. 40 alin. 2, teza finală,

« cesiunea, chiar parţială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la

care se referă ». Spre exemplu, este interzisă cesiunea dreptului la marcă pentru teritoriul unui singur

judeţ sau al unei singure regiuni istorice.

Sancţiunea aplicabilă unui contract de cesiune parţială din punct de vedere teritorial este nulitatea

absolută a unui astfel de contract, dat fiind că legiuitorul a urmărit să ocrotească un interes general.

Temeiul de drept aplicabil este art. 40 alin. 2, coroborat cu art. 5 C. civ. Acţiunea în constatarea nulităţii

absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în

eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de instanţa

de judecată din oficiu.

b) Cesiunea parţială din punct de vedere profesional. - Este permisă, în schimb, cesiunea

parţială din punct de vedere al claselor de produse sau servicii. Astfel, art. 40 alin. 2 teza I prevede că

« transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau

serviciile pentru care marca este înregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea   »

Funcţia distinctivă a mărcii şi necesitatea de a evita confuzia în rândul consumatorilor impun

însă o limitare şi în privinţa cesiunilor parţiale din punctul de vedere al produselor sau serviciilor la

care se referă. Astfel, potrivit art. 40 alin. 4, « Mărcile identice sau similare, aparţinând aceluiaşi

titular şi care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise

prin cesiune decât în totalitate şi numai către o singură persoană, sub sancţiunea nulităţii actului

de transmitere. »

3

Raţiunea sancţiunii instituite de acest text îndreptăţeşte calificarea sa drept nulitate absolută şi

totală a contractului de cesiune pentru caracterul ilicit al obiectului. Acţiunea în constatarea nulităţii

absolute poate fi intentată de orice persoană interesată (părţile contractante, consumatorii induşi în

eroare, OSIM), precum şi de procuror. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată şi de

instanţa de judecată din oficiu.

Sub incidenţa acestei sancţiuni nu vor intra decât acele cesiuni parţiale privind mărci identice

sau similare deja folosite pentru produse identice sau similare până la momentul încheierii

contractului. Per a contrario, este valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă deja

folosită la momentul încheierii contractului, care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi

titular (cedentul), dar care nu a fost folosită pentru produse identice sau similare. Tot astfel, este

valabil contractul de cesiune având drept obiect o marcă înregistrată care nu a fost folosită până la

momentul încheierii contractului şi care este similară cu o altă marcă înregistrată de acelaşi titular

(cedentul), dar care a fost folosită pentru produse identice sau similare. În fine, a fortiori, este

valabil contractul prin care titularul a două mărci identice sau similare înregistrate pentru aceleaşi

clase de produse, dar care nu au fost folosite cedează numai una dintre aceste mărci, pe care

cesionarul urmează, evident, să o folosească.

De lege lata, OSIM nu poate refuza înregistrarea unei cesiuni prin care se încalcă dispoziţiile

art. 40 alin. (4). Dacă, în urma depunerii listelor de produse în legătură cu care operează cesiunea

(Regula 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 5), OSIM constată

încălcarea dispoziţiilor citate, el este îndreptăţit să sesizeze instanţa judecătorească cu acţiunea în

constatarea nulităţii absolute a cesiunii, în virtutea atribuţiilor sale generale de “poliţie

administrativă” în domeniul protecţiei mărcilor (art. 92). De lege ferenda, considerăm că OSIM ar

trebui să fie abilitat să refuze înregistrarea cererii, cu efectul inopozabilităţii cesiunii faţă de terţi,

deşi contractul de cesiune va continua să se bucure de prezumţia de validitate până la constatarea

nulităţii absolute de către instanţa de judecată.

c) Cesiunea unei cote-părţi din dreptul asupra mărcii. – Considerăm că ne aflăm în ipoteza

unei asemenea cesiuni în umătoarele cazuri:

1. Marca a fost înregistrată pe numele mai multor persoane, fizice şi/sau juridice, care devin astfel

cotitulari ai acelei mărci. Unul dintre aceşti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideală

şi abstractă pe care o deţine din dreptul asupra mărcii. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul

5 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833/1998. Acest act normativ va fi citat în continuare “Regulamentul”.

4

dobândeşte exact poziţia juridică a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la marcă

alături de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2. Titularul exclusiv al unei mărci cedează o cotă-parte din dreptul asupra mărcii. În această

ipoteză, cedentul şi cesionarul devin cotitulari ai aceleiaşi mărci.

În toate cazurile cotitularii îşi vor exercita drepturile asupra mărcii potrivit regimului de drept

comun al coproprietăţii. În materia mărcilor, acest regim prezintă următoarele particularităţi:

Actele de conservare (spre exemplu, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii – conform 29

alin. 2 - , folosirea mărcii în vederea evitării riscului de decădere din dreptul la marcă –

conform art. 45 lit. a) şi b) - , introducerea unei acţiuni în contrafacere, intentarea unei acţiuni

în anularea înregistrării ulterioare a unei mărci identice sau similare – conform art. 48 - etc) pot

fi efectuate/încheiate de oricare dintre cotitulari, fără a fi necesară aplicarea regulii unanimităţii;

Actele de administrare (spre exemplu, folosirea normală a mărcii în propria întreprindere,

contractul de licenţă neexclusivă - cu excepţia situaţiei în care contractul se încheie pentru a

evita decăderea din dreptul asupra mărcii - acţiunea contractuală pentru obligarea beneficiarului

licenţei la plata redevenţelor datorate etc) pot fi realizate de oricare dintre cotitulari, fără a fi

necesar acordul celorlalţi cotitulari, dar cu obligaţia de a nu împiedica folosinţa exercitată de

către aceştia din urmă. Spre exemplu, produsele sau serviciile cărora urmează să le fie aplicată

marca nu trebuie să fie de natură să antreneze decăderea din dreptul la marcă pe motivul că

aceasta ar fi devenit deceptivă – art. 45 lit. c);

Actele de dispoziţie (spre exemplu, renunţarea la dreptul asupra mărcii, contractul de cesiune,

contractul de licenţă exclusivă, constituirea unui drept real asupra mărcii etc) sunt supuse

regulii unanimităţii.

d) Cesiunea dreptului asupra mărcii pentru o perioadă de timp determinată. – Se pune

întrebarea dacă, în temeiul contractului de cesiune de marcă, cesionarul poate dobândi dreptul exclusiv

asupra mărcii pentru o perioadă mai scurtă decât durata de validitate a certificatului de înregistrare. De

exemplu, certificatul de înregistrare mai este valabil pentru o perioadă de 7 ani iar dreptul asupra mărcii

este transmis pentru o perioadă de 5 ani.6

După scopul urmărit de părţi la încheierea contractului, cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu

oneros.

6 Pentru detalii referitoare la proprietatea periodică, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 194 şi urm.

5

Cesiunea cu titlu gratuit se poate realiza prin act unilateral sau prin contract. Cesiunea cu titlu

gratuit prin act unilateral poate fi făcută numai pentru cauză de moarte şi are natura juridică a unui legat

testamentar.

Contractului de cesiune cu titlu gratuit i se vor aplica regulile prevăzute de Codul civil pentru

contractul de donaţie.

În cazul cesiunii cu titlu oneros, contractul va fi supus regulilor generale prevăzute de Codul

civil pentru contractul de vânzare-cumpărare sau de schimb, in funcţie de natura contraprestaţiei, o

sumă de bani sau, respectiv, un alt bun.

2.2.3. După raportul cu transmiterea unui alt bun, cesiunea de marcă poate fi principală sau

accesorie.

Cesiunea de marcă este principală atunci când este independentă de transmiterea altui bun. După

cum am arătat,7 legea permite transferul mărcii independent de fondul de comerţ din care face parte. De

asemenea, conform art. 40 alin. 3, « În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în

totalitatea sa, această transmitere are ca efect şi transferul drepturilor cu privire la marcă.

Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la

marcă ».

Teza finală a art. 40 alin. 3 are în vedere transmiterea unor elemente de activ ale patrimoniului,

adică atât transmiterea unor bunuri ut singuli, cât şi transmiterea unui fond de comerţ (care este o

universalitate de fapt şi nu se confundă cu patrimoniul titularului măcii) .

Condiţii de formă. Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi

Contractul de cesiune a mărcii este un contract solemn. Potrivit art. 40 alin. 1 teza finală,

« Cesiunea trebuie făcută în scris şi semnată de părţile contractante sub sancţiunea nulităţii.  » Rezultă

că legea impune ad validitatem condiţia formei scrise a contractului. Tot ad validitatem,

consimţământul trebuie să fie exprimat prin semnătura părţilor sau a reprezentanţilor lor, aplicată pe

înscris. În situaţia în care contractul de cesiune este încheiat prin mandatar, atunci procura trebuie dată

de asemenea în formă scrisă şi semnată de mandant.

Sancţiunea nerespectării oricăreia dintre aceste două condiţii de formă – forma scrisă sau semnătura

părţilor - este nulitatea absolută a contractului de cesiune.

Aceste reguli sunt aplicabile doar în cazul în care marca este transferată ut singuli. În cazul în care

transmiterea mărcii operează în cadrul transmiterii fondului de comerţ, a patrimoniului sau unei

fracţiuni din patrimoniu, forma aplicabilă este aceea prevazută pentru categoriile de transmisiuni

respective. Dacă nu există reguli speciale se aplică principiul consensualismului şi regulile generale de

probă prevăzute de Codul civil sau de Codul comercial, după caz.

7 A se vedea supra, punctul 1.2.

6

În cazul în care cesiunea mărcii este cu titlu gratuit, contractul astfel încheiat are natura juridică a

unui contract de donaţie şi, în consecinţă, este supus regulilor de formă prevăzute de Codul Civil pentru

acest contract. Prin urmare, în acest caz, cesiunea de marcă trebuie să îmbrace forma autentică ad

validitatem (art. 813 C. civ.). Deoarece dreptul asupra mărcii este un bun mobil incorporal, el nu poate

forma obiectul unei donaţii sub forma darului manual. Cât priveşte donaţiile indirecte sau deghizate,

sunt aplicabile pe deplin regulile dreptului comun.

În ipoteza în care cesiunea cu titlu gratuit s-a realizat prin act juridic unilateral (adică prin legat

testamentar), vor fi aplicabile pe deplin condiţiile de formă ale testamentului.

Potrivit art. 41 alin. 2, « La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul

de Stat pentru Inventii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul National al Mărcilor şi o publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea devine opozabilă terţilor, începând cu data

înscrierii acesteia în Registrul Naţional al Mărcilor. »

Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de Regula 25

din Regulament. Cererea trebuie însoţită de o copie de pe contractul de cesiune sau de pe extrasul din

contract care prevede cesiunea, copia, respectiv extrasul, trebuind să fie certificate pentru conformitate

de către cesionar (art. 41 alin. 1 din Lege şi Regula 26 alin. 1 din Regulament).

Înscrierea unei cesiuni a mărcii este supusă plăţii unei taxe. Regimul juridic al acestei taxe este

stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale şi regimul de utilizare a acestora (aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.

383/2002, publicată în M.Of. 471/2.07.2002). Principalele dispoziţii care interesează taxa pentru

înscrierea cesiunii de marcă sunt următoarele:

Taxa trebuie plătită odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii. Potrivit Regulii 25 alin.

(2) din Regulament, “Cererea este considerată a fi depusă numai după plata taxei prevăzute de

lege”;

Persoanele fizice şi juridice române plătesc această taxă în lei. În prezent, cuantumul taxei este

de 3.000.000 de lei, conform Anexei nr. 2 pct. 17;

Persoanele fizice şi juridice străine plătesc această taxă în valută. În prezent, cuantumul taxei

este de 100 USD sau 115 EURO , conform Anexei nr. 2 pct. 17;

În cazul în care sunt mai mulţi cesionari, atât români, cât şi străini, taxa datorată în comun se

plăteşte în valută.

O problemă specială se poate ridica în situaţia în care cedentul încheie două contracte de cesiune

având ca obiect acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci. Pe baza efectului de opozabilitate faţă de terţi al

7

înscrierii, conflictul dintre cei doi cesionari subsecvenţi se va soluţiona în favoarea cesionarului care şi-

a înscris primul cesiunea.

În cazul în care la data încheierii celei de-a doua cesiuni, cesionarul a cunoscut, indiferent prin ce

mijloc, că anterior acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci a fost cedat de acelaşi cedent unei alte persoane,

atunci cesionarul este de rea credinţă. Cum reaua credinţă a cedentului este indiscutabilă prin ipoteză

(ceea ce înseamnă că ne aflăm în situaţia unei conivenţe frauduloase a părţilor contractante), cel de-al

doilea contract de cesiune va fi lovit de sancţiunea nulităţii absolute, pentru cauză ilicită şi fraudă –

fraus omnia corrumpit 8 În acest caz, acţiunea în constatarea nulităţii absolute se va întemeia pe

dispoziţiile art. 948 pct. 4, 966 şi 968 C. civ, precum şi pe dispoziţiile art. 1-3 din Decretul nr. 31/1954

privind persoanele fizice şi persoanele juridice.

Efectele contractului de cesiune de marcă

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele contractului de cesiune de marcă cu titlu oneros, care

este mai frecvent întâlnit în practică şi ridică cele mai numeroase probleme. Deoarece efectele acestui

contract nu se bucură de o reglementare specială, ele urmează a fi guvernate de regulile prevăzute de

Codul civil pentru efectele contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv cele referitoare la efectele

cesiunii bunurilor necorporale.

Contractul de cesiune de marcă cu titlu oneros este un contract sinalagmatic întrucât dă naştere la

obligaţii în sarcina ambelor părţi, care sunt reciproce şi interdependente. În cele ce urmează, vom

analiza efectul translativ de drepturi al contractului, obligaţiile cedentului şi obligaţiile cesionarului.

Transferul dreptului exclusiv asupra mărcii

Potrivit regulilor de drept comun din materia contractului de vânzare-cumpărare (art. 1295 C. civ.),

transferul dreptului asupra mărcii operează automat între părti, prin efectul încheierii valabile a

contractului. În consecinţă, exceptând cazul în care, printr-o clauză expresă, părţile au convenit să

supună transferul dreptului asupra mărcii unei modalităţi determinate – termen sau condiţie – efectul

translativ de drepturi al contractului de cesiune de marcă se produce în chiar momentul încheierii

acestui contract.

Transferul dreptului asupra mărcii implică şi transmiterea dreptului de a introduce acţiunea în

contrafacere, care apare ca un accesoriu al dreptului exclusiv de exploatare. În legătură cu acest aspect

se ridică următoarele probleme:

a) Întâi, se pune problema cine are calitatea procesuală de a introduce acţiunea în contrafacere

şi/sau în concurenţă neloială pentru actele de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială săvârşite

8 Pentru această soluţie în materia vânzării lucrului altuia, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 57.

8

anterior cesiunii de marcă. În lipsa unei prevederi contractuale contrare, se consideră că, împotriva

acestor acte, cedentul păstrează dreptul de a introduce acţiunile corespunzătoare.

Prin prevedere contractuală contrară înţelegem o clauză prin care părţile convin să transmită şi

creanţa la despăgubiri izvorâtă din delictul civil de contrafacere sau de concurenţă neloială. În acest caz,

contractul de cesiune va avea un obiect juridic complex, compus din dreptul exclusiv asupra mărcii (ca

drept real asupra unui bun incorporal) şi dreptul la despăgubiri (ca drept de creanţă). Opozabilitatea faţă

de debitorul cedat (autorul actelor de contrafacere şi/sau de concurenţă neloială) a cesiunii de creanţă

este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de dreptul comun al cesiunii de creanţă. În

consecinţă, independent de înscrierea contractului de cesiune la OSIM, cesiunea creanţei la despăgubiri

va deveni opozabilă autorului delictului civil prin notificare, înscrierea la Arhiva de garanţii reale

mobiliare sau, cel puţin teoretic, prin acceptarea cesiunii făcută de debitorul cedat (autorul delictului

civil).

În cazul în care, la data încheierii contractului, era pendinte un litigiu referitor la acte de

contrafacere săvârşite anterior de către un terţ, în lipsa unei prevederi exprese, calitatea procesuală

activă a cedentului nu se va transmite prin contractul de cesiune ca accesoriu al dreptului asupra mărcii.

b Apoi, se pune problema de a şti cine este persoana care are calitate procesuală activă în acţiunea în

contrafacere şi/sau concurenţă neloială introdusă pentru reprimarea actelor săvârşite de terţi între

momentul încheierii contractului de cesiune şi momentul înscrierii cesiunii la OSIM. În acest caz,

cesionarul nu va putea introduce cu succes acţiunea în contrafacere, întrucât, în absenţa formalităţilor

necesare pentru opozabilitatea cesiunii, din punctul de vedere al terţului autor al delictului civil,

cesionarul nu este titularul dreptului exclusiv asupra mărcii. În schimb, cedentul ar putea pretinde

despăgubiri din partea terţului pentru actele săvârşite de acesta după încheierea contractului de cesiune,

dar înaintea înscrierii acestui contract.

c) În fine, pentru actele săvârşite de terţi ulterior înscrierii contractului de cesiune, calitatea de a

introduce acţiunea în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială, revine întotdeauna cesionarului.

Obligaţiile cedentului

Cedentul are următoarele obligaţii:

- obligaţia de predare;

- obligaţia de garanţie pentru evicţiune.

a) Obligaţia de predare în materia cesiunii de marcă se concretizează în obligaţia de a remite

certificatul de înregistrare a mărcii. Nu excludem posibilitatea ca în cadrul obiectului obligaţiei de

predare să fie inclusă şi transmiterea unei descrieri detaliate a mărcii, însoţită eventual de un prototip

(spre exemplu în cazul mărcilor tridimensionale, constând în forma produsului sau a ambalajului său),

9

precum şi orice alte elemente de natură de a-i permite cesionarului să reproducă în mod fidel marca

dobândită.

b) Obligaţia de garanţie pentru evicţiune, în această materie, cuprinde: garanţia pentru fapta

proprie, garanţia pentru fapta terţilor şi garanţia pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

Obligaţia de a garanta pentru fapta proprie reprezintă obligaţia cedentului (precum şi a

succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a se abţine de la orice act sau fapt de natură a-l

tulbura pe cesionar în liniştita folosinţă a dreptului asupra mărcii. Practic, cedentul are obligaţia de a

nu mai folosi marca cedată

Soluţia propusă prezintă un evident interes practic: Dacă, în temeiul principiului non-cumulului

celor două forme de răspundere civilă, cesionarul ar fi fost ţinut să introducă acţiunea în răspundere

civilă contractuală, el nu ar fi putut obţine o reparaţie decât în limita prejudiciului previzibil.

Dimpotrivă, soluţia pe care o împărtăşim permite cesionarului care optează pentru răspunderea civilă

delictuală să obţină repararea atât a prejudiciului previzibil, cât şi a prejudiciului imprevizibil.

O situaţie specială de aplicare a obligaţiei de garanţie pentru fapta proprie este aceea în care, la

data încheierii contractului de cesiune, cedentul are în stoc o cantitate mare de produse care poartă

marca ce formează obiectul cesiunii.

Obligaţia de a garanţie contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ reprezintă obligaţia

cedentului (precum şi a succesorilor săi universali şi cu titlu universal) de a-l garanta pe cesionar

împotriva tulburării sale în exercitarea prerogativelor de titular al dreptului asupra mărcii, provenind din

partea unei terţe persoane.

Obligaţia de garanţie a cedentului subzistă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

să fie vorba de o tulburare de drept, iar nu de fapt; cauza evicţiunii să fie anterioară cesiunii; cauza

evicţiunii să nu fi fost cunoscută de către cesionar. Din multitudinea de tulburări care pot proveni din

fapta terţului, le vom examina în continuare pe cele mai importante, distingând între tulburările care

determină răspunderea cedentului pentru evicţiune şi cele care nu angajează răspunderea cedentului

pentru evicţiune.

Tulburări care pot determina angajarea răspunderii cedentului pentru evicţiune:

a)Terţul a înregistrat o marcă similară anterior contractului de cesiune şi a folosit această marcă

timp de cinci ani (ori împlinirea termenului de cinci ani este iminentă).

b)Terţul poate invoca împotriva cesionarului beneficiul unui contract de licenţă consimţit de cedent

anterior contractului de cesiune.

10

c)Aceleaşi soluţii sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ipoteza în care terţul invocă un drept de

uzufruct, de garanţie reală mobiliară (gaj) sau un privilegiu asupra mărcii, precum şi atunci când terţul a

obţinut acordul cedentului pentru înregistrarea unei mărci identice sau similare, conform art. 7.

Tulburări care nu determină angjarea răspunderii pentru evicţiune a cedentului:

a)Ulterior înscrierii cesiunii, terţul săvârşeşte acte de contrafacere sau de concurenţă neloială (prin

utilizarea fără drept a mărcii). Deoarece aceste acte ilicite nu reprezintă o tulburare de drept (în sensul

că nu au un temei juridic), ci o simplă tulburare de fapt, cedentul nu răspunde. Cesionarul însuşi, în

calitate de titular al dreptului la marcă, poate intenta acţiunea în contrafacere şi/sau acţiunea în

concurenţă neloială.

b)Terţul înregistrează sau numai declanşează procedura de înregistrare a unei mărci identice sau

similare cu cea dobândită de cesionar. Nici în această ipoteză cedentul nu va răspunde. Cesionarul va

putea să facă opoziţie la înregistrarea mărcii, la OSIM, în temeiul art. 23-25, sau – dacă marca a fost

deja înregistrată – să introducă acţiune în anularea înregistrării mărcii, la Tribunalul Bucureşti, în

temeiul art. 48.

c)În opinia noastră, nu reprezintă o evicţiune deţinerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea

produselor care poartă marca ce a format obiectul contractului de cesiune, pentru produsele care au fost

puse în comerţ de însuşi titular (în speţă, cedentul) sau cu consimţământul acestuia. Avem în vedere

ipoteza în care, anterior încheierii contractului de cesiune, cedentul a comercializat sau, după caz, a

autorizat comercializarea către terţe persoane a unor produse pe care este aplicată marca ulterior cedată.

În acest caz, dreptul transmis nu poartă asupra produselor puse în comerţ de către cedent sau cu acordul

acestuia, întrucât în legătură cu aceste produse, dreptul exclusiv asupra mărcii s-a “epuizat” (art. 37

alin. 1

Obligaţia de garanţie pentru viciile juridice ale certificatului de înregistrare.

Cedentul are obligaţia de a-l garanta pe cesionar împotriva viciilor juridice ale certificatului de

înregistrare, adică împotriva acelor situaţii care duc la desfiinţarea certificatului de înregistrare. Avem

în vedere, în principal, următoarele situaţii

Anularea înregistrării mărcii, cu consecinţa lipsirii de efecte a certificatului de înregistrare prin

radierea mărcii (art. 48 din Legea nr. 84/1998 şi Regulile 32 alin. (5) şi 42 alin (3) din Regulament).

O problemă specială se ridică în ipoteza în care titularul pârât într-un litigiu referitor la anularea

înregistrării mărcii înstrăinează marca în timpul procesului. În această ipoteză, considerăm că hotărârea

prin care se anulează înregistrarea mărcii devine opozabilă cesionarului, chiar dacă el nu a fost introdus

11

în procesul cu terţul evingător, cu atât mai mult cu cât este posibil ca înstrăinarea mărcii să intervină în

cursul soluţionării apelului sau a recursului declarat împotriva hotărârii de anulare.

Ca urmare a admiterii unei acţiuni în contrafacere şi/sau în concurenţă neloială introdusă de

către un terţ, cesionarului îi este interzis să mai folosească, pe teritoriul României, marca ce a făcut

obiectul cesiunii. Prin efectul admiterii unor asemenea acţiuni, certificatul de înregistrare este complet

lipsit de eficienţă, iar cesionarul se vede pus în imposibilitatea de a mai exercita dreptul său exclusiv

asupra mărcii.

Decăderea cesionarului din drepturile conferite de marcă dacă la data încheierii contractului de

cesiune erau îndeplinite condiţiile pentru a se constata decăderea sau dacă îndeplinirea lor era iminentă.

Avem în vedere următoarele ipoteze:

Fără motive justificate, cedentul sau autorii săi nu au folosit efectiv marca pe teritoriul

României o perioadă neîntreruptă de 5 ani (art. 45 lit. a);

Marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cedentului sau autorilor săi, uzuală în

comerţul cu produsul sau serviciul pentru care a fost înregistrată (art. 45 lit. b);

Ca urmare a folosirii mărcii de către ori cu consimţământul cedentului sau de către ori cu

consimţământul autorilor acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în

eroare (art. 45 lit. c).

În toate aceste situaţii, dat fiind faptul că evicţiunea se datorează faptei personale a cedentului

(în mod exclusiv sau combinată cu cea a terţului), o eventuală clauză contractuală prin care obligaţia de

garanţie a acestuia ar fi înlăturată sau micşorată este lovită de nulitate absolută (art. 1339 C. civ).

Obligaţiile cesionarului

a) Cesionarul este obligat sa plătească preţul cesiunii, care de obicei este stabilit printr-o sumă

globală. Teoretic, nu este însă exclus ca preţul să fie stabilit ca procent din beneficiile

obţinute sub marca cedată sau din produsele valorificate sub această marcă.

b) Obligaţia de plată a preţului este garantată cu privilegiul cedentului (care este o aplicaţie a

privilegiului vânzătorului de mobile consacrat de art. 1730 pct. 5 C. civ). În acest sens,

Regula 28 alin. (7) din Regulament prevede că “La cererea uneia dintre părţi, drepturile

reale (...) se înscriu în Registrul Naţional al Mărcilor şi se publică în BOPI”.

Împotriva deciziei OSIM prin care se admite sau, după caz, se respinge cererea de radiere a

înscrierii privilegiului, persoana interesată poate să formuleze contestaţie la Comisia de reexaminare de

la OSIM, potrivit dispoziţiilor prevăzute de Regula 45 alin. (4), coroborată cu Regula 42 alin (1) din

Regulament.În lipsa unei prevederi exprese, considerăm, că aplicând prin analogie prevederile art. 80

12

alin. 2 din Lege, termenul pentru introducerea contestaţiei este trei luni şi curge de la comunicare sau,

după caz, de la publicarea deciziei OSIM.

Cesiunea forţată a mărcii

Consideraţii generale

Cesiunea forţată a mărcii intervine în ipoteza în care dreptul exclusiv asupra mărcii este supus

executării silite. Deoarece este un drept real ce poartă asupra unui bun mobil necorporal, dreptul asupra

mărcii este el însuşi un bun mobil şi, în consecinţă, face obiectul urmăririi silite mobiliare.

Legiuitorul român a optat pentru această ultimă soluţie, art. 39 alin. 2 precizând expres că

“Drepturile asupra mărcii se transmit şi în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii,

efectuată în condiţiile legii.”

O creanţă se poate executa silit asupra dreptului la marcă în două ipoteze distincte:

pe de o parte, marca poate fi urmărită ca parte a patrimoniului debitorului de către un creditor

chirografar. În această ipoteză, executarea se va face potrivit procedurii urmăririi silite asupra

bunurilor mobile, reglementată de dispoziţiile art. 406-449 C. proc. civ.

pe de altă parte, este posibil ca dreptul asupra mărcii să facă obiectul unui drept de garanţie

reală mobiliară, iar creditorul garantat trece la executarea acestui drept. În acest caz, creditorul

urmăritor poate alege între a iniţia procedura de executare prevăzută de Codul de procedură civilă

sau a executa garanţia reală potrivit prevederilor Capitolului V, “Executarea garanţiilor reale” din

Titlul VI, “Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele

măsuri pentru accelerarea reformei economice.

Executarea silită potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă

Dacă executarea asupra dreptului la marcă va fi supusă procedurii prevăzute de Codul de

procedură civilă cu privire la urmărirea silită asupra bunurilor mobile, executarea începe printr-o

somaţie adresată debitorului. Dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma

datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare va proceda la sechestrarea dreptului

asupra mărcii.

Conform dispoziţiilor de drept comun, sechestrarea se realizează printr-un proces-verbal care va

trebui să cuprindă, printre altele, descrierea bunului sechestrat şi indicarea valorii acestuia, după

aprecierea executorului judecătoresc, dacă aceasta este cu putinţă.

13

Cât priveşte indicarea valorii mărcii, executorul judecătoresc va evalua marca cu acordul

părţilor, iar în cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, va solicita efectuarea unei expertize.

Evaluarea se va face ţinând seama de valoarea de circulaţie a mărcii.

În cazul în care marca nu s-a putut vinde la licitaţie sau prin vânzare directă, creditorul o poate

prelua în contul creanţei sale, la preţul stabilit în procesul-verbal de sechestru sau, după caz, prin

expertiză.

Executarea silită potrivit Legii nr. 99/1999

În cazul neexecutării la scadenţă a unei obligaţii garantate cu o garanţie reală mobiliară asupra

dreptului la marcă, creditorul poate opta pentru executarea garanţiei potrivit procedurii prevăzute de

Titlul al VI-lea din Legea nr. 99/1999.

Creditorul poate intra în mod paşnic în posesia bunului, dacă în contractul de garanţie s-a inserat,

cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege (art. 63 alin. (4) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999), o clauză

prin care s-a permis expres aceasta. Considerăm că intrarea creditorului garantat în posesia unei mărci

conferă acestuia posibilitatea de a efectua următoarele acte sau operaţiuni:

să intre în posesia certificatului de înregistrare a mărcii (art. 63 alin. (1), fraza a doua, teza a doua

din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);

să perceapă, în contul debitorului garant titular al dreptului asupra mărcii, redevenţele datorate de

beneficiari în temeiul contractelor de licenţă referitoare la marca afectată garanţiei (art. 39 alin. (2)

din Titlul VI al Legii nr. 99/1999);

să folosească marca, inclusiv prin aplicarea ei pe propriile produse, dacă prin contractul de garanţie

i s-a conferit expres sau tacit această prerogativă (art. art. 39 alin. (1) din Titlul VI al Legii nr.

99/1999, coroborat cu art. 1602 C. civ.)

Bibliografie:

-

14