DISTINCTIVITATEA MĂRCILOR/MARK DISTINCTNESS

Andreea Ioana Urîte*1

Problematica distinctivitații mărcilor are o importanța deosebită în cadrul relațiilor economice și comerciale existente în zilele noastre. Marca reprezintă punctul de pornire în orice activitate comerciala, alegerea ei fiind lăsată la aprecierea profesioniștilor sau comercianților, cărora li se impun anumite cerințe legale, astfel încat, marca să poată fi înregistrată si protejată. Pentru a putea aprofunda această temă, am pornit de la definiția mărcii, atât din punct de vedere terminologic, cât și din punct de vedere legal, coroborată cu principiile in materie, pentru a putea întelege mai bine conținutul acesteia, clasificarea, dar mai ales funcțiile pe care ea le îndeplinește. O analiză detaliată a semnelor distinctive susceptibile de a reprezenta marca este prezentată, detaliată și exemplificată în lucrare pentru a definii distinctivitatea mărcilor, posibilitatea diversificării acestora, riscul de confuzie și condițiile de protecție de care ea beneficiază. De asemenea ,motivele de refuz ale unei mărci, fac obiectul acestei lucrări pornind de la caracterul distinctiv pe care o marca nu îl îndeplinește , pentru a putea fi înregistrată legal, precum și alte motive legale care se afla în strânsă legatură cu aceasta, dar și mijloacele de apărare a drepturilor născute în legătură cu aceste semne distinctive.

Distinctness issue marks has an important development in the economic and commercial relations existing nowadays.The mark represents the starting point in any commercial activity, her choice is left to the judgment of professionals and traders, receiving impose legal requirements, so mark can be registred and protected.In order to deepen this topic, we started from brand definition, both in terms of terminology, but also in terms of legal matters in conjunction with the principles in order to better understand its content classification, but especially the functions which it involves.A detailed analysis badges brand is likely to be presented, detailed and exemplified in the work, to define the distinctiveness of trademarks, the possibility to diversify, their risk of confusion and protective conditions that it benefits.Also, the grounds for refusal of a mark, subject of this paper from the distinctive character which the mark is not complying, in order to be legally registered, as well as, other legal grounds that are closely related to this, and the means to protect the rights arising in connection with these distinctive marks.

Key words:distinctive marks, risk of confusion, legal issues.

În epoca contemporană, problema distinctivității mărcilor conturează o importanță deosebită, atât

în activitatea industrială, cât și în activitatea comercială. Marca joacă un rol esențial în

dezvoltarea unei activitați economice și prospere, reprezentând punctul de pornire în orice

domeniu comercial, astfel că e necesar ca ea să fie realizată îndeplinind în primul rând condițiile

legale pentru a fi înregistrată si protejată. Din punct de vedere legal, la art.2, al Legii nr.84/1998

ne sunt precizate primele indicații în ceea ce privește posibilitatea înregistrării unei mărci, dar și

o primă condiție esențială de validitate a mărcii și anume caracterul distinctiv al unui semn

susceptibil de a fi considerat o marcă.

1 Student, anul III, zi,Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, din Cluj-Napoca.

Marca constituie un semn distinctiv ce are ca scop diferențierea unor produse, serivicii sau

anumite lucrări specifice întreprinse de anumiți comercianți, persoane fizice sau juridice. Ea

prezintă o funcție de garanție a acestor activitați conferindu-le de asemenea un caracter de

exclusivitate, permitându-se posibilitatea individualizării lor pentru a nu crea confuzii între

produsele care prezintă aceleași funcții, proprietați sau trăsături. Conform opiniei lui Gabriel

Oteanu: „Marca este un semn distinctiv dobândit prin folosire și rezervat prin înregistrare,

pentru a identifica produsele sau serviciile unei persoane”2.

Distinctivitatea mărcilor este reprezentată de anumite principii pe care aceasta se pliază pentru a

se putea conforma cerințelor legale. Aceste principii accentuează ideea analizei distinctivitații

mărcilor în concret, raportat direct la anumite produse și servici și nu în general, raportându-ne

la o idee de ansamblu care ar putea creea o ambiguitate.3 De asemenea aceste principii exprimă

necesitatea verificării actualității mărcii, cerința ca distinctivitatea să nu fie confundată cu

inovația anumitor produse noi apărute pe piață și o posibilitate largă de apreciere a semnelor

raportată la natura produsului, fără a se impune alegerea lor într-un mod limitativ.4

Datorită importanței deosebite pe care o are marca în cadrul relațiilor economice și sociale este

necesar să precizăm și funcțiile pe care marca le îmbracă în actualul sistem economic. Aceste

funcții sunt „funcția de diferențiere a produselor și serviciilor , funcția de concurență, funcția de

organizare a pieței și funcția de monopol”5. O să ne oprim puțin asupra funcției de diferențiere a

produselor și serviciilor ca urmare a faptului că face obiectul temei analizate în această lucrare.

În primul rând, distinctivitatea, în sens terminologic, înseamnă diferențiere, astfel , pentru ca o

anumită marcă să fie considerată distinctă, e necesar ca aceasta să se diferențieze și

individualizeze prin particularități și trăsături proprii, specifice acesteia, pentru a nu crea confuzii

consumatoriilor.

În al doilea rând, această funcție prezintă două particularități esențiale care oferă posibilitatea

înțelegerii acesteia. O primă particularitate este legată de individualizarea produselor și

serviciilor ce alcătuiesc o marcă pe piață, care să poată preveni actele de concurență neloială în

privința producatoriilor și cea de a doua particularitate, centrează posibilitatea formării unei

clientele, datorită valorii pe care marca o poate dobândi pe piață ca urmare a notorietății de care

aceasta se poate bucura, devenind practic un indicator direct al produsului.6

2A se vedea G.Olteanu, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura CH.Beck, p.220.3 T.Bodoasca, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, p.297.4 T.Bodoasca, op.cit., p.297.5 A se vedea I.Macovei, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura C.H.Beck, p.227.6 Idem, p.227.

Ca o primă introducere în analiza distinctivității în sens larg, ne sunt enumerate semnele

susceptibile de a reprezenta mărcile, în art. 2 lit. a ) al Legii nr.84/1998. Acestea privesc cuvinte,

inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și în

special, forma sau ambalajul produsului, culori sau combinații de culori, holograme, cât și orice

asociere sau combinație a acestor semne.

În privința cuvintelor, în cadrul acestora intră de asemenea numele, denumirile și pseudonimul.

Numele reprezintă un drept nepatrimonial, imprescriptil și inalienabil care conferă titularului său

un drept exclusiv în cazul folosirii acestuia ca marcă. Numele poate fi propriu, numele unui țert,

un nume istoric sau chiar un nume imaginar. Exclusivitatea dreptului utilizării numelui ca marcă

nu se referă strict la numele în sine, ci la forma sa specială, care atribuie numelui un aspect

exterior specific. Combinarea de elemente figurative, prin grafie, culoare sau așezarea literelor,

oferă forma distinctivă a numelui. Aceste combinații pot fi inițiate într-o formă cât mai originală,

astfel încât să fie protejată marca, evitându-se riscul de confuzie sau posibilitatea asocierii

acestuia cu un alt nume.7 De exemplu: numele Marinescu nu poate constitui o veritabila marcă,

datorită lipsei formei speciale a înfațișării care trebuie să aparțină numelui. În schimb, numele

mărcii „Gilette” este prezentată ca și semnatură în cazul anumitor produse specifice. Culoarea,

forma, dispozițiile speciale aplicate numelui printr-un aranjament special, oferă posibilitatea

protecției acesteia. Totodată, numele anumitor persoane care se bucură de o reputație cunoscută

pe întreg teritoriul României, fiind considerate chiar celebrități naționale, pot fi recunoscute în

momentul înregistrării, dacă persoana care solicită înregistrarea este titularul numelui respectiv,

sau cererea de înregistrare este însoțită de acordul persoanei respective.

În privința numelui unui terț, au existat anumite controverse privind posibilitatea acestuia de a fi

considerat marcă. Astfel încat, opinia majoritară a fost de părere ca acest nume ar putea fi folosit

ca și marcă, câtă vreme există acordul persoanei în cauză, situație care este reglementată și în

legislația noastră la art. 58 al legii menționate mai sus. În sens contrar, fără acordul titularului

numelui respectiv, al imaginii sau al numelui patronimic, al unei persoane care se bucură de

renume în România, marca respectiva nu ar putea fi înregistrată și protejată. De asemenea, o alta

posibilitate de a înregistra ca marcă numele unui terț este dată de o tranformare sau o combinare

a numelui terțului, astfel încât să fie abstractizat numele acestuia, sau să ofere o denumire de

fantezie. In practica franceză, a fost recunoscută ca marcă din aceasta categorie: „Allumettes

Nilson”.

7 Idem, p.211.8 Legea 84/1998, privind marcile si indicatiile geografice.

În privința numelor istorice, legea nu expune interdicții în privința utilizării acestora, câtă vreme

folosirea numelui istoric nu aduce atingere memoriei persoanei respective, ordinii publice sau

bunelor moravuri, chestiuni precizate clar în lege. De exemplu, coniacul „Napoleon”, țigăriile

„Churchill”, vodca „Rasputin”, vinul „Ferdinard”, castelul „ Dracula” acest ultim exemplu

făcând parte din categoria serviciilor de tursim.

Denumirile, reprezintă cuvinte ce pot fi folosite ca și mărci. Acestea pot fi rezultatul unui produs

de invenție proprie sau pot fi luate din limbajul curent și uzual. Ceea ce interesează în privința

acestora este condiția ca ele sa fie arbitrare sau de fantezie și nu uzuale, generice, sau

descriptive.9 Caracterul necesar al denumirilor utilizate ca și mărci nu este unul impus, astfel că,

aceste denumiri nu trebuie să reprezinte cuvintele care desemnează produsul, sau serviciul pentru

care este utilizat ca și marcă. În caz contrar, s-ar permite o monopolizare a întregii categorii de

produse sau servicii, folosite de o singură persoană, utilizând sub formă de marcă denumirea lor.

De exemplu, nu se poate alege ca marcă denumirea de „Cafea” , pentru produsul cafea, pentru că

asta ar însemna în mod direct și precis monopolizarea întreaga a produsului. Pe de altă parte,

dacă discutăm despre termenii generici, pentru o anumită categorie de produse, aceștia pot fi

protejați ca marcă câtă vreme respectă o denumire fantezista, de exemplu denumirea :

„Apple”(măr) pentru telefoane, calculatoare sau alte produse electronice.

Într-un mod similar s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție10 cu privire la cererea

reclamntei SC.B.S.A, care a chemat în judecată, pârâta SC.E.S.A, solicitând instanței,

interzicerea comercializării pe piata românescă a produselor sub denumirile de: „Sirop

Patlagină”, „Sirop patlagină și mugur de brad”, „Sirop patlagină, muguri de plop și propolis”,

„Sirop patlagină și propolis”, „Sirop patlagină și propolis pentru diabetici” și „Sirop patlagină și

usnea barbată” de către pârâtă. Deși reclamata dispunea de un certificat de înregistrare, fapt care

acordă reclamntei un drept de folosință exclusiv asupra respectivului semn, pârâta comercializa

medicamente diverse în cadrul unei linii terapeutice sub numele de : „Sirop de patlagină” și

altele identice cu marca deținută de reclamată.

„Pârâta a comercializat pe piața românească produse purtând semnele grafice ce reprezintă

marca reclamantei, fără ca acest lucru să fie încuviințat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un

risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca

reclamantei”. Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut faptul că : „Potrivit art. 35 din Legea

84/1998 „înregistrarea mărcii confera titularului un drept exclusiv asupra mărcii”. Dreptul

dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut care poate fi opus

9 A se vedea I.Macovei, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura C.H.Beck, p.213. 10 Inalta Curte de Casatie si Justitie, S.civ., Dec. 2186/2008.

concurenților ce exercită o industrie identică sau similară cu cea a titularului mărcii.

Este necontestat în cauză că reclamanta este titulara mărcii „Sirop patlagină”, prin înregistrarea

mărcii la OSIM, aceasta dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca

marcă. Este, de asemenea indiscutabil ca cenzurarea legalității înregistrării acestui semn ca

marcă nu poate fi realizată în prezentul litigiu. Premisa de la care trebuie să porneasca cercetarea

temeiniciei pretențiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării, semnul îndeplinea

toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.

Prin urmare, având drept premise faptul că reclamanta este titulara mărcii „Sirop patlagină” și

legalitatea înregistrării semnului ca marcă, pentru soluționarea litigiului este necesar a determina

întinderea protecției de care se bucură marca în litigiu.

Fără a antama problema legalității înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în

acord cu considerentele cuprinse în decizia recurată, că marca în litigiu este o marca slabă, dat

fiind caracterul evocator, puțin distinctiv al semnelor care o compun.

Însă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, această înregistrare creează o

prezumție de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.

Pentru a considera că exista contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă,

este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod

obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încalcată

și care atrage o protecție mai puțin întinsă.

În cauză, pârâta nu a contestat comercializarea sub denumirile de „Sirop patlagină”, „Sirop

patlagină și mugur de brad”, „Sirop patlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop patlagină și

propolis”, „Sirop patlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop patlagină și usnea barbată” de 

produse din aceeași clasă cu cele comercializate de reclamantă.

Prin urmare, se constată ca există identitate între marca reclamantei și 

unul din semnele folosite de pârâtă pentru produsele sale - și anume „sirop de patlagină”-,

ambele având același conținut și o grafică identică. Celelalte semne utilizate de pârâtă conțin pe

lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei și alte cuvinte, respectiv „mugur de

brad”, „muguri de plop și propolis”, „propolis” „propolis pentru diabetici” și „usnea barbată”.

Înalta Curte apreciază că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „sirop patlagină”,

identitatea dintre cuvintele ce intra în compunerea mărcii reclamantei și cele ce compun semnul

utilizat de pârâtă și identitatea grafică dintre acestea sunt în măsura să creeze o confuzie între

cele două semne aflate în conflict (...).

În ceea ce privește celelalte semne utilizate de pârâtă, respectiv  „Sirop patlagină și mugur de

brad”, „Sirop patlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop patlagină și propolis”, „Sirop

patlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop patlagină si usnea barbată”, Înalta Curte constată

ca fiind legală hotararea instanței de apel. Aceste semne, au în compunerea lor și alte cuvinte pe

lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezența lor determinând o suficientă distinctivitate a

respectivelor semne, în măsura să înlăture protecția de care se bucura marca reclamantei (...).

Pentru considerentele anterior expuse, a interzis pârâtei S.C. E. S.R.L. comercializarea pe piață

românească a produselor purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop patlagină” (...)”.

În privința sloganurilor și titlurilor de publicații, acestea sunt în principiu permise, câtă vreme

sunt arbitrare și de fantezie, deși în anumite sisteme de drept, le este impusă o dimensiune sau

sunt chiar interzise. Condiția necesară a sloganului este de a fi original, astfel încat, protecția

dreptului de autor să fie antrenată.11Titlurile de ziare, reviste și cărți pot fi protejate ca mărci, sau

ca obiect al dreptului de autor, daca respecta condiția distinctivității și a originalității.12

Desenele, sunt semne permise de a reprezenta o marcă, fiind admisibile în măsura respectării

distinctivității acestora.13 Ca și exemple de desene avem: purceluş-puşculiţă; vulpoiul

economisirilor; un personaj din desenele animate, etc. În masura în care desenul este protejat

prin dreptul de autor, înregistrarea lui ca marcă, nu va aduce atingere drepturilor autorului.

Literele și cifrele sunt precizate expres în legislația noastră, fiind admisibile câtă vreme respecta

condiția ca ele să beneficieze de o formă grafică distinctă, originalitate sau notorietate. Marca

formată din litere, poate fi reprezentată de inițialele unui nume ca și o prescurtare, nereprezentând

numele în totalitate și fără a se aplica regulile privitoare la acesta. De asemenea, este permisă

utilizarea inițialelor unor cuvinte, câtă vreme pot fi pronunțate, conferind astfel mărcii un cuvant

original14. De exemplu, astfel de inițiale reprezentative sunt: „ Bmv”, „Omv”, „Lg”,

„B&B”,reprezentând inițialele unui nume sau ale unei firme. Există posibilitatea folosirii și unei

singure litere cum este H pentru „Honda”, ca urmare a stilizării acestuia conferindu-i distinctivitate.

Cifrele sunt admise la înregistrare, câtă vreme nu sunt formate doar din cifre și numai dacă îmbracă

o anumită formă pentru ca marca să fie distinctivă. De pildă, nu poate fi înregistrată ca marcă doar

cifra „8”(scrisă ca atare), pentru că în acest mod s-ar crea în favoarea titularului un drept de

monopol, iar cifra „8” n-ar mai putea fi folosită în alte combinaţii. Exemple de mărci formate din

cifre: deodorantul 8×4; parfumul 4711; coniac 53.

Elementele figurative sunt permise și ele sub înfățișarea lor de a fi plane, sau în relief. Ele

au o aplicabilitate diversificată, putând fi formate din mai multe forme, cum ar fi: emblemele,

11 A se vedea I.Macovei, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura C.H.Beck, p.215.

12 Idem, p.215.13 Idem, pp.215-216.14 Idem, p.216.

etichetele, peisajele, vinietele, portretele, reliefuri, peceti, liziere, fotografii, blazoane, sigilii și

amprente.

Emblema, reprezintă un element figurativ, caracterizat prin simplitate, putând fi un obiect

real sau imaginar, având ca și scop special evidențierea unei idei în individualizarea unei societăți

comerciale sau industriale. Pentru ca protecția mărcii constituite să fie antrenată, este important ca

aceasta să fie într-o formă deosebită, aparte sau specifică acesteia. Din acest motiv, emblema care se

referă la natura produsului, nu poate reprezenta o marcă, datorită caracterului descriptiv ce îl

deține.15

Etichetele sunt formate dintr-un carton sau o bucată de hartie, de o dimensiune mică, care

oferă specificații ale produsului.

Vinieta, are un regim asemănător cu etichetele, ea fiind reprezentată de desene, linii, sau

figuri combinate într-o manieră ilustrativă pentru a putea fi lipită pe un produs.

Portretele și fotografiile pot forma o marcă, câtă vreme sunt originale și proprii, sau ale unui

terț , daca avem consimțământul expres al acestuia și fără a putea fi asemănate cu mărci anterioare

formate din acestea, pentru a nu fi asimilate unui act de concurență neloială.

Figurile geometrice simple se caracterizează prin inexpresivitate fiind esențial ca ele să fie

acompaniate de elemente verbale sau figurative, in caz contrar, ele nu pot reprezenta o marcă.

Forma produsului, este permisă și ea în legislația noastră , deși este mai rar întâlnită. Potrivit art.

5 alin.1 lit.e) „Sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate: mărcile constituite exclusiv din

forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat

tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului”. Prin „impusă de natura produsului” –se

întelege faptul că acel produs nu poate avea decât respectiva formă. De exemplu, nu poate fi marcă

forma sferică a unei mingi de fotbal sau forma unui cofraj de ouă. În cazul în care forma produsului

solicitat pentru a fi protejat reprezintă singura variantă de obținere a unui rezultat tehnic pentru

respectivul produs cum ar fi de exemplu caroseria unei mașini, marca nu va beneficia de

înregistrare. Prin urmare, se impune condiția ca forma produsului să nu fie necesară sau de natură să

produca un rezultat industrial, deoarece aceste mărci sunt considerate a fi descriptive, ceea ce le

incuba un caracter limitat.16

Forma ambalajului este și ea admisă la înregistare, cu respectarea condiției de a fi distinctiva. De

exemplu, forma specifică sticlei Coca-Cola, forma specifică anumitor produse cosmetice. Se

15 Idem, pp.216-217.16 A se vedea I.Macovei, Dreptul proprietatii intelectuale, Editia a II-a, Editura C.H.Beck, p.217.

impune de asemena condiția ca marca să nu fi devenit uzuală în caz contrar ea nu ar mai fi

distinctivă și s-ar ajunge la monopolizarea acesteia.

În ceea ce privesc culorile produsului și a ambalajului, cu respectarea condiției de a fi

distinctive, acestea pot constitui mărci. Au existat multe discuții privind admisibilitatea culoriilor ca

marcă, soluțiile în materie fiind însa diferite, dupa cum este vorba despre o singură culoare sau mai

multe. În cazul combinațiilor de culori, problema este mult mai simplificată, astfel încât nu există

rezerve sau obiecții în privința acestora, câtă vreme au un aspect specific, fiind aranjate într-o

maniera proprie. În schimb, dacă marca este alcătuită dintr-o culoare, aceasta nu poate să fie o

marcă, ca urmare a limitării acestor culori și a lipsei de distinctivitate. Totuși, este permisă o singură

culoare a mărcii, dacă aceasta este puternic individualizată printr-o metodă specială de aplicare a

culorii în anumite parți ale produsului. De exemplu, roșu de Ferari, portocaliu Orange, astfel încât

solicitantul să poată face proba respectivei culori ca fiind una distinctivă și dobandită de către

acesta.

Prezentarea sonoră, nu se bucura de o reglementare în legislația actuală, ca urmare a lipsei

directe a legăturii dintre produs și mărcile auditive și de absența posibilității de a realiza un depozit

material.

Combinațiile de semne, pot reprezenta și ele mărcile, dacă prin aceste combinații variate,

semnele uzuale și necesare se particularizează, astfel încât să genereze o publicitate comercială

potrivită în raport cu aceste combinații.

Având în vedere cele menționate mai sus, sunt de părere că analizarea mărcilor are o importanță

exorbitantă, deoarece prin studierea detaliată a acestor semne, se poate evita respingerea lor în

momentul înregistrării sau declararea acestora ca fiind nule. Este necesar și esențial să cunoaștem

care sunt semnele susceptibile de a constitui veritabile mărci, dar și caracterul distinctiv care trebuie

să le insoțească în permanență precum și evitarea alegerii unei mărci, care ar putea induce în eroare

consumatorii cu privere la natura, originea și calitatea acestora. Respectând cerințele legale în

materie și alegerea mărcii ca urmare a unui proces de creare a ei sub o forma cât mai specială, putem

evita orice conflict viitor si protejarea acesteia în dobândirea unei mărci prestigioase și de succes.